Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 ноября 2021 г. N 09АП-66338/21 по делу N А40-22849/2021

г. Москва

23 ноября 2021 г.

Дело N А40-22849/21

Резолютивная часть постановления объявлена 15 ноября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 ноября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной,

судей Т.В. Захаровой, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания секретарем В.И. Борисовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Винегрет Кафе" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 августа 2021 г. по делу N А40-22849/21, по иску Индивидуального предпринимателя Васильчука Алексея Васильевича к Обществу с ограниченной ответственностью "Винегрет Кафе" об обязании удалить обозначение, взыскании 300 000 руб.

при участии в судебном заседании: от истца Щукин Д.С. (по доверенности от 03.11.2021 г.); от ответчика - не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Васильчук Алексей Васильевич обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Винегрет Кафе" о защите исключительных прав на товарный знак "РЕСТОМАРКЕТ" по свидетельству Российской Федерации N 637836, а именно об обязании Общества с ограниченной ответственностью "Винегрет Кафе" удалить обозначение "РЕСТОМАРКЕТ" с материалов, которыми сопровождаются оказание услуг, в том числе с рекламы, вывесок и взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Винегрет Кафе" компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 300 000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.08.2021 г. исковые требования удовлетворены частично, с учетом снижения размера компенсации.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе истцу в иске.

Истец против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Ответчик надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы в судебное заседание не явился, в связи с чем, жалоба рассмотрена без его участия по представленным в материалы дела документам.

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как усматривается из материалов дела, ИП Васильчук А.В. является правообладателем словесного товарного знака "РЕСТОМАРКЕТ" согласно свидетельству Российской Федерации N 637836 (дата приоритета товарного знака - 18.03.2016 г., дата регистрации - 04.12.2017 г., дата истечения срока действия исключительного права - 18.03.2026 г.).

Товарный знак истца зарегистрирован в отношении широкого перечня услуг, включая "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом", истец оказывает названные услуги в полном объеме.

Как указывает истец, ему стало известно о том, что ответчик оказывает услуги однородные услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, с использованием обозначения "РЕСТОМАРКЕТ", сходного до степени смешения с товарным знаком истца без соответствующего разрешения правообладателя.

Судом первой инстанции установлено, что ответчик использует тождественное обозначение для индивидуализации услуг, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации N 637836.

При этом, истец не давал своего согласия ответчику на использование товарного знака "РЕСТОМАРКЕТ", лицензионных договоров с ответчиком не заключал, в связи с чем, действия ответчика являются незаконными и нарушают исключительные права истца на товарный знак "РЕСТОМАРКЕТ".

Учитывая изложенное, ответчик нарушает исключительное право истца на товарный знак путем продвижения и оказания однородных услуг (кафе/ресторана), в отношении которых действует правовая охрана товарного знака, используя тождественный словесный элемент "РЕСТОМАРКЕТ", чем вводит российского потребителя в заблуждение относительно исполнителя услуг.

Истец, ссылаясь на то, что правообладатель, безусловно, несет убытки, поскольку уменьшается спрос на его услуги, воспользовавшись правом, установленным п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также учитывая не прекращение ответчиком нарушений его исключительных прав до настоящего времени, в том числе после неоднократных обращений истца к ответчику с данным требованием, просил обязать ответчика удалить обозначение "РЕСТОМАРКЕТ" с материалов, которыми сопровождаются оказание услуг, в том числе с рекламы, вывесок, а также взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в сумме 300 000 руб.

Вместе с тем, суд первой инстанции, учитывая характер допущенного ответчиком нарушения, степень вины ответчика, вероятные убытки истца, исходя из принципов разумности и справедливости, посчитал возможным снизить размер компенсации до 150 000 руб.

Таким образом, судом первой инстанции, на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, исковые требования удовлетворены частично.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы жалобы, исходя из следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно положений ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Факт того, что истец является правообладателем спорного товарного знака и факт использования истцом в своей коммерческой деятельности этого товарного знака установлены судом первой инстанции, подтверждены документально, не оспариваются ответчиком.

Таким образом, истец, как правообладатель, имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Как усматривается из материалов дела, использование ответчиком обозначения РЕСТОМАРКЕТ при оказании услуг подтверждено представленными в материалы дела контрольно-кассовым чеком от 16.12.2020 г.; рекламным талоном "РЕСТОМАРКЕТ ЕДИМ ЛЕТИМ", полученным 16.12.2020 г. в торговой точке ответчика; подложкой для подноса с обозначением "РЕСТОМАРКЕТ ЕДИМ ЛЕТИМ", полученной 16.12.2020 г. в торговой точке ответчика, фотографиями от 16.12.2020 г. элементов оформления ресторана ответчика с фиксацией использования обозначения РЕСТОМАРКЕТ, в том числе на вывеске; контрольно-кассовым чеком от 28.01.2021 г., подтверждающим факт оказания услуг ответчиком по указанному адресу; фотографиями от 28.01.2021 г. ресторана ответчика с фиксацией использования обозначения РЕСТОМАРКЕТ.

Судом первой инстанции правомерно установлено, что однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

В соответствии с абз. 6 п. 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 г. N 197 (далее - "Методические рекомендации") сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

В соответствии с п. 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. N 482 (далее -Правила N 482) при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При установлении однородности товаров/услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному изготовителю. Принятая Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Услуги, оказываемые ответчиком (услуги общественного питания, кафе, рестораны), с использованием обозначения РЕСТОМАРКЕТ однородны услугам 43-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "РЕСТОМАРКЕТ" по свидетельству Российской Федерации N 637836.

Факт однородности услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом", в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации N 637836, и услуг, оказываемых ответчиком (услуги общественного питания, кафе, ресторан), очевиден, подтвержден документально, также не оспаривается последним.

Обозначение РЕСТОМАРКЕТ, используемое ответчиком, тождественно товарному знаку истца "РЕСТОМАРКЕТ", что обуславливает идентичное фонетическое звучание обозначения "РЕСТОМАРКЕТ", графическое сходство обозначения и товарного знака истца.

При зрительном, слуховом или смысловом впечатлении от обозначений истца и ответчика происходит ассоциация словесных обозначений товарных знаков истца и обозначения ответчика между собой.

С учетом использования ответчиком обозначений для услуг общественного питания (кафе/бар), велика вероятность реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции правомерно пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик оказывает услуги однородные услугам 43-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, с использованием обозначений "РЕСТОМАРКЕТ", сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

При этом, доказательств наличия согласия истца на соответствующее использование ответчиком в материалы дела не представлено.

Таким образом, действия ответчика по оказанию однородных услуг под обозначением, сходными до степени смешения с товарным знаком истца, нарушают исключительные права истца как правообладателя товарных знаков.

Доводы жалобы в отношении того, что в качестве охраняемого элемента товарного знака истца зарегистрировано общепринятое наименование, не обладающее различительной способностью отклоняются апелляционным судом.

Согласно п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном ст. 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом, согласно абз. 3 п. 52 указанного постановления при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Таким образом, доводы ответчика о том, что слово РЕСТОМАРКЕТ является общеупотребимым словом - общепринятым описанием сферы деятельности и услуг, являющаяся, по существу, указанием на несоответствие данного товарного знака требованию различительной способности, правомерно отклонена судом первой инстанции как противоречащая приведенному разъяснению высшей судебной инстанции. Проверка законности регистрации обозначения в качестве товарного знака осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности в административном (внесудебном) порядке.

Доводы жалобы относительно подачи ответчиком в Роспатент возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 637836 также не могут быть приняты во внимание, с учетом правовой позиции, изложенной в п. 154 постановления N 10.

Товарный знак истца является действующим, правовая охрана товарного знака не прекращена, недействительной не признана.

Более того, как усматривается из материалов дела, Роспатентом принято решение от 07.07.2021 г. об отказе в их удовлетворении, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 637836 оставлена в силе.

При этом Роспатент при отказе в удовлетворении жалобы ответчика исходил из того, что лицом, подавшим возражение, не доказан довод о том, что обозначение "РЕСТОМАРКЕТ" на дату приоритета оспариваемого товарного знака существовало в качестве обозначения предприятия определенного вида, имело описательный характер и воспринималось потребителем как характеристика услуг, связанных деятельностью в области предприятий общественного питания, то есть с услугами 43 класса МКТУ, приведенными в перечне свидетельства N 637836 на оспариваемый товарный знак, а также с видом услуг 41 класса МКТУ "клубы-кафе ночные".

Кроме того, вопреки доводам жалобы ответчика, Роспатентом отмечено, что в представленном Обществом заключении специалистов "напрямую опровергается наличие у обозначения "РЕСТОМАРКЕТ" признаков, позволяющих признать его вошедшем во всеобщее употребление в качестве обозначения услуг определенного вида. Так, специалистами отмечается, что, по их мнению, "рестомаркет" не является индивидуализирующим обозначением применительно к заведению данного вида, и говорить о его переходе во всеобщее употребление некорректно".

Также Роспатент указал на то, что касается иных услуг 41 классов МКТУ в области организации и проведения симпозиумов, мастер-классов, и дискотек, а также производства товаров 25 класса МКТУ, представляющих собой предметы одежды, то в поступившем возражении не содержится аргументов в части неохраноспособности обозначения "РЕСТОМАРКЕТ" для этой части перечня оспариваемого товарного знака по свидетельству N 637836.

При этом, на дату рассмотрения настоящего спора по существу, доказательств того, что решение Роспатента обжалуется ответчиком, не представлено.

Доказательств того, что ответчик действовал с разрешения правообладателя, а также того, что использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками истца, произошло до установленного приоритета товарных знаков, заявленных в иске, в материалы дела также не представлено.

Отклоняя возражения ответчика, суд первой инстанции, в том числе правомерно исходил из того, что ответчик, являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась, должен был принять все меры для надлежащего исполнения обязанности по соблюдению исключительных прав истца. Доказательства совершения таких действий, наличия обстоятельств, препятствующих совершению этих действий, ответчиком не представлены.

При указанных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что использование ответчиком товарного знака истца без согласия последнего является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации.

Вопреки доводам жалобы ответчика, в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие прекращение ответчиком использования спорных обозначений, в связи с чем, нарушенные права истца подлежат восстановлению путем пресечения использования ответчиком обозначения "РЕСТОМАРКЕТ".

Согласно положениям ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, изложенных в п. 59 постановления N 10 при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подп. 1, 2 и 3 ст. 1301, подп. 1, 2 и 3 ст. 1311, подп. 1 и 2 ст. 1406.1, подп. 1 и 2 п. 4 ст. 1515, подп. 1 и 2 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Возражений против снижения судом первой инстанции размера компенсации сторонами в апелляционном суде не заявлено.

Таким образом, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции с отнесением на ответчика расходов по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 августа 2021 года по делу N А40-22849/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

Т.В. Захарова Е.Б. Расторгуев