Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25 ноября 2021 г. N 07АП-8387/21 по делу N А67-9481/2020

город Томск

25 ноября 2021 г.

Дело N А67-9481/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 18 ноября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 ноября 2021 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Хайкиной С.Н.,

судей Кривошеиной С.В.,

Павлюк Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Любимовой А.Н. с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СИБИРСКИЕ КОНФЕТЫ" (N 07АП-8387/2021) на решение от 16.07.2021 Арбитражного суда Томской области по делу NА67-9481/2020 (судья Бирюкова А.А.), по иску акционерного общества "Экофуд" (ИНН 7017263770, ОГРН 1107017010825, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, дом 33, кв. 1) к обществу с ограниченной ответственностью "СИБИРСКИЕ КОНФЕТЫ" (ИНН 7017379510, ОГРН 1157017011062, г. Томск, переулок Соляной, дом 17, кв. 27), о взыскании 430 953,50 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака N643316,

третье лицо Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области (ИНН 7019027633, ОГРН 1027000886384, г. Томск, пр. Ленина, 111, 50).

В судебном заседании приняли участие:

от истца: без участия (извещен),

от ответчика: Петрова А.В. по доверенности от 06.10.2021 (по 31.12.2022), диплом, паспорт,

от третьего лица: без участия (извещен),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Экофуд" (далее - истец, ООО "Экофуд") обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Сибирские конфеты" (далее - ответчик, ООО "Сибирские конфеты") о взыскании 430 953,50 руб.

Определением от 11.02.2021 в порядке статьи 51 АПК РФ, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено - Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области (далее - третье лицо, УФАС по ТО, антимонопольный орган).

Определением от 13.04.2021 судом принят отказ истца от иска в части требований к ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр", производство по делу в части требований к ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" прекращено.

Решением Арбитражного суда Томской области от 16.07.2021 исковые требования удовлетворены, с ООО "Сибирские конфеты" в пользу ООО "Экофуд" взыскано 430 953,50 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака N 643316, 2 000 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины по иску, всего 432 953,50 руб.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Сибирские конфеты" обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы её податель указывает, что суд первой инстанции сделал ошибочный вывод об использовании ответчиком обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца для маркировки своей продукции; используемое ответчиком обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком истца; суд неверно определил размер компенсации, а также не приняты во внимание смягчающие вину ответчика обстоятельства.

В возражениях на апелляционную жалобу истец просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. На основании статьи 262 АПК РФ возражения приобщены к материалам дела.

Определением апелляционного суда от 28.09.2021 судебное заседание отложено, суд обязал ООО "Сибирские конфеты" явиться в судебное заседание апелляционной инстанции; ООО "Экофуд" представить письменные мотивированные пояснения со ссылками на нормы права и доказательства, имеющиеся в материалах дела относительно довода апелляционной жалобы о недоказанности истцом наличия сходства до степени смешения обозначения, используемого ответчиком для маркировки товара, с товарным знаком истца.

ООО "Экофуд" во исполнение определения суда представило дополнения к возражениям на апелляционную жалобу, в которых указывает, что наличие сходства до степени смешения спорных обозначений с товарным знаком истца подтверждается заключением N 034-070-0001 от 06.10.2021 Союза "Томской торгово-промышленной палаты", а также решением УФАС по Томской области по делу N 02-10/78-19 от 07.02.2021.

Представитель ответчика 07.10.2021 в судебном заседании апелляционной инстанции пояснила, что товарный знак "СИБИРСКИЕ КОНФЕТЫ" зарегистрирован в установленном законе порядке с 2018 года, что свидетельствует об отсутствии со стороны ответчика факта использования товарного знака истца.

Определением апелляционного суда от 07.10.2021 судебное заседание отложено, суд обязал: ООО "Экофуд" представить письменные пояснения с обоснованием права требования компенсации за незаконное использование товарного знака с учетом использования ответчиком иного товарного знака зарегистрированного в установленном порядке; ООО "Сибирские конфеты" представить письменные мотивированные пояснения относительно того обстоятельства, какое правовое значение имеет регистрация товарного знака, учитывая доводы истца со ссылкой на выводы УФАС по Томской области о нарушении пункта 2 статьи 14.6 Закона "О защите конкуренции" и заключение специалиста ТТПП N 034-070-0001.

Во исполнение определения апелляционного суда от 07.10.2021 истец представил дополнения к возражениям на апелляционную жалобу, в которых указывает, что вывод о сходстве до степени смешения товарного знака истца и товарного знака, используемого ответчиком, в рассматриваемом случае необходимо делать на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят эти товарные знаки в целом на среднего потребителя соответствующих товаров, что также следует из заключения специалиста по интеллектуальной собственности Союза "Томской торгово-промышленной палаты" N 034-070-0001 от 06.10.2021, согласно которому внешний вид упаковки конфет, производимых ответчиком, тождественен до степени смешения с внешним видом упаковки конфет, производимых истцом. Кроме того, ссылаясь на пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", указывая, что сходство до степени смешения упаковки конфет истца и упаковки конфет, используемой ответчиком, подтверждается решением УФАС по Томской области по делу N 02-10/78-19 от 07.02.2021, заключением специалиста по интеллектуальной собственности Союза "Томской торгово-промышленной палаты" N 034-070-0001 от 06.10.2021, иными имеющимися в деле доказательствами, полагает доказанным факт нарушения ответчиком исключительного права истца на самостоятельный, охраняемый законом результат интеллектуальной деятельности - произведение дизайна.

ООО "Сибирские конфеты" представило письменные пояснения, в которых, ссылаясь на пункт 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), указывает, что на момент экспертизы по существу заявки о регистрации обозначения "СИБИРСКИЕ КОНФЕТЫ" ей не был противопоставлен уже зарегистрированный товарный знак "СИБИРСКИЕ АФИНЫ", поскольку по факту подачи заявки на регистрацию товарного знака "СИБИРСКИЕ КОНФЕТЫ" по свидетельству N 758312 от 25.05.2020 (дата приоритета 20.12.2018) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности была проведена экспертиза на предмет возможности регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака. Поскольку товарный знак "СИБИРСКИЕ АФИНЫ" по свидетельству N 643316 от 26.01.2018 имеет более раннюю дату приоритета (а именно, 30.01.2017), то при проведении экспертизы федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности указанный товарный знак также был рассмотрен на предмет схожести до степени смешения.

От ООО "Экофуд" поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ответчика, указала на отсутствие оснований для назначения по делу судебной экспертизы, поддержав ранее изложенную позицию.

Истец, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, не явился в судебное заседание суда апелляционной инстанции. Арбитражный апелляционный суд считает возможным на основании статей 123, 156, 266 АПК РФ рассмотреть дело в отсутствие представителя истца.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителя ответчика, изучив доводы апелляционной жалобы, отзывов, дополнительно представленных пояснений, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает решение суда подлежащим отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ООО "Экофуд" является обладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) "СИБИРСКИЕ АФИНЫ", что подтверждается свидетельством о регистрации товарного знака от 26.01.2018 N 643316.

28.01.2020 Управлением Федеральной антимонопольной службы по Томской области выдано заключение N АА/372 об обстоятельствах дела N 02-10/78-19, которым установлено что действия ООО "Сибирские конфеты" квалифицированы, как нарушающие положения пункта 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-фз "О защите конкуренции", согласно которым не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе: копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

В июле 2020 года ООО "Сибирские конфеты" привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ.

С учетом данных обстоятельств АО "Экофуд" направило ответчику претензию исх. N 65 от 22.09.2020 с требованием о выплате компенсации за незаконное использование указанное товарного знака. Неисполнение ответчиком требований претензии послужило основанием для обращения АО "Экофуд" в арбитражный суд с соответствующим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что ответчиком не представлены доказательства наличия у него права на использование товарного знака N 643316, соответственно, в результате реализации спорного товара ответчиком нарушены исключительные права истца на товарный знак N 643316.

Арбитражный апелляционный суд не может согласиться с выводами суда первой инстанции, при этом исходит из установленных фактических обстоятельств дела и следующих норм права.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации охраняются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Из положений подпункта 14 части 1 статьи 1225 ГК РФ следует, что результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), является, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в части 2 статьи 1484 ГК РФ, а именно путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлен запрет использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является нарушением прав на товарный знак (пункт 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак").

Согласно пунктом 2 статьи 1225 и пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ интеллектуальная собственность охраняется законом, и никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим кодексом (пункт 1 статьи 1229, статьи 1233, 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как предусмотрено пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ, за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

По смыслу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, при сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления от товарного знака и противопоставляемого обозначения.

Пунктом 43 Правил N 482 установлено, что сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и так далее); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рамках рассматриваемой категории дел вывод о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения специальной экспертизы (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Кроме того, в пункте 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что "вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления".

Таким образом, проведение экспертизы для установления контрафактности товара по данной категории дел не требуется.

Руководствуясь вышеизложенными нормами права, а также исходя из положений, закрепленных в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", согласно которым вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, суд первой инстанции, принимая во внимание решение УФАС России по Томской области по делу N 02-10/78-19, которым признан факт нарушения ООО "Сибирские конфеты" пункта 2 статьи 14.6 ФЗ "О защите конкуренции", пришел к выводу о доказанности истцом незаконного использования ответчиком товарного знака N 643316 без соответствующего разрешения на то правообладателя.

Между тем судом первой инстанции не учтено следующее.

Из представленного в материалы дела свидетельства о товарном знаке N 758312, полученного из реестра товарных знаков и знаков обслуживания, следует, что правообладателем товарного знака "СИБИРСКИЕ КОНФЕТЫ" по свидетельству N 758312 от 25.05.2020 с приоритетом 20.12.2018, содержащегося на реализованной ответчиком продукции, является Альпет Алексей Владимирович.

Соответственно, реализованная ответчиком продукция по товарным накладным: N 4 от 22.02.2019, N 2 от 26.02.2019, N 5 от 26.02.2019, N 91 от 27.02.2019, N 12 от 01.03.2019, N 13 от 04.03.2019, N 23 от 07.03.2019, N 93 от 07.03.2019, N 17 от 20.03.2019, N 30 от 20.03.2019, N 21 от 26.03.2019, N 34 от 26.03.2019, N 163 от 08.04.2019, N 136 от 08.04.2019, N 117 от 13.05.2019, N 116 от 13.05.2019, N 123 от 17.05.2019, N 124 от 17.05.2019, N 125 от 17.05.2019 не содержала товарного знака N 643316, правообладателем которого является АО "Экофуд", следовательно, исключена возможность нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак N643316.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации правом на обращение в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак обладал Альпет Алексей Владимирович, как правообладатель товарного знака N 758312, содержащегося на упаковках продукции ответчика.

Апелляционная коллегия обращает внимание, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контролю и надзору в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, оказанию государственных услуг, в том числе в электронной форме с использованием официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний, наименований мест происхождения товаров. Данная служба осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (пункт 1, подпункт 5.23 пункта 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 (далее - Положение N218)).

Осуществление приема, регистрации и экспертизы заявок на государственную регистрацию товарного знака находится в компетенции Роспатента (пункт 5.11.1 Положения N 218).

Согласно пункту 2 статьи 1498 ГК РФ в ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению. О результатах формальной экспертизы федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

Кроме того, названная норма права предусматривает, что экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы. По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

Исходя из изложенного, апелляционный суд поддерживает доводы ответчика о том, что на момент экспертизы по существу заявки о регистрации обозначения "СИБИРСКИЕ КОНФЕТЫ" ей не был противопоставлен уже зарегистрированный товарный знак "СИБИРСКИЕ АФИНЫ", поскольку по факту подачи заявки на регистрацию товарного знака "СИБИРСКИЕ КОНФЕТЫ" по свидетельству N 758312 от 25.05.2020 (дата приоритета 20.12.2018) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности была проведена экспертиза на предмет возможности регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака. Поскольку товарный знак "СИБИРСКИЕ АФИНЫ" по свидетельству N 643316 от 26.01.2018 имеет более раннюю дату приоритета (а именно, 30.01.2017), то при проведении экспертизы федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности указанный товарный знак также был рассмотрен на предмет схожести до степени смешения.

Доводы истца о том, что сходство до степени смешения упаковки конфет истца и упаковки конфет, используемой ответчиком, подтверждается решением УФАС по Томской области по делу N 02-10/78-19, заключением специалиста по интеллектуальной собственности Союза "Томской торгово-промышленной палаты" N 034-070-0001 от 06.10.2021, иными имеющимися в деле доказательствами, полагает доказанным факт нарушения ответчиком исключительного права истца на самостоятельный, охраняемый законом результат интеллектуальной деятельности - произведение дизайна, апелляционным судом отклоняются.

Как в решении УФАС по Томской области по делу N 02-10/78-19 так и в заключении специалиста по интеллектуальной собственности Союза "Томской торгово-промышленной палаты" N 034-070-0001 от 06.10.2021 исследовался вопрос о наличии схожести до степени смещения между упаковками товара истца и ответчика, а не самого товарного знака.

При этом, на странице 3 заключения УФАС по Томской области по делу N 02-10/78-19 указано следующее: "Относительно информации схожести товарных знаков Заявителя и Ответчика на спорных упаковках конфет ФИПС отмечено, что обозначение N1 не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 643316, поскольку не ассоциируется с ним в целом".

Отклоняя доводы апеллянта об обязанности суда самостоятельно разрешить вопрос юридической квалификации правоотношений в случае неверного выбора истцом способа защиты своих нарушенных прав со ссылкой на пункт 3 Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 29.04.2010 N 10/12, апелляционный суд исходит из следующего.

Статья 12 ГК РФ предусматривает возможные способы защиты гражданских прав.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Арбитражный суд рассматривает иск исходя из предмета и оснований заявленных требований.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", если при принятии искового заявления суд придет к выводу о том, что избранный истцом способ защиты права не может обеспечить его восстановление, данное обстоятельство не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения либо оставления без движения. В соответствии со статьей 133 АПК РФ на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора (абзац второй).

В соответствии с частью 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции" (далее - Постановление N 13), право истца изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований может быть использовано истцом до принятия решения судом первой инстанции.

Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику, а изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику. Одновременное изменение предмета и основания иска Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не допускается.

Таким образом, предметом иска является материально-правовое требование истца к ответчику о взыскании определенных сумм, совершении определенных действий, воздержании от них, признании наличия или отсутствия правоотношения, изменения или прекращения его. Изменение предмета иска - это изменение материально-правового требования истца к ответчику.

Под основанием иска понимаются фактические обстоятельства, из которых вытекает право требования истца и на которых истец их основывает. При этом в основание иска входят юридические факты, с которыми нормы материального права связывают возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей субъектов спорного материального правоотношения. Основание иска состоит обычно не из одного факта, а из их совокупности, именуемой фактическим составом. Совокупность фактических обстоятельств, которая является основанием иска, обуславливает наличие у истца охраняемого интереса, в защиту которого он выступает в суде.

Поскольку изменение предмета или основания иска в ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции арбитражное процессуальное законодательство не допускает, при этом апелляционной коллегией не усматривается оснований для перехода к рассмотрению дела по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Ссылки истца на позицию, изложенную в абзаце втором пункта 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 основаны на ошибочном толковании, поскольку истец ссылаясь на необходимость защиты произведения дизайна, тем самым одновременно изменяет предмет и основания заявленного искового требования, а именно истец, ссылается на то обстоятельство, что 14.03.2017 между ним и ЗАО "ХЕРМЕС" заключен договор на изготовление и передачу полиграфической продукции N 20, вследствие заключения которого ООО "Экофуд" является правообладателем исключительного права на произведение дизайна упаковки/коробки конфет "СИБИРСКИЕ АФИНЫ Кедровый грильяж", "СИБИРСКИЕ АФИНЫ Кедровый метеорит", указывает на нарушение ответчиком исключительного права истца на самостоятельный, охраняемый законом результат интеллектуальной деятельности - произведение дизайна, произведения.

Кроме того, рассмотрение вопроса о защите результата интеллектуальной деятельности - произведения дизайна неразрывно связано с установлением автора, которому изначально принадлежит исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. Однако истце не указывает кто является автором произведения дизайна - упаковки/коробки конфет, как и не представляет доказательств на каком основании к нему перешло право использования результата интеллектуальной деятельности - произведения дизайна.

Таким образом, заявляя о защите результата интеллектуальной деятельности - произведения дизайна, истец тем самым одновременно изменяет предмет и основание первоначальных исковых требований, что в силу статьи 49 АПК РФ не допустимо, и исключено на стадии апелляционного обжалования.

При таких обстоятельствах, поскольку факт нарушения исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству N 643316 не нашел своего подтверждения материалами дела, у суда первой инстанции не имелось оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отмене решения суда первой инстанции с принятием в соответствии с пунктом 2 статьи 269 АПК РФ нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований, в связи с недоказанностью обстоятельств, которые суд посчитал установленными (пункт 2 части 1 статьи 270 АПК РФ).

Статьей 112 АПК РФ установлено, что вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Суд апелляционной инстанции, с учетом результатов рассмотрения апелляционной жалобы, распределяет судебные расходы в соответствии со статьей 110 АПК РФ следующим образом.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей (часть 5 статьи 110 АПК РФ).

Таким образом, взысканные судом первой инстанции судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления в размере 9 619 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 3 000 рублей, подлежат взысканию с ООО "Экофуд" в пользу ООО "Сибирские конфеты".

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 16.07.2021 Арбитражного суда Томской области по делу N А67-9481/2020 отменить, принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении исковых требований акционерного общества "Экофуд" (ИНН 7017263770, ОГРН 1107017010825) к обществу с ограниченной ответственностью "СИБИРСКИЕ КОНФЕТЫ" (ИНН 7017379510, ОГРН 1157017011062) о взыскании 430 953,50 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака N 643316, отказать.

Взыскать с акционерного общества "Экофуд" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СИБИРСКИЕ КОНФЕТЫ" судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления в размере 9 619 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 3 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Председательствующий

С.Н. Хайкина

Судьи

С.В. Кривошеина Т.В. Павлюк