Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 ноября 2021 г. N 18АП-12697/21 по делу N А76-1802/2021

г. Челябинск

26 ноября 2021 г.

Дело N А76-1802/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 19 ноября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 ноября 2021 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бояршиновой Е.В.,

судей Арямова А.А., Киреева П.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ефимовой Е.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Конева Владимира Ивановича и общества с ограниченной ответственностью "ЭРЭМСИ" ЖЕЛДОРМЕХАНИКА на решение Арбитражного суда Челябинской области от 19.07.2021 по делу N А76-1802/2021.

В судебном заседании приняли участие представители:

Конева Владимира Ивановича - Родионова Д.Ю. (доверенность от 21.08.2020, диплом),

общества с ограниченной ответственностью "Эрэмси Желдормеханика" - Родионова Д.Ю. (доверенность от 21.08.2020, диплом),

общества с ограниченной ответственностью "Оптимум" - Ломакина Е.В. (доверенность от 14.04.2021, диплом),

Архипова Сергея Евгеньевича - Белоус П.С. (доверенность от 14.04.2021, диплом).

Общество с ограниченной ответственностью "Эрэмси Желдормеханика" (далее - истец, ООО "Эрэмси Желдормеханика") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Оптимум" (далее - ответчик, ООО "Оптимум") с требованием о запрете ответчику, правообладателю зависимой полезной модели "Подбойка", защищенной патентом N RU 188 054 U1, использовать при производстве и реализации продукта на территории Российской Федерации без получения согласия правообладателя приоритетной полезной модели "Наконечник Лопатки подбойки", защищенной патентом N RU 182 089 U1.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2020 дело по иску ООО "Эрэмси Желдормеханика" к ООО "Оптимум" о запрете использования полезной модели было передано на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

27.01.2021 Арбитражным судом Челябинской области дело принято к производству.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 19.04.2021 к участию в деле по ходатайству истца в качестве соответчика привлечен Архипов Сергей Евгеньевич.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 02.07.2021 привлечен к участию в деле в качестве соистца Конев Владимир Иванович.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.

Дополнительным решением от 21.07.2021 ООО "Эрэмси Желдормеханика" из федерального бюджета возвращена государственная пошлина в размере 3 000 рублей, Коневу В.И. из федерального бюджета возвращена государственная пошлина в размере 9 000 рублей.

Конев В.И. и ООО "Эрэмси Желдормеханика", не согласившись с решением суда первой инстанции, обратились с апелляционной жалобой, просят решение суда первой инстанции отменить, заявленные требования удовлетворить.

В обоснование доводов апелляционной жалобы указывают на наличие нарушений норм материального и процессуального права (здесь и далее рассматриваются доводы ООО "Эрэмси Желдормеханика" и Конева В.И., изложенные в одной апелляционной жалобе).

В частности, указывают на участие в процессе нескольких соистцов: ООО "Эрэмси Желдормеханика" и Конева В.И., отсутствие указания судом первой инстанции в резолютивной части кому из соистцов или в какой части отказано в удовлетворении требований, с учетом заявления Коневым В.И. двух требований.

Полагают незаконным отказ суда первой инстанции в принятии уточнений исковых требований, считают, что поскольку в суд поступило дело уже с ранее поданным (но не принятым) уточнением исковых требований, дело рассматривалось на протяжении 6 месяцев, то суд обязан был рассматривать два исковых требования. Считают, что в суде первой инстанции 19.04.2021 были приняты уточнения исковых требований, а в судебном заседании 02.07.2021 судом первой инстанции отказано в принятии таких уточнений. Обращают внимание, что во всех процессуальных документах указывали на заявление двух требований. Полагают, что при подаче уточнений исковых требований не был изменен предмет и основание иска, не были изменены обстоятельства, послужившие основанием к заявлению иска, требование не было заменено иным. Считают, что отсутствовало нарушение статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку при формулировке первоначальных исковых требований истец уже использовал понятие "Зависимой полезной модели". Ссылаются на положения статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о возможности соединения в одном исковом заявлении нескольких исковых требований. Ссылаются на возможность уточнения исковых требований путем уменьшения или увеличения исковых требований. Также ООО "Эрэмси Желдормеханика" указывает, что судом первой инстанции определением от 02.07.2021 привлек к участию в деле Конева В.И., в связи с чем полагает, что по требованиям Конева В.И. также рассматривались уточненные требования ООО "Эрэмси Желдормеханика".

Считают необоснованным отказ в проведении судебной патентоведческой экспертизы, для проведения которой необходимо было исследовать непосредственно объект - изделие ответчика.

Указывают, что на 20.07.2021 (дата ознакомление с материалами дела) отсутствовал материальный носитель аудиозаписей судебных заседаний.

Считают, что судом первой инстанции неполно исследованы доказательства ввиду отсутствия на материальном носителе отдельных документов, представленных истцами через систему "Мой арбитр".

Отмечают, предметом спора являлось установление "зависимости" полезной модели. Считают несооветствующими выводы суда первой инстанции об отсутствии доказательств производства и ввода в гражданский оборот продукции с использованием всех признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту Конева В.И. В материалах дела имеются прямые доказательства использования ответчиком полезной модели Конева В.И.: отчет об исследованиях на патентную чистоту объекта "Подбойка для шпалоподбивочной машины ОПТ 09.32.550, КОД СКМТР 3187898827, производства ООО "Оптимум", заключение патентного поверенного о возможности нарушения прав по патенту на полезную модель N RU 182 089 U1 от 23.04.2019.

В представленном отзыве ООО "Оптимум" ссылалось на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном Интернет-сайте.

Законность и обоснованность судебного акта проверена судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ООО "Эрэмси Желдормеханика" на основании исключительной лицензии на срок действия патента на территории Российской Федерации является обладателем исключительных прав на полезную модель N RU 182 089 U1 "НАКОНЕЧНИК ЛОПАТКИ ПОДБОЙКИ", зарегистрированную Федеральной службой по интеллектуальной собственности, заявка 2018111177, 29.03.2018, дата регистрации: 03.08.2018, автором и патентообладателем которой является Конев Владимир Иванович (т. 1 л.д. 64-69, том 2 л.д. 5-7).

ООО "Оптимум" является обладателем исключительных прав на полезную модель N RU 188 054 U1 "ПОДБОЙКА", зарегистрированную Федеральной службой по интеллектуальной собственности, заявка 2018143943, 11.12.2018, дата начала отчета срока действия патента: 11.12.2018, дата регистрации - 28.03.2019, автором и патентообладателем которой является Архипов Сергей Евгеньевич (т. 1 л.д. 70-73).

В исковом заявлении истец ссылается на то, что полезная модель ответчика, охраняемая патентом N RU 188 054 U1, является зависимой от полезной модели, охраняемой патентом N RU 182 089 U1, 02.09.2020, в обоснование чего в материалы дела представил заключение патентоведческой экспертизы от 01.10.2020, проведенной Щелоковым Андреем Олеговичем - главным государственным экспертом отраслевого экспертного отдела Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам".

В выводах указанного заключения указано, что можно сделать вывод, что патент на полезную модель Российской Федерации N RU 188 054 U1 с приоритетом от 11.12.2018, патентообладателем которого является ООО "Оптимум", является зависимым от патента на полезную модель Российской Федерации N RU 182 089 U1 с приоритетом от 29.03.2018, патентообладателем которого является Конев В.И., следовательно, продукт, произведенный по патенту N RU 188 054 U1, нарушает права патентообладателя по патенту N RU 182 089 U1 (том 1 л.д. 74-79).

Кроме того, в материалы дела представлен отчет ООО "Зуйков и партнеры" от 29.04.2019 об исследованиях на патентную чистоту объекта "Подбойка для шпалоподбивочной машины ОПТ 09.32.550, КОД СКМТР 3187898827, производства ООО "Оптимум" в отношении территории Российской Федерации", подготовленный по заказу Отделения экономической безопасности и противодействию коррупции ЛУ МВД Росси на станции Москва-Курская в связи с проведением проверки по сообщению о преступлении КУСП N 11034, где указано, что проверяемое техническое решение, с учетом представленной заказчиком информации, не обладает чистотой на территории Российской Федерации на дату проведения проверки (25.04.2019) (том 2 л.д. 56-64).

Истцами в адрес ООО "Оптимум" направлены требования от 01.09.2020 о прекращении использования полезной модели "Подбойка", охраняемой патентом N RU 188 054 U1, являющейся зависимой от полезной модели "Наконечник Лопатки подбойки", защищенной патентом на полезную модель N RU 182 089 U1, без разрешения правообладателя; заключить с правообладателем полезной модели, защищенной патентом N RU 182 089 U1, Коневым В.И., лицензионный договор в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации; выплате компенсации (том 1 л.д. 18, 19).

В ответах на требования истцом ООО "Оптимум" указало, что патент N RU 188 054 U1 не является зависимым от патента N RU 182 089 U1, в связи с чем, требования истцов считает несостоятельными (том 1 л.д. 20-23), указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу, что истцами доказательств введения в гражданский оборот продукции, нарушающей исключительные права истцов на патент N RU 182 089 U1, суду не представлены.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции соответствуют обстоятельствам дела и действующему законодательству.

Относительно процессуальных нарушений суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

По доводу апеллянтов о неправомерном непринятии судом первой инстанции уточнений исковых требований.

Согласно первоначальным исковым требованиям ООО "Эрэмси Желдормеханика" заявлено: запретить ООО "Оптимум", правообладателю зависимой полезной модели "Подбойка", защищенной патентом N RU 188 054 U1, использовать при производстве и реализации продукта на территории Российской Федерации, без получения согласия правообладателя ООО "Эрэмси Желдормеханика" приоритетной полезной модели "Наконечник лопатки подбойки", защищенной патентом N RU 182 089 U1 (т.1, л.д. 12).

17.11.2020 в Суд по интеллектуальным правам ООО "Эрэмси Желдормеханика" подано уточнение к исковому заявлению, где указаны требования:

"2. Признать полезную модель "Подбойка", защищенной патентом N RU 188 054 U1, зависимой от приоритетной полезной модели "Наконечник лопатки подбойки", защищенной патентом N RU 182 089 U1.

3. Запретить ООО "Оптимум", правообладателю зависимой полезной модели "Подбойка", защищенной патентом N RU 188 054 U1, использовать при производстве и реализации продукта на территории Российской Федерации, без получения согласия правообладателя ООО "Эрэмси Желдормеханика" приоритетной полезной модели "Наконечник лопатки подбойки", защищенной патентом N RU 182 089 U1" (т.1, л.д. 87-89).

В связи с передачей Судом по интеллектуальным правам настоящего дела N СИП-838/2020 определением от 23.12.2020 на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области, ходатайство ООО "Эрэмси Желдормеханика" об уточнении исковых требований Судом по интеллектуальным правам не рассматривалось.

10.03.2021 в судебном заседании суда первой инстанции принято уточнение пункта 3 уточнения ООО "Эрэмси Желдормеханика" к исковому заявлению, истцу предложено представить пояснения относительно уточнения, изложенного в пункте 2 указанного ходатайства (аудиозапись судебного заседания от 10.03.2021 с 03 мин. 58 сек., с 43 мин. 54 сек.).

19.04.2021 в судебном заседании суда первой инстанции обращено внимание ООО "Эрэмси Желдормеханика" на то, что требование, изложенное в пункте 2 ходатайства от 17.11.2020, является новым требованием, указано, что принимается уточнение не как самостоятельного требования, а как одного из способов запрета использования полезной модели (аудиозапись судебного заседания от 19.04.2021 с 50 мин. 00 сек.), при этом в качестве требования с самостоятельным предметом, изложенное в пункте 2 ходатайства ООО "Эрэмси Желдормеханика" от 17.11.2020, судом первой инстанции не принято.

02.07.2021 в судебном заседании ООО "Эрэмси Желдормеханика" повторно указало, что ходатайство об уточнении исковых требований не было рассмотрено судом первой инстанции, на что представитель ООО "Оптимум" возражал, сославшись на рассмотрение указанного ходатайство в судебном заседании 19.04.2021. При рассмотрении повторного ходатайства ООО "Эрэмси Желдормеханика" суд первой инстанции указал, что требование, изложенное в пункте 3 ходатайства ООО "Эрэмси Желдормеханика" является новым (самостоятельным требованием), в свою очередь, ООО "Эрэмси Желдормеханика" полагало, что не меняет одновременно предмет и основание требования. Судом первой инстанции повторно отказано в принятии уточнений (аудиозапись судебного заседания от 02.07.2021 с 12 мин. 57 сек.).

В силу пункта 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

По смыслу данной нормы, предметом иска является материально-правовое требование истца к ответчику о совершении определенных действий, воздержании от них, признании наличия или отсутствия правоотношения, изменении или прекращении его (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.07.2004 N 2353/04 по делу N А60-14530/03-С4), основанием иска - фактические обстоятельства, из которых вытекают и на которых основываются требования истца, при этом под основанием иска понимаются юридические факты, с которыми, в силу норм материального права, связывают возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей субъектов спорного материального правоотношения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.10.2012 N 5150/12 по делу N А10-4975/2010).

При принятии решения по каждому конкретному делу суд ограничен кругом разрешаемых вопросов, поставленных участниками процесса перед судом, принимает решение лишь по заявленным требованиям и не вправе выйти за пределы этих требований.

Согласно разъяснениям, изложенных в пункте 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции" (далее - Постановление N 13), изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

Одновременное изменение предмета и основания иска Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не допускает.

Предъявление дополнительных требований должно производиться по общим правилам предъявления исков (разъяснения абзаца 2 пункта 7 Постановления N 13).

Нельзя признать изменением предмета иска случай, когда к одному материально-правовому требованию истец по сути добавляет другое.

При определении предмета иска необходимо иметь ввиду, что понятие предмет иска является сложносоставным и включает в себя 2 элемента:

- способ защиты субъективного права либо охраняемого законом интереса;

- непосредственно конкретный предмет спора.

Рассматривая первоначально заявленные исковые требования ООО "Эрэмси Желдормеханика" (с учетом протокольных определений суда первой инстанцииот 10.03.2021, 19.04.2021), судом апелляционной инстанции установлено, что в качестве способа защиты, ООО "Эрэмси Желдормеханика" избрана мера, предусмотренная статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения, непосредственным же предметом спора является - запрет использовать при производстве и реализации продукта ООО "Оптимум" полезную модель "Наконечник Лопатки подбойки", защищенной патентом N RU 182 089 U1.

Основание иска подразделяется на фактическое и правовое: фактическое основание иска - это совокупность юридических фактов, а правовое - указание на конкретную норму права, на которой основывается требование истца.

Основание иска не может существовать в отрыве от предмета заявленных требований, а положенные в основу иска факты должны непосредственно относиться к предмету спора, в том числе, к избранному способу защиты.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что включение истцом в основание иска фактов, не имеющих юридического значения для разрешения спора сообразно предмету, не является основанием к отказу в рассмотрении исковых требований

Из материалов дела усматривается, что в фактическое основание иска ООО "Эрэмси Желдормеханика" было положено несколько фактов - наличие исключительных прав у ООО "Эрэмси Желдормеханика" на патент по полезной модели N RU 182 089 U1 "НАКОНЕЧНИК ЛОПАТКИ ПОДБОЙКИ", факт принадлежности патента Коневу В.И., наличие у ООО "Оптимум" исключительных прав на полезную модель N RU 188 054 U1 "ПОДБОЙКА", авторство Архипова С.Е. по патенту N RU 188 054 U1 "ПОДБОЙКА" (т.1, л.д. 5-12), участие ООО "Оптимум" в закупках на право заключения договора поставки запасных частей железнодорожной техники, проводимых ОАО "РЖД" (т.2, л.д. 37-41).

Правовым основанием иска указаны статьи 1252, 1358, 1358.1 ГК РФ, а также иные нормы главы 4 ГК РФ, регулирующие правовой режим использования полезной модели.

Как указывалось выше, предметом спора может быть конкретное требование, удовлетворение либо отказ в удовлетворении которого порождают у сторон спора определенные права и обязанности.

В связи с чем при избрании ООО "Эрэмси Желдормеханика" в качестве способа защиты подачу иска о запрете использования полезной модели "Наконечник Лопатки подбойки", защищенной патентом N RU 182 089 U1 (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), последствия разрешения спора порождали бы для сторон либо оставление их в том положении, которое существовало до судебного разбирательства (при отказе в удовлетворении исковых требований), или же (при доказанности факта нарушения исключительных прав истцов) необходимость легального оформления ООО "Оптимум" использования полезной модели "Наконечник Лопатки подбойки", защищенной патентом N RU 182 089 U1, либо прекращения использования ООО "Оптимум" в своей деятельности полезной модели "Наконечник Лопатки подбойки", защищенной патентом N RU 182 089 U1.

Дополнение соистцами требования указанием на "зависимость" полезной модели "Подбойка", защищенной патентом N RU 188 054 U1 от полезной модели "Наконечник Лопатки подбойки", защищенной патентом N RU 182 089 U1, является новым требованием, которое подлежит разрешению в ходе рассмотрения отдельного спора о признании полезной модели зависимой от другой полезной модели с собственными основаниями и предметом доказывания, сформированными в соответствии со статьей 1358.1 ГК РФ.

Таким образом, ООО "Эрэмси Желдормеханика" на стадии рассмотрения дела предприняло попытку заявить еще одно исковое требование, оформленного ходатайством об уточнении исковых требований.

При этом, несмотря на частичное совпадение оснований двух исковых требований, указанные элементы оснований этих требований в понимании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует считать измененными, поскольку во всяком случае это является одновременным изменением предмета и основания иска, поскольку каждое требование имеет свой предмет доказывания (совокупность фактов) ввиду регулирований спорных правоотношений разными нормами права.

Следовательно, в рассматриваемом случае в качестве предмета исковых требований суд первой инстанции правильно рассмотрел именно запрет использования ответчиками полезной модели "Наконечник Лопатки подбойки", защищенной патентом N RU 182 089 U1.

Кроме того, отказ в принятии нового требования не ущемляет права соистцов на судебную защиту и не лишает их возможности заявить в соответствующий суд самостоятельный иск.

Исследовав представленные в материалы дела пояснения и доказательства в обоснование заявленных исковых требований, оценив позицию истцов, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о применении в данном случае соистцами способа защиты, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ.

Довод апеллянтов о наличии у них права соединить в одном заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам и устанавливающая правила соединения и разъединения нескольких требований до принятия судебного акта по существу (статья 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не может быть принят судом апелляционной инстанции, поскольку в принятом к производству суда исковом заявлении было заявлено только одно требование.

Ссылки апеллянтов на то, что во всех процессуальных документах они указывали на заявление двух требований противоречат положениям статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, требующей для рассмотрения требований, по которым подано уточнение, принятие их судом первой инстанции. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не оперирует таким понятием как "фактическое принятия", необходимо совершение процессуальных действий.

Относительно нарушения положений статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие).

Согласно части 2 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации процессуальное соучастие допускается, если:

1) предметом спора являются общие права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков;

2) права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно основание;

3) предметом спора являются однородные права и обязанности.

В соответствии с частью 4 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации соистцы могут вступить в дело до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции.

При решении вопроса о привлечении к участию в деле такого лица арбитражный суд должен дать оценку характеру спорного правоотношения и определить юридический интерес нового участника процесса по отношению к предмету по заявленному иску.

В обоснование возможности привлечения в качестве соистца указано на пункт 2 части 2 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Податели апелляционной жалобы ошибочно полагают, что судом первой инстанции при привлечении Конева В.И. в качестве соистца помимо требования запретить ООО "Оптимум", правообладателю зависимой полезной модели "Подбойка", защищенной патентом N RU 188 054 U1, использовать при производстве и реализации продукта на территории Российской Федерации, без получения согласия правообладателя ООО "Эрэмси Желдормеханика" приоритетной полезной модели "Наконечник лопатки подбойки", защищенной патентом N RU 182 089 U1, также было принято требование о признании полезной модели "Подбойка", защищенной патентом N RU 188 054 U1, зависимой от приоритетной полезной модели "Наконечник лопатки подбойки", защищенной патентом N RU 182 089 U1.

Действующим арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено одновременное предъявление требований, имеющих различные предмет и основания возникновения, несколькими истцами к нескольким ответчикам.

В рассматриваемом случае, как рассматривалось выше, при отказе судом первой инстанции в принятии уточнений исковых требований ООО "Эрэмси Желдормеханика", было указано, что требование под пунктом N 3 в ходатайстве ООО "Эрэмси Желдормеханика" от 17.11.2020, является новым, ранее не заявленным, имеет собственный предмет и основание.

Следовательно, с учетом статуса гражданина Конева В.И. и в силу положений части 2 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации им не могли быть заявлены требования, отличные от требований ООО "Эрэмси Желдормеханика", обратное свидетельствует о попытке ООО "Эрэмси Желдормеханика", где генеральным директором является Конев В.И., преодолеть отказ суда первой инстанции от 19.04.2021 в удовлетворении ходатайства ООО "Эрэмси Желдормеханика" об уточнении исковых требований.

Также из разъяснений пункта 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), суд, рассматривающий споры о защите интеллектуальных прав, в том числе дела о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на наименования мест происхождения товаров, о нарушении права преждепользования и права послепользования, споры о распоряжении исключительным правом, определяется исходя из субъектного состава участников спора и характера спорных правоотношений, если иное не установлено законом.

Независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров). К таким спорам не относятся, в частности, споры, связанные с применением законодательства о защите прав потребителей, споры о наследовании и споры о разделе общего имущества супругов.

Таким образом, требование Конева В.И. о признании патента Архипова С.Е. зависимым от приоритетного патента Конева В.И. является самостоятельным и не подлежащим в силу положений статей 27, 28 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрению в арбитражном суде, в связи с чем доводы апеллянтов о необходимости рассмотрения указанного требования Конева В.И. подлежат отклонению.

Из разъяснений пункта 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", если на судебный акт подана апелляционная (кассационная) жалоба, содержащая доводы относительно отсутствия аудиозаписи судебного заседания на материальном носителе, в то время как посредством аудиозаписи были зафиксированы сведения, послужившие основанием для принятия этого судебного акта, а арбитражный суд установит, что файл аудиозаписи судебного заседания, сохраненный в информационной системе арбитражного суда, утрачен и не может быть восстановлен, данное обстоятельство является основанием для отмены судебного акта в любом случае применительно к пункту 6 части 4 статьи 270 или пункту 6 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации соответственно.

Вопреки доводам апеллянтов в материалах дела имеется материальный носитель с аудиозаписями судебных заседаний, оснований для отмены судебного акта, приведенных в указанном выше пункте 22 указанного постановления Пленума подателями жалобы не приведено.

Отсутствие на бумажном носителе отдельных документов, представленных соистцами через систему "Мой арбитр" не свидетельствует об отсутствии факта их исследования судом первой инстанции.

В суде первой инстанции ООО "Эрэмси Желдормеханика" заявлено ходатайство о назначении судебной патентоведческой экспертизы, в удовлетворении ходатайства отказано.

В суде апелляционной инстанции ООО "Эрэмси Желдормеханика" и Коневым В.И. заявлено аналогичной ходатайство о назначении судебной патентоведческой экспертизы, предложено поставить на разрешение эксперта вопросы:

1. Содержится ли в материалах патента N RU 188 054 на полезную модель "ПОДБОЙКА", послуживших основанием для установления ее приоритета - 11.12.2018, каждый признак независимого пункта формулы патента N RU 182 089 U1 на полезную модель "НАКОНЕЧНИК ЛОПАТКИ ПОДБОЙКИ", с приоритетом - 29.03.2018?

2. Является ли патент N RU 188 054 U1 на полезную модель "ПОДБОЙКА" зависимым от патента N RU 182 089 U1 на полезную модель "НАКОНЕЧНИК ЛОПАТКИ ПОДБОЙКИ", по смыслу положений пункта 1 статьи 1358.1 Гражданского кодекса РФ?

3. Использован ли, в производимом ООО "ОПТИМУМ" продукте, по патенту N RU 188 054 на полезную модель "ПОДБОЙКА" - каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте N RU 182 089 формулы полезной модели "НАКОНЕЧНИК ЛОПАТКИ ПОДБОЙКИ", в смысле положений статьи 1358 Гражданского кодекса РФ?

Согласно части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что доказывание обстоятельств, не входящих в предмет доказывания, определяемого предметом и основанием исковых требований, с учетом отказа судом первой инстанции в принятии уточнений исковых требований, не отвечает требованиям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем в удовлетворении ходатайства отказано.

Равно как и отказано в удовлетворении ходатайства ООО "Эрэмси Желдормеханика" об истребовании у ООО "Оптимум", не бывшую в употреблении, партию образцов продукции, в количестве 5 (ПЯТИ) штук, изготовленную им по патенту N RU 188 054 U1 на полезную модель "ПОДБОЙКА", для исследования при проведении судебной патентоведческой экспертизы, поскольку оно направлено на перераспределение установленного процессуальным законом и гражданским законодательством бремени доказывания истцом нарушения его прав действиями ответчика, что является недопустимым.

По существу заявленных исковых требований суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на полезную модель.

Как указано в подпункте 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ, использованием полезной модели считается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель.

Как следует из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ исключительные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу положений статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих права или создающих угрозу его нарушения.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 57 Постановления N 10, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан.

Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Между тем, при применении способа защиты, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, исходя из распределения бремени доказывания, истцу необходимо доказать совершение ответчиком действий, которые нарушали бы исключительное право истца.

В обоснование заявленных требований ООО "Эрэмси Желдормеханика" указывало на изготовление ответчиком на территории Китайской народной Республики по чертежам истца до регистрации патента полезной модели "Подбойка", защищенной патентом N RU 188 054 U1, ввоз на территорию Российской Федерации изделий, предложение к продаже, продажа на внутреннем рынке (т.2, л.д. 39-41).

Вместе с тем, указанные факты не подтверждены доказательствами.

В частности, апеллянты указывают, что в ноябре 2018 года ООО "Оптимум" во исполнение контракта, заключенного по результатам проведенного конкурса N 584/ОКЭ-РЖД/18, осуществило поставку твердосплавных подбоек "ОПТ" собственного производства в "Росжелдосрнаб" - филиал "РЖД" на основании контракта от 07.11.2018 N 3089927.

Соистцы указывают, что в ходе следственных мероприятий были изъяты твердосплавные подбойки "ОПТ" в количестве 2 штук.

Так, из протокола осмотра места происшествия от 18.12.2018 (материалы электронного дела, документы, представленные ООО "Эрэмси Желдормеханика" 11.07.2021) следует, что объектом осмотра является склад, на столе расположены 2 коробки с реквизитами ООО "Оптимум" с пояснительной надписью "подбойка ОПТ 09.32.550", в каждой коробке находится металлическая деталь "подбойка" черного цвета, на каждой подбойке имеется надпись ОПТ. Две подбойки опечатаны.

Однако, в отсутствие иных доказательства сам по себе факт наличия коробки с реквизитами ООО "Оптимум" не позволяет суду апелляционной инстанции прийти к выводу, что находящаяся на момент осмотра в нем продукция является экземпляром продукции ООО "Оптимум", в связи с чем суд апелляционной инстанции считает недоказанным факт направления на исследование в ООО "Зуйков и партнеры" товара, производителем которого является ООО "Оптимум".

По результатам исследования первого экземпляра подбойки ООО "Зуйков и партнеры" сделан вывод о том, что техническое решение не обладает патентной чистотой на территории Российской Федерации на дату проведения проверки (25.04.2019) ( т.2, л.д.56-64).

При этом следует отметить, что из анализа заключения ООО "Зуйков и партнеры" следует, что при составлении заключения изучены в части патентов и свидетельств на полезные модели патентные фонды России на глубину 10 и 25 лет, в результате чего выявлены патент на полезную модель N RU 182 089 U1 правообладатель Конев В.И. и патент N RU 2308559 автор Шилкин А.В., под действие которых подпадает продукция ООО "Оптимум", в то время как патент автора Архипова С.Е. N RU 188 054 U1 "ПОДБОЙКА" выявлен не был.

Причины, по которым ООО "Зуйков и партнеры" не исследовалась продукция ООО "Оптимум" на соответствие патенту N RU 188 054 U1, не приведены, в связи с чем, при наличии у ответчиков патента на полезную модель N RU 188 054 U1 "ПОДБОЙКА", и при отсутствии в исследовании ООО "Зуйков и партнеры" сравнения продукции ООО "Оптимум" с указанным патентом, дата регистрации которого (11.12.2018) входит в период исследования (по 25.04.2019), не позволяет суду апелляционной инстанции прийти к выводу, что изделие - твердосплавная подбойка "ОПТ", изъятая при проведении следственных действий, изготовлена либо в соответствии с патентом N RU 182 089 U1, либо в соответствии с патентом N RU 188 054 U1.

Также согласно заключению патентного поверенного Зуйкова С.А. от 23.04.2019 о возможности нарушения прав соистцов по патенту на полезную модель N RU 182 089 U1 сделан вывод о том, что представленный образец продукции, на основании которого сделаны фотографии продукции в количестве 4 шт., где изображен указанный образец продукции, а именно: изделие "Подбойка" производства ООО "Оптимум", содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте 1 формулы полезной модели по патенту N RU 182 089 U1 (материалы электронного дела, представленные ООО "Эрэмси Желдормеханика" 11.05.2021).

Между тем, из материалов дела следует, что ООО "Оптимум" является патентообладателем исключительных прав на полезную модель N RU 188 054 U1 "ПОДБОЙКА", зарегистрированную Федеральной службой по интеллектуальной собственности, заявка 2018143943, 11.12.2018, дата начала отчета срока действия патента: 11.12.2018.

В пункте 55 Постановления N 10 разъясняется, что при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статей 64 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Во всяком случае, совокупность доказательств должна безусловно указывать на факт нарушения исключительных прав соистцов действиями соответчиков.

Таким образом, соистцами не представлены доказательства введения ООО "Оптимум" в гражданский оборот продукции, нарушающей исключительные права соистцов на патент N RU 182 089 U1.

А само по себе указание соистцами на факты исполнение ООО "Оптимум" контрактов, заключенных с ОАО "РЖД" и его дочерними обществами, не является фактами нарушения исключительных прав соистцов.

Следовательно, суд первой инстанции пришел к верному выводу, что соистцами не доказан факт использования ООО "Оптимум" полезной модели "Наконечник Лопатки подбойки", защищенной патентом N RU 182 089 U1.

Суд апелляционной инстанции отдельно отмечает следующее.

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением.

Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению, указанная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 07.06.2016 N 303-ЭС15-9147.

Кроме того, удовлетворение такого требования влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, поскольку привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет.

Соистцы обратились в арбитражный суд с требованием о запрете ООО соответчикам использовать патента N RU 182 089 U1 при производстве и реализации продукции на территории Российской Федерации.

Из пояснений ООО "Оптимум" следует, что оно при производстве своей продукции не ограничивается изготовлением одного вида изделия, как следует из информации, размещенной на официальном сайте ООО "Оптимум" (http://www.optimum74.ru/), ассортимент подбоек, производимых ООО "Оптимум", насчитывает более 10 различных наименований.

Если соистцы полагают, что их права нарушаются производством какого-либо конкретного товара, то именно они должны указать этот товар и представить доказательства нарушения исключительных прав, в том числе, представить доказательства введения контрафактного товара в оборот, однако таких доказательств соистцами не представлено.

Следует отметить, что для признания нарушения исключительного права на полезную модель достаточным является доказать, что ответчик без согласия истца использует все признаки независимого пункта формулы патента истца.

Сопоставление формул полезных моделей N RU 182 089 U1 и N RU 188 054 U1 уже являлось предметом рассмотрения коллегии Палаты по патентным спорам по возражению истца Конева В.И. на выдачу патента ООО "Оптимум". В своем заключении коллегия провела сопоставление пунктов формул полезных моделей N RU 182 089 U1 и N RU 188 054 U1 и указала, что возражение Конева В.И. не подтверждает известность из патентного документа N 182 089 технического средства, для которого были бы характерны все признаки вышеприведенной формулы (т. 1 л.д. 129-130). Указанное решение Палаты по патентным спорам Коневым В.И. не обжаловалось, другие возражения не заявлялись.

В силу пункта 1 статьи 1390 ГК РФ экспертиза заявки на полезную модель включает в себя в том числе проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ.

Исходя из смысла пункта 2 статьи 1390 ГК РФ одним из обязательных условий принятия федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения о выдаче патента на полезную модель является соответствие полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1351 ГК РФ.

В пункте 1 статьи 1351 ГК РФ указано, что полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 35 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 N 701 (далее - Правила), проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, включает анализ признаков заявленной полезной модели, проблемы, решаемой созданием заявленной полезной модели, результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью, исследование причинно-следственной связи признаков заявленной полезной модели и обеспечиваемого ею результата и выявление сущности заявленного технического решения. Если на заявленную совокупность признаков, включающую отличающийся от уровня техники признак, выдан патент на полезную модель, такой отличительный признак не может считаться эквивалентным признаку, изложенному в прототипе, поскольку при проведении экспертизы этот признак был признан существенным.

Исходя из пункта 69 Правил при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Уровень техники включает не только опубликованные и таким образом доведенные до всеобщего сведения документы, но и сведения об изготовленных и введенных в гражданский оборот изделиях, в которых воплощено тождественное техническое решение.

Таким образом, решением Роспатента также подтверждено соответствие полезной модели "Подбойка", защищенной патентом N RU 188 054 U1 условиям патентоспособности, а соответствующие доводы ООО "Эрэмси Желдормеханика" отклонены.

Также судом апелляционной инстанции установлено следующее обстоятельство.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.11.2021 N 201811117763 (0182089) патент на полезную модель N 182089 признан недействительным полностью.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 139 Постановления N 10, решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

В связи с изложенным, на момент рассмотрения апелляционной жалобы какое-либо исключительное право у истцов отсутствует.

Поскольку доводы апелляционной жалобы выражают несогласие с судебным актом, но не содержат достаточных фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого решения.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 176, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 19.07.2021 по делу N А76-1802/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу Конева Владимира Ивановича и общества с ограниченной ответственностью "ЭРЭМСИ" ЖЕЛДОРМЕХАНИКА - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.В. Бояршинова

Судьи

А.А. Арямов П.Н. Киреев