Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 декабря 2021 г. N 12АП-10157/21 по делу N А12-21773/2021

г. Саратов

07 декабря 2021 г.

Дело N А12-21773/2021

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи О.Н. Силаковой,

рассмотрев апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Фрислер Светланы Павловны, г. Волгоград,

на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 01 октября 2021 года по делу N А12-21773/2021, принятое в порядке упрощенного производства по правилам статей 227 - 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Планета", г. Киров, (ОГРН 1174350004399, ИНН 4345463060),

к индивидуальному предпринимателю Фрислер Светлане Павловне, г. Волгоград, (ИНН 121302966091, ОГРНИП 314344325200122),

о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Планета" (далее - истец, ООО "Планета") обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Фрислер Светлане Павловне (далее - ответчик, ИП Фрислер С.П.) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 632208 в сумме 10000 руб., расходов на приобретение товара в размере 700 руб., 200 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП, 115 руб. почтовых расходов.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 01 октября 2021 года по делу N А12-21773/2021 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить как незаконное и необоснованное.

Заявитель апелляционной жалобы полагает: суд первой инстанции не учел, что истцом зарегистрированы права на определенные изображения, отдельно текст не зарегистрирован, товар "Рисуй светом" был куплен у другого продавца для личных нужд и перепродан, т.к. не подошел истцу, как физическому лицу. Арбитражный суд первой инстанции необоснованно отказал в допросе свидетеля, не учел, что у лица купившего товар отсутствует доверенность.

Согласно части 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Апелляционная жалоба рассматривается в арбитражном суде апелляционной инстанции судьей единолично без проведения судебного заседания, без извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного заседания, без осуществления протоколирования в письменной форме или с использованием средств аудиозаписи по имеющимся в деле доказательствам в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (пункт 47 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 апреля 2017 года N 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве").

Определение о принятии апелляционной жалобы к производству размещено на официальном сайте Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 28 октября 2021 года, что подтверждено отчетом о публикации судебных актов на сайте.

Повторно рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции полагает, что обжалуемое решение подлежит отмене с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении иска в полном объеме, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, согласно выданным Роспатентом свидетельствам ООО "ПЛАНЕТА" является правообладателем исключительных прав на товарный знак:

"Рисуй Светом" N 632208

Товарный знак N 632208 (буквенное изображение "Рисуй светом" зарегистрирован в отношении товаров, указанных в 28, 41 классах Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ).

08.02.2019 в магазине, расположенном рядом с адресной табличкой по адресу: г. Волгоград, ул. Ким, 7а, был реализован товар с признаками контрафактности - набор для рисования в темноте "Рисуй светом"

по цене 700 руб.

В претензии к ответчику истец потребовал выплатить компенсацию за нарушение прав на товарный знак, после чего обратился в суд с иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта продажи ответчиком товара, защищенного товарным знаком истца.

Арбитражный апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что само по себе установление личности лица, ведущего видеофиксацию закупки товара и получение его пояснений, не позволит установить обстоятельства спора, имеющие существенное значение для дела.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что ведение видеозаписи (в том числе скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, что соответствует статьям 12 и 14 ГК РФ и корреспондирует части 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Как разъяснено в пункте 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи. Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется.

Оснований полагать, что представленная в материалы дела видеозапись получена с нарушением федерального законодательства с учетом отсутствия соответствующих доказательств со стороны ответчика у суда не имелось.

Однако, вывод суда первой инстанции о доказанности факта продажи ответчиком товара, защищенного товарным знаком истца не соответствует фактическим обстоятельствам дела по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Вместе с тем, исходя из предмета иска и оснований его предъявления, истец должен доказать факт принадлежности ему прав на объект интеллектуальной собственности и факт нарушения ответчиком указанных прав.

В обоснование того обстоятельства, что ответчиком нарушены исключительные права истца на результаты интеллектуальной деятельности ООО "ПЛАНЕТА" приложило к исковому заявлению кассовый чек, видеозапись, а также фото, из которых следует, что 08.02.2019 в магазине, расположенном рядом с адресной табличкой по адресу: г. Волгоград, ул. Ким, 7а, ответчиком реализован товар - набор для рисования в темноте "Рисуй светом"

Оспаривая принятое по настоящему делу решение, ответчик ссылается на то, что представленные истцом фотографии приобретенного товара не являются достаточными доказательствами, подтверждающими факт реализации именно представленного товара и, именно ответчиком.

Также ответчик ссылается на недоказанность истцом представленными в дело доказательствами факта реализации ответчиком именно контрафактного товара.

В соответствии с пунктом 7.1.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" для установления факта нарушения, достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Как следует из формы товарного знака N 632208 он представляет собой сочетание графического и буквенного изображений, а именно головы и пальцев рук мальчика, держащего в правой руке световую указку и надписи крупным шрифтом "Рисуй светом!" сочетающейся с надписью мелким шрифтом "набор для творчества". При этом надпись "Рисуй светом!" является главенствующим элементом.

При этом в цветовом решении знака использованы рыжий (волосы на голове мальчика), телесный (лицо и пальцы мальчика), болотный (слово "Рисуй", световая указка и фон для надписи "набор для творчества"), белый (надпись "светом!") и черный цвета (надпись "набор для творчества").

На товаре, который был приобретен истцом в процессе закупки, и упаковке данного товара, такой элемент товарного знака истца как голова мальчика и пальцы рук со световой указкой не использован вообще.

На лицевой стороне коробки, в которую упакован товар, наличествует поясное изображение семьи, состоящей из родителей и двух детей - девочки и мальчика, при этом в их изображении ни один из цветов товарного знака фактически не использован, за исключением болотного цвета рукавов рубашки отца, лицо мальчика существенно, в т.ч. и по возрастному признаку, отличается от лица мальчика на товарном знаке истца, также отличие выражается в наличии очков, при этом в отношении всех персонажей на коробке размещены высказывания относительно данного набора.

Само изображение семьи существенно отдалено от надписи "Рисуй светом" надписью "набор для рисования в темноте" и изображениями звезд различной величины.

Надпись "Рисуй светом" выполнена иным шрифтом и в иной цветовой гамме (цвет морской волны) нежели аналогичная надпись на товарном знаке истца, не имеет восклицательного знака, обладает элементом подчеркивания слова "светом", надпись "набор для рисования в темноте" также выполнена иным шрифтом и в иной цветовой гамме, на ином цветовом фоне нежели надпись "набор для творчества" на товарном знаке истца, расположена полукругом. Рядом с надписью "Рисуй светом" на коробке с товаром ответчика имеется графическое изображение в виде белого круга с надписью "сделано в России" черного и красного цветов.

Размеры надписи "Рисуй светом" на коробке товара и их соотношение с размерами изображения персонажей семьи и вышеприведенным графическим изображением в виде круга таковы, что в отличие от товарного знака истца, она не является главенствующим элементом изображений на коробке.

На оборотной стороне коробки имеются аналогичные лицевой стороне поясные изображения девочки и мальчика и надпись "рисуй светом", сочетающиеся с многочисленными словесными указаниями по использованию набора и его характеристиками, выполненные в иных цветах нежели цвета товарного знака истца. При этом размеры надписи "рисуй светом" и ее расположение (левый нижний угол) также не делают ее доминантой всего изображения на оборотной стороне коробки.

Лицевая сторона непосредственно самого товара также снабжена аналогичными вышеуказанным поясными изображениями мамы, девочки и мальчика и надписи "рисуй светом" и словесными инструкциями по применению набора также выполненным в иных цветах нежели цвета товарного знака истца.

Все вышеприведенные обстоятельства, по мнению суда, исключают какое либо сходство изображений и надписей, имеющихся на коробке, в которую был упакован товар ответчика и на самом товаре, приобретенном истцом, с товарным знаком истца (цветные копии свидетельства на товарный знак N 632208, упаковки спорного товара, приложенные к исковому заявлению, распечатаны из кад. арбитр. судом апелляционной инстанции и приобщены к материалам дела).

Проведенным визуальным сравнением приобретенного у ответчика товара

с нанесенным на него изображением с товарным знаком N 632208,

принадлежащим истцу

апелляционный суд установил отсутствие

графического (визуального) сходства: словесное изображение "Рисуй светом" на товаре, проданном ответчиком, не совпадает с текстовой частью товарного знака истца. Данное обстоятельство не позволяет ассоциировать сравниваемые объекты один с другим, а следовательно не вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя спорного товара.

Таким образом, истцом не доказан факт совершения ответчиком нарушения прав истца на результат интеллектуальной деятельности (вывод арбитражного суда апелляционной инстанции подтверждается сложившейся судебной практикой: постановлениями Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2020 по делу N А66-14365/2019, от 14.07.2021 по делу N А41-51495/2020).

Учитывая изложенное, решение Арбитражного суда Волгоградской области от 01 октября 2021 года по делу N А12-21773/2021 подлежит отмене в связи с несоответствием изложенных в решении выводов суда первой инстанции, обстоятельствам дела.

В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Подателем апелляционной жалобы оплачена государственная пошлина в размере 3000 руб. за рассмотрение апелляционной жалобы от 06.10.2021 (операция 437) (т.1, л.д. 118).

Поскольку апелляционная жалоба удовлетворена апелляционным судом, с истца в порядке ст. 110 АПК РФ подлежат взысканию судебные расходы за подачу апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 2 статьи 269, п. 3 ч. 1 ст. 270, ст. ст. 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 01 октября 2021 года по делу N А12-21773/2021 отменить.

В удовлетворении иска обществу с ограниченной ответственностью "Планета" отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Планета" (ОГРН 1174350004399, ИНН 4345463060) в пользу индивидуального предпринимателя Фрислер Светланы Павловны (ИНН 121302966091, ОГРНИП 314344325200122) 3000 руб. государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме, через Арбитражный суд первой инстанции, принявший решение по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

О.Н. Силакова