Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 2021 г. N 09АП-73107/21 по делу N А40-1605/2021

г. Москва

09 декабря 2021 г.

Дело N А40-1605/21

Резолютивная часть постановления объявлена 01 декабря 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 декабря 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной,

судей Т.В. Захаровой, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем В.И. Борисовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Де Агостини" и Премиум энд Коллектиблс Трейдинг Ко. Лтд. на решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.09.2021 г. по делу N А40-1605/2021, по иску ООО "ЗИЛ-АйПи" к ООО "Де Агостини", с участием третьего лица Премиум энд Коллектиблс Трейдинг Ко. Лтд. о взыскании 6 990 000 руб.

при участии в судебном заседании: от истца Шияненко А.В. (по доверенности от 01.02.2021 г.); от ответчика Пилюгина В.С. (по доверенности от 26.02.2021 г.); от третьего лица Родионов В.И. (по доверенности от 16.07.2021 г.)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-АйПи" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Де Агостини" компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 523746 в размере 6 990 000 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Премиум энд Коллектиблс Трейдинг Ко. Лтд. (Premium and Collectibles Traiding Co. Ltd).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.09.2021 г. исковые требования удовлетворены в заявленном истцом размере.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик и третье лицо обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просили решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

Истец против удовлетворения жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, ООО "ЗИЛ-АйПи" (истец) является правообладателем товарного знака "АМО" согласно свидетельству РФ N 523746, охраняемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении товаров 28 класса МКТУ "модели транспортных средств масштабные".

В обоснование заявленных требований истец указал на то, что ООО "Де Агостини" (ответчик) осуществляет незаконное использование товарного знака "АМО", выражающееся в продаже товаров, в отношении которых охраняется товарный знак истца, маркированных спорным обозначением, а именно на упаковке масштабных моделей транспортного средства "Уайт-АМО", которые реализуются ответчиком на розничном рынке совместно с журналом "Автолегенды СССР", Специальный выпуск N 2", 2018. Кроме этого, обозначение "АМО" использовалось ответчиком в предложении о продаже упомянутого товара в сети "Интернет", а именно в составе контента Интернет-сайта, расположенного по доменному адресу deagoshop.ru. Данные факты подтверждены отчетом частного детектива.

Ответчик без разрешения правообладателя товарного знака использовал товарный знак "АМО", чем нарушил исключительное право истца и создал угрозу смешения соответствующих товаров, в связи с чем, истцом заявлены требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Судом первой инстанции, на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, исковые требования удовлетворены в заявленном истцом размере.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы жалобы, исходя из следующего.

Пунктом 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Согласно п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Наличие у истца исключительных прав на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск, подтверждается свидетельством РФ N 523746, и не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Доводы жалобы в части тог, что действия ответчика не нарушают исключительное право истца на товарный знак "АМО" по свидетельству РФ N 523746, поскольку обозначение "АМО" используется ответчиком на товаре, который не является однородным с товарами 28 класса МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак; использование обозначение "АМО" на товаре ответчика не приводит к смешению; обозначение "АМО" используется ответчиком исключительно в описательных и информационных целях подлежат отклонению апелляционным судом.

Как правомерно установлено судом первой инстанции, обозначение "АМО" используется ответчиком на товаре, являющемся однородным с товаром 28 класса МКТУ "модели транспортных средств масштабные" в отношении которого зарегистрирован товарный знак истца.

Согласно Международной классификации товаров и услуг товар "модели транспортных средств масштабные" относится к 28 классу МКТУ, который включает, в основном, игрушки, аппараты игровые, оборудование спортивное, изделия для развлечения и шуток, также как и некоторые изделия для новогодних ёлок.

Под термином "масштабные модели" подразумеваются модели транспортных средств, уменьшенные до определенного масштаба. Самым распространённым является масштаб 1:43, также используются масштабы 1:8, 1:12, 1:18 и др. Термин "масштабные модели" широко используется участниками гражданского оборота в дайной области рынка, в том числе применительно к товарам ответчика из серии "Автолегенды СССР".

Судом первой инстанции по совокупности представленных в материалы дела сторонами доказательств установлено, что товар, реализуемый ответчиком, является составным. В состав товара входит журнал и масштабная модель автомобиля, которая является неотъемлемой частью журнала и отдельно не продается, что указано на упаковке самой модели. Таким образом, журнал и модель являются в данном случае взаимодополняемыми.

В силу правовой позиции, изложенной в п. 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Несмотря на то, что журнал ответчика относится к товарам 16 класса МКТУ, реализуемая совместно с ним модель не может быть отнесена к этому же классу, поскольку представляет собой товар другого рода (вида), относящийся к 28 классу МКТУ.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что составной товар, реализуемый ответчиком, будет являться однородным по критерию взаимодополняемости как с товарами 16, так и 28 класса МКТУ.

Данный вывод, в том числе, подтверждается решением Роспатента 21.04.2012 г. по заявке N 2010700886 о регистрации товарного знака ответчика "АВТО ЛЕГЕНДЫ СССР", в котором указано, что "товары и услуги, приведенные в заявке, связаны с деятельностью заявителя, в том числе и товары 28 класса МКТУ, поскольку модели автомобилей прилагаются к журналу "АВТОЛЕГЕНДЫ СССР" и являются его неотъемлемой частью".

Также вопреки доводам жалобы, обозначение "Уайт-АМО", использованное ответчиком на упаковке масштабных моделей транспортного средства, является сходным до степени смешения с товарного знаком истца.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных познаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Обозначение "Уайт-АМО", использованное ответчиком, и товарный знак "АМО" являются словесными, смыслового значения не имеют, в связи с чем, их сравнение по смысловому критерию не представляется возможным.

Согласно п. 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. N 482 (далее - Правила):

звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

По критерию звукового сходства сравниваемые обозначения "Уайт-АМО" и "АМО" являются сходными по признакам наличия совпадающих слогов "АМО" в сравниваемых обозначениях, близости состава гласных и согласных и вхождению одного обозначения в другое (слово "АМО" входит в обозначение "Уайт-АМО").

По критерию графического сходства сравниваемые обозначения "Уайт-АМО" и "АМО" являются сходными по таким признакам как вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (в обоих случаях - печатные заглавные буквы); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово.

Кроме этого следует отметить, что в обозначении "Уайт-АМО" элемент "АМО" выполнен полностью заглавными буквами в отличие от элемента "Уайт". В связи с этим элемент "АМО" визуально доминирует в обозначении, за счет чего именно на нем в первую очередь акцентируется внимание. Таким образом, элемент "АМО" является сильным элементом в обозначении "Уайт-АМО".

Поскольку сильный элемент обозначения ответчика является полностью тождественным товарному знаку истца, который в свою очередь полностью входит, как фонетически, так и графически в обозначение ответчика, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

При этом обозначение "АМО" используется ответчиком на упаковке модели автомобиля для индивидуализации данной модели, а не в описательных и информационных целях.

Пунктом 157 постановления N 10 предусмотрено, что употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), например, в письменных публикациях или устной речи.

Размещение па упаковке модели автомобиля, реализуемой ответчиком, обозначения "Уайт-АМО", сходного до степени смешения с товарным знаком истца, не является использованием товарного знака в письменной публикации.

При этом, товар, реализуемый ответчиком, является составным, и тот факт, что обозначение "АМО" используется ответчиком в журнале (письменной публикации) в описательных и информационных целях, не свидетельствует о том, что на упаковке модели данное обозначение приведено не для целей индивидуализации товара, а именно модели.

Как правомерно установлено судом первой инстанции, требования истца, касающиеся нарушения исключительного права на товарный знак, связаны именно в размещении спорного обозначения на упаковке модели автомобиля, входящей в состав товара, реализуемого истцом.

Как усматривается из материалов дела, на представленной упаковке обозначение "Уайт-АМО" использовано само по себе, без какого-либо контекста.

Апелляционный суд соглашается с выводами суда в той части, что в данном случае обозначение использовано именно с целью индивидуализации конкретного товара - "масштабной модели транспортного средства".

Согласно п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются па выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Таким образом, бездоговорное использование товарного знака или обозначения сходного до степени смешения, на упаковке, предлагаемой к продаже и реализуемой модели транспортного средства будет являться нарушением исключительного права на такой товарный знак.

Тот факт, что обозначение "Уайт-АМО", сходное до степени смешения с товарным знаком истца, используется ответчиком совместно с другими, принадлежащими ему товарными знаками, как правомерно указано судом первой инстанции, не исключает факта нарушения.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в п. 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав. утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г., незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

По мнению заявителей жалобы, расчет компенсации, произведенный истцом, является неправомерным и имелись правовые основания для снижения ее суммы, поскольку цена, положенная в основу расчета, является не ценой модели, а ценой журнала; истец не представил доказательств соразмерности и справедливости суммы компенсации; ответчик действовал добросовестно при вводе в оборот спорного товара.

Однако довод жалобы относительно несоответствующей цены модели/журнала является необоснованным и противоречит фактическим установленным обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам.

Согласно п. 1 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

При этом, товар, реализуемый ответчиком, является составным, в котором журнал и модель являются взаимодополняемыми составными частями, каждая из которых не подлежит реализации отдельно от другой.

Как правомерно указано судом первой инстанции, и данный вопрос выяснялся в судебном заседании апелляционного суда, реализуя данный товар, ответчик не разделяет его цену отдельно для журнала и для модели, не указывает на модели автомобиля или его упаковки его отдельную стоимость. Товар, состоящий из модели и журнала, реализуется ответчиком как единое целое и, поскольку на элементе упаковки данного товара незаконно размещено обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца, данный товар является контрафактным в целом.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 61 постановления N 10 если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем па основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Как установлено судом первой инстанции ответчик предлагал к продаже и продавал контрафактные товары в розницу, розничная цена которых была подтверждена отчетом частного детектива, в связи с чем, положенная истцом в основу расчета цепа выпуска, состоящего из модели и журнала, в размере 699 руб. обоснованно применена для целей расчета компенсации на основании положений пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При установлении факта нарушения ответчиками исключительного права истца на товарный знак отказ в удовлетворении иска о взыскании компенсации по мотиву недоказанности стоимости введенных в гражданский оборот товаров не соответствует положениям Гражданского кодекса Российской Федерации о защите интеллектуальных прав, а также разъяснениям практики применения законодательства, в частности, п. 59 постановления от 23.04.2019 г. N 10. По данной категории споров именно на ответчике лежит бремя доказывания несоответствия стоимости товаров, на которые незаконно нанесен товарный знак, и как следствие наличие оснований для снижения заявленного размера компенсации.

Вместе с тем, ответчиком в суд первой инстанции не представлено доказательств несоответствия стоимости товаров, на которые незаконно нанесен товарный знак. Установление факта нарушения исключительного права на товарный знак само по себе исключает возможность освобождения ответчика от мер имущественной ответственности.

Довод апелляционной жалобы о непредставлении истцом доказательств соразмерности и справедливости суммы компенсации также отклоняется апелляционным судом.

В соответствии с п. 61 постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Согласно п. 59 постановления N 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях, с учетом абзаца третьего п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 г. N 28-П, и лишь при мотивированном и аргументируемом заявлении ответчика.

Совокупность данных условий применительно к нарушению, допущенному ответчиком, по настоящему делу отсутствует.

Довод жалобы относительно того, что истец не производит масштабные модели самостоятельно, не имеет правового значения для рассматриваемого спора.

Суть исключительного права на товарные знаки как абсолютного права определяется запретом всем третьим лицам использовать обозначения без согласия правообладателя (то есть без соглашения с ним). По общему правилу нарушения такого права представляют собой бездоговорное использование данного средства индивидуализации. При нарушении исключительного (имущественного по своему характеру) права имеет место деликт, в результате которого уменьшается ценность этого права. В результате возникает обязанность нарушителя возместить правообладателю причиненный вред, то есть обязательство из причинения вреда.

Использование товарного знака способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, установленную Кодексом, другими законами или договором (п. 3 ст. 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Товарный знак "АМО" по свидетельству РФ N 523746 в отношении товаров 28 класса МКТУ "в том числе игрушки, модели транспортных средств масштабные" передан истцом по лицензионному договору ООО "Скейл" с целью изготовления, применения, хранения, ввоза, предложения к продаже, продажи и введения в гражданский оборот на территории РФ.

Лицензиар, обладая исключительным правом на товарный знак, распорядился им на возмездной основе, по собственному усмотрению, и, не нарушая при этом права иных лиц.

Реализация масштабных моделей транспортных средств с размещением на них товарных знаков третьих лиц требует заключения лицензионных договоров с правообладателями таких товарных знаков.

Соответственно, истцом используется товарный знак в отношении товаров 28 класса МКТУ, а довод ответчика о том, что истец не производит масштабные модели самостоятельно, не имеет правового значения для рассматриваемого спора.

Таким образом, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

На основании изложенного, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16.09.2021 г. по делу N А40-1605/2021 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

Т.В. Захарова А.И. Трубицын