Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 декабря 2021 г. N 09АП-53274/21 по делу N А40-102379/2019

г. Москва

10 декабря 2021 г.

Дело N А40-102379/19

Резолютивная часть постановления объявлена 06 декабря 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 декабря 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей О.Н. Лаптевой, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания секретарем В.И. Борисовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-102379/19,

по иску Федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" (ОГРН: 1027700046615)

к Обществу с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1077762132282),

при участии третьих лиц: 1. Роспотребнадзор, 2. АО "Рута", 3. АО "ЛабКвест", 4. АО "РМБИТ", 5. ООО "ТерраСпа", 6. АО "Мобильная Медицина", 7. ООО "Лаборатория N 1", 8. ООО "Краснодарский Интеграционный Медицинский центр", 9. ООО "Медсервис", 10. ООО "Биомедикал", 11. ООО "Пастер", 12. ООО "Терраспа", 13. ООО "Экспертная медицина", 14. ООО "Умная медицина", 15. ООО "Айлин", 16. ООО "Компания Алтея" о 17. ООО "Доктор Анна", 18. ООО "Стиль", 19. ООО "Медиан Эксперт", 20. ООО "Центр Лабораторной Диагностики", 21. ООО "Медикл Клаб Кутузовский", 22. ООО "МедСтиль", 23. ООО "Медицинское общество "АИСТ", 24. ООО "Александра", 25. ООО "ВИТА", 26. ООО "ГеоМед", 27. ООО "Диагностический Медицинский Центр", 28. ООО "Родник Здоровья", 29. ООО "Бонна Терра", 30. ООО "Гемакс", 31. ООО "Клинико-дигностичсекий центр "Измайлово", 32. ООО "Стандарт Лаб", 33. ООО "НИИ Лаб", 34. ООО "Лайф Диагностикс", 35. ООО "Эксиланс", 36. ООО "ВЗГЛЯД", 37. ООО "БАРАКАТ", 38. ООО "ИВ ИНВЕСТ", 39. ООО "АмирМед", 40. ООО "Санвей", 41. ООО "ЛОР-АСТМА", 42. ООО "Медика", 43. ООО "Медицинский диагностический центр", 44. ООО "Лаборатория медицинских анализов", 45. ООО "Фармедик", 46. ООО "Медицинский центр диагностики", 47. ООО " Генетик Лаб", 48. ООО "Бизнес медсервис (БМС)", 49. ООО "СИНТЕЗ-МУРМАН", 50. ООО "Яхонт", 51. ООО "АВИЦЕННА", 52. ООО "МедИнвест", 53. ООО "ЮМИ-МЕД", 54. ООО "Эксперт-Диагностика", 55. ООО "Медицинский Менеджмент (ММ)", 56. ООО "Авангард", 57. ООО "СИТИМЕД", 58. ООО "ДМД", 59. ООО "КЕНСИМЕД", 60. ООО "Андромеда", 61. ООО "Центр Медсервис", 62. ООО "Клиника Алтея" (Компания Кайдзен), 63. ООО "МЕДИК-ОЗЕРА", 64. ООО "Рикавери-Мед", 65. ООО "Университетская клиника головной боли", 66. ООО "ЛавМедикл М", 67. ООО "ДАДИМЕД", 68. ООО "НАДЕЖНАЯ ДИАГНОСТИКА", 69. ООО "ЭЛМЕДИК", 70. ООО "Вико", 71. ООО "ЛАВмедикл К", 72. ООО "ЕвроТест", 73 ООО "СовМедТех", 74. ООО "МедЗдрав", 75. ООО "Акколада", 76. ООО "Родолико", 77. ООО "МАШЕНЬКА МЕД", 78. ООО "МЕДТЕСТ", 79. ООО "БУДЬ ЗДОРОВ", 80. ООО Клиника современной медицины, антивозрастных и реабилитационных технологий (ООО "Клиника СМАРТ"), 81. ООО "Второе мнение", 82. ООО "Центр лабораторной диагностики", 83. ООО "Агентство оценки и консалтинга "ПОИСК", 84. ООО "Биомедцентр (БИОМЦ)", 85. ООО "ЮАМед", 86. ООО "ИНСАН МЕДИ", 87. ООО "Паркмед", 88. ООО "Гарант мед", 89. ООО "Вера", 90. ООО "Альянс", 91. ООО "Вектор", 92. ООО "Гормед-М", 93. ООО "Столетник", 94. ООО "Хорошая медицина", 95. ООО "МедКлаб", 96. ООО "Сити-Про", 97. ООО "Кидс Медикал", 98. ООО "МЕДИКЛАБ", 99. ООО "Медикл Солюшнс", 100. ООО "Персистенс", 101. ООО "ДельтаЛаб", 102. ООО "Вена", 103. ООО "Медикал Групп", 104. ООО "МедЛаб", 105. ООО "Стандарт Сервис", 106. ООО "МедикалГрупп", 107. ООО "Штерн Клиник", 108. ООО "Центр Здоровья", 109. ООО "МЕДИКАЛ ФЭМИЛИ", 110. ООО "Новомосковская медицина", 111. ООО "Группа здоровья", 112. ООО "Многофункциональный медицинский центр", 113. ООО "Европейская медицинская академия им. Пауля Эрлиха", 114. ООО "МАКСАП", 115 ООО "ПРОМЕД", 116. ООО "Талисман здоровья", 117. ООО "Лавмедикал", 118. ООО "МедикэА", 119. ООО "Логро-мед", 120. ООО "ДНК Лаб", 121. ООО "СК Мед", 122. ООО "Евромед", 123. ООО "Керченские дворики", 124. ООО "АСС", 125. ООО "ЭДС (Экодизайн студия)", 126. ООО "ТАД-МЕД", 127. ООО "СМ-Диагностика", 128. ООО "Витролаб", 129. ООО "МЕДЛАБ-ВиН", 130. ООО "ДЕНТАЛ-КЛАСС", 131. ООО "Многофункциональный центр стоматологии "Айсберг", 132. ООО "МЕДЭКСПЕРТ", 133. ООО "ЛавМедикл", 134. ООО "Мир здоровья", 135. ООО "Медстарт", 136. ООО "Реднор-Альянс", 137. ООО "Допплер", 138. ООО "Дентал-Эстет", 139. ООО "МАГНУМЗЗ", 140. ООО "БЕЛАЯ СТУДИЯ", 141. ООО "САТЕЛЛИТ", 142. ООО "Медстандарт-мт", 143. ООО "МедСервис", 144. ООО "Медицинские клиники города", 145. ООО "МД Центр", 146. ООО "Гемолаб", 147 ООО "РОСТРАНС", 148. ООО "ПраймИнвест", 149. ООО "ИнтерМед", 150. ООО "МЕД СЭС ПЛЮС", 151. ООО "СЕНИК", 152. ООО "МЕДПРЕСТИЖ", 153. ООО "МЕДСТАНДАРТ-НП", 154. ООО "Юни-Дент", 155. ООО "Верба клиника", 156 ООО "РК АКСИОН"

о расторжении лицензионных договоров,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Калиненко В.А. по доверенности от 09.12.2020

от ответчика: Дикий А.А. по доверенности от 28.12.2020, Лялин П.Ю. по доверенности от 05.02.2021

от третьего лица: ООО "Компания Алтея", ООО "АВИЦЕННА", ООО "Айлин" (по доверенности от 30.09.2021, ООО "АНДРОМЕДА" (по доверенности от 30.09.2021), ООО "БИОМЕДИКАЛ" (по доверенности от 06.10.2021), ООО "ВЕКТОР" (по доверенности от 30.09.2021),ООО "ГЕМАКС" (по доверенности от 30.09.2021), ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (по доверенности от 30.09.2021),ООО "МЕДИЦИНСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" (по доверенности от 30.09.2021),ООО "МИР ДИАГНОСТИКИ" (по доверенности от 30.09.2021), ООО "Пастер" (по доверенности от 06.10.2021, ООО "Умная медицина" (по доверенности от 06.10.2021), ООО "Лаборатория N 1" (по доверенности от 13.03.2021), ООО "АВИАЦЕННА" (по доверенности от 30.09.2021 ООО "Клиника АЛТЕЯ" (по доверенности 21.01.2021), - Зурначян А.Г.,

от третьего лица АО "Рута": Квастиани Г.Д. по доверенности от 27.07.2021

от третьего лица АО "РМБИТ" - Смирнов Д.Л. по доверенности от 29.12.2020

от третьего лица ООО "СК МЕД": Саенко Д.О. по доверенности от 07.10.2021

от третьего лица ООО "МОБИЛЬНАЯ МЕДЕЦИНА": Лялин П.Ю. по доверенности от 24.05.2019

от третьего лица "ЛабКвест": Медведева О.И. по доверенности от 01.04.2021

от третьего лица ООО "ИВ ИНВЕСТ": Емельянченко А.А. по доверенности от 02.12.2021

от третьего лица ООО "Медикал фэмили": Саенко Д.О. по доверенности от 10.10.2021

от иных третьих лиц: извещены, представители не явились,

УСТАНОВИЛ:

Федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - истец, институт) обратилось в Арбитражный суд города Москвы к обществу с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг" (далее - ответчик, общество "МБК") с исковым заявлением о расторжении лицензионного договора от 24.02.2010 о предоставлении права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 395104 и N 491874 и о расторжении лицензионного договора от 26.05.2014 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 508833.

Судом первой инстанции на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и акционерное общество "РУТА" (далее - общество "РУТА").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2019 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Определением от 12.02.2020 Девятый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Судом апелляционной инстанции на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество "Лабквест", акционерное общество "Компания РМБИТ" (далее - общество "Компания РМБИТ"), общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория N 1" (далее - общество "Лаборатория N 1"), общество с ограниченной 5 ответственностью "Медсервис" (далее - общество "Медсервис"), общество с ограниченной ответственностью "Биомедикал" (далее - общество "Биомедикал"), общество с ограниченной ответственностью "Пастер" (далее - общество "Пастер"), общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРАСПА" (далее - общество "ТЕРРАСПА"), общество с ограниченной ответственностью "Экспертная Медицина" (далее - общество "Экспертная Медицина"), общество с ограниченной ответственностью "Умная медицина" (далее - общество "Умная медицина"), общество с ограниченной ответственностью "Клиника Алтея" (далее - общество "Клиника Алтея"), общество с ограниченной ответственностью "Айлин" (далее - общество "Айлин"), общество с ограниченной ответственностью "Краснодарский интеграционный медицинский центр" (далее - общество "КИМЦ"), акционерное общество "Мобильная медицина" (далее - общество "Мобильная медицина").

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2020 решение Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2019 отменено; расторгнуты лицензионные договоры от 24.02.2010 и от 26.05.2014 о предоставлении права использования товарных знаков; с ответчика в пользу истца взысканы судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 000 рублей.

Не согласившись с указанным постановлением суда апелляционной инстанции, общество "МедБизнесКонсалтинг", общество "Мобильная медицина", общество "КИМЦ" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Кроме того, на указанное постановление общество с ограниченной ответственностью "Мозан" (далее - общество "Мозан") подало кассационную жалобу в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2020 протокольное определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2020 об отказе в привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества "Мозан" оставлено без изменения, кассационная жалоба общества "Мозан" в соответствующей части - без удовлетворения; прекращено производство по кассационной жалобе общества "Мозан" в части обжалования решения Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2019 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2020; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2020 отменено, дело N А40-102379/2019 направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2021 решение Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2019 отменено, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, институт, общество "Медсервис", общество "Пастер", общество "Клиника Алтея" и общество "Лаборатория N 1" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Постановлением от 02 августа 2021 года Суд по интеллектуальным правам постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2021 по делу N А40-102379/2019 отменил, дело N А40-102379/2019 направил на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд в ином судебном составе.

В постановлении от 02.08.2021 Суд по интеллектуальным правам отметил, что указания Суда по интеллектуальным правам, изложенные в постановлении от 11.12.2020 по настоящему делу, исполнены судом апелляционной инстанции не в полном объеме.

Отменяя постановлением от 11.12.2020 постановление суда апелляционной инстанции и направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал на то, что судом апелляционной инстанции не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, и не произведена полная и надлежащая оценка представленных в материалы дела доказательств, поскольку, признавая существенным нарушением условий лицензионных договоров неисполнение ответчиком утвержденных истцом 27.12.2018 Правил, суд апелляционной инстанции не оценил правовую природу указанных Правил и их содержание применительно к условиям заключенных между сторонами лицензионных договоров.

Суд кассационной инстанции отметил, что суду апелляционной инстанции, исходя из предмета заявленных требований, следовало установить следующие обстоятельства:

какие именно положения Правил были нарушены ответчиком, и в чем конкретно выразилось данное нарушение;

носят ли допущенные ответчиком нарушения Правил существенный характер;

каким образом соотносятся положения Правил, на нарушение которых указывает истец, с существенными условиями спорных лицензионных договоров.

При этом, суд кассационной инстанции согласился с выводом суда апелляционной инстанции о том, что требования Правил, не связанные с требованиями к качеству услуг, оказываемых с использованием товарных знаков института, в рассматриваемом случае не могут быть отнесены к сфере регулирования Правил, определенной пунктом 2 статьи 1489 ГК РФ и лицензионными договорами.

Из такой же правовой природы Правил исходили и стороны при заключении спорных лицензионных договоров, определяя, что Правила - это совокупность документов, содержащих различные условия, при соблюдении которых оказываемые услуги являются качественными.

При этом установленное лицензионными договорами право лицензиара в одностороннем порядке изменять Правила не означает возникновения у него права без согласования с другой стороной лицензионного договора изменять существенные условия лицензионных договоров

Так, Суд по интеллектуальным правам указал, что включение институтом в состав подлежащих исполнению лицензиатом (ответчиком) и сублицензиатами Правил условия об изменении размера вознаграждения без акцепта данного условия со стороны лицензиата противоречит действующему законодательству.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам отметил, что не может признать в достаточной степени обоснованным вывод суда апелляционной инстанции о том, что и иные существенные условия лицензионных договоров, такие как форматы офис-партнеров, требования о согласовании с истцом отдельных видов деятельности (в частности, деятельности выездной службы CMD), были неправомерно в одностороннем порядке включены в состав Правил.

В данном случае судом апелляционной инстанции должным образом не мотивировано, каким образом требования к оснащению медицинских офисов, графику их работы, оформлению помещений, информированию об осуществляемой деятельности, персоналу офисов, его обучению, логистике по доставке биологического материала, работе с медицинскими отходами, выездной службе по забору биоматериалов оказывают влияние на способы использования товарных знаков, являющиеся существенным условием лицензионных договоров, которые могут изменяться только по соглашению сторон.

Суд кассационной инстанции считает, что устанавливаемые в Правилах вышеперечисленные требования к организации деятельности офис-партнеров не свидетельствуют об изменении лицензиаром способов использования товарных знаков.

Суд кассационной инстанции также указал, что судом апелляционной инстанции в обжалуемом постановлении должным образом не обоснован вывод о том, что положения Правил, регулирующие выбор формата офис- партнера, деятельность выездной службы CMD, не могут быть отнесены к требованиям в отношении качества оказываемых услуг.

Также Суд по интеллектуальным правам посчитал заслуживающим внимания довод заявителей кассационных жалоб о том, что суд апелляционной инстанции не исследовал Правила в полном объеме, что позволило бы однозначно установить пределы полномочий истца как правообладателя. Так, суд апелляционной инстанции ограничился перечислением лишь некоторых положений Правил, которые, по его мнению, не направлены на обеспечение качества оказываемых услуг и изменяют существенные условия лицензионных договоров, не исследовав Правила, включающие 26 разделов, в полном объеме и не установив, как остальные положения Правил соотносятся с качеством услуг и существенными условиями спорных лицензионных договоров. Вместе с тем, признание Правил в части не соответствующими закону и договору, в связи с чем, не подлежащими применению, не означает, что в остальной части они также не подлежат исполнению лицензиатом (ответчиком) и сублицензиатами. При этом судом апелляционной инстанции не устанавливалось: могли ли спорные Правила быть приняты и без включения в них положений, которые могут рассматриваться как изменяющие существенные условия лицензионных договоров; исполнялись ли Правила лицензиатом и сублицензиатами в той части, в которой они не изменяют существенные условия лицензионных договоров; если Правила в этой части не исполнялись лицензиатом и сублицензиатами, то могут ли такие нарушения квалифицироваться как существенные, позволяющие прийти к выводу о наличии оснований для расторжения лицензионных договоров.

Суд по интеллектуальным правам также посчитал не мотивированными должным образом и противоречащими судебным актам по делу N А40-73857/2019 выводы суда апелляционной инстанции о том, что включение истцом в содержание текста Правил положений, изменяющих существенные условия лицензионных договоров, являются по смыслу статьи 10 ГК РФ злоупотреблением истцом своим правом, допущенным при утверждении Правил, в связи с чем, должно рассматриваться в качестве ничтожной односторонней сделки истца, не порождающей правовые последствия для других лиц с момента совершения такой сделки.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции отметил, что содержащиеся в кассационной жалобе и дополнительном правовом обосновании доводы института об отсутствии у суда апелляционной инстанции оснований для перехода к рассмотрению настоящего дела по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела судом первой инстанции; об утрате им с 2016 года контроля за использованием товарных знаков и о невозможности контролировать объем вознаграждения, получаемого в связи с использованием товарного знака; о несанкционированном участии лаборатории общества "ЛабКвест" в работе сети CMD; о непредставлении ответчиком с 2010 года отчетов по исполнению лицензионных договоров; о совершении ответчиком существенного нарушения условий лицензионных договоров, заключающихся в отсутствии ответов на направленные истцом запросы информации и документов; о создании ответчиком аффилированного юридического лица - общества "РУТА" для получения дохода от рекламы с использованием товарных знаков без выплаты лицензионного вознаграждения; об установлении ответчиком в нарушение условий лицензионных договоров в заключенном с обществом "ЛабКвест" сублицензионном договоре фиксированного размера роялти - 50 000 рублей за квартал не подлежат рассмотрению, так как оценка этих доводов содержалась в постановлении суда апелляционной инстанции от 13.10.2021, выводы суда апелляционной инстанции в этой части не оспаривались институтом и иными лицами, участвующими в деле, и, соответственно, законность и обоснованность этих выводов не проверялась судом кассационной инстанции при принятии постановления от 11.12.2020.

При новом рассмотрении суд апелляционной инстанции привлек к участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, сублицензиатов.

При новом рассмотрении дела судом апелляционной инстанции по правилам суда первой инстанции лица, участвующие в деле, пояснили, что доводам об утрате истцом с 2016 года контроля за использованием товарных знаков и о невозможности контролировать объем вознаграждения, получаемого в связи с использованием товарного знака; о несанкционированном участии лаборатории общества "ЛабКвест" в работе сети CMD; о непредставлении ответчиком с 2010 года отчетов по исполнению лицензионных договоров; о совершении ответчиком существенного нарушения условий лицензионных договоров, заключающихся в отсутствии ответов на направленные истцом запросы информации и документов; о создании ответчиком аффилированного юридического лица - общества "РУТА" для получения дохода от рекламы с использованием товарных знаков без выплаты лицензионного вознаграждения; об установлении ответчиком в нарушение условий лицензионных договоров в заключенном с обществом "ЛабКвест" сублицензионном договоре фиксированного размера роялти - 50 000 рублей за квартал дана соответствующая оценка в постановлении суда апелляционной инстанции от 13.10.2021, выводы суда апелляционной инстанции в этой части не оспариваются институтом и иными лицами, участвующими в деле, поэтому при новом рассмотрении не подлежат рассмотрению.

Повторно рассмотрев дело по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ) для рассмотрения дела в суде первой инстанции, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2019 подлежит отмене, а иск - оставлению без удовлетворения на основании следующего.

Как следует из материалов дела, институту принадлежат исключительные права на следующие товарные знаки:

по свидетельству Российской Федерации N 395104 (дата приоритета - 26.12.2008, дата государственной регистрации - 01.12.2009), зарегистрированный в отношении товаров 05-го и 10-го и услуг 42-го и 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ);

по свидетельству Российской Федерации N 491874 (дата приоритета - 05.06.2012, дата государственной регистрации - 15.07.2013), зарегистрированный в отношении товаров 05-го и 10-го и услуг 42-го и 44-го классов МКТУ;

по свидетельству Российской Федерации N 508833 (дата приоритета - 14.12.2012, дата государственной регистрации - 17.03.2014), зарегистрированный в отношении товаров 10-го, услуг 42-го и 44-го классов МКТУ.

Между институтом (лицензиар) и обществом "МБК" (лицензиат) 24.02.2010 был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 395104.

К указанному договору 14.09.2012, 26.07.2013 и 04.08.2016 заключены дополнительные соглашения N 1-3, соответственно.

Дополнительным соглашением N 2 от 26.07.2013 к указанному договору лицензиату предоставлено право использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 491874, а срок действия лицензионного договора установлен на весь срок действия исключительных прав на товарные знаки.

Кроме того, 26.05.2014 между институтом (лицензиар) и обществом "МБК" (лицензиат) был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 508833, а 04.08.2016 к указанному договору заключено дополнительное соглашение.

Согласно разделу "Определение терминов" названных лицензионных договоров Правила использования товарного знака - совокупность документов, содержащих различные условия, при соблюдении которых использование товарного знака в интересах настоящего договора является правомерным, а идентифицируемые товарным знаком услуги качественными.

В Правилах использования товарного знака могут содержаться руководство по использованию товарного знака, стандарты оказания услуг, регламент оценки проекта, порядок разрешения претензий, порядок взаиморасчетов, "брэнд-бук", а также программа развития и продвижения товарного знака и т.д.

В силу пункта 2.2 лицензионных договоров лицензиар вправе осуществлять контроль качества услуг, оказываемых лицензиатом с использованием товарного знака, и осуществлять контроль соблюдения лицензиатом положений пункта 3.5 настоящего договора. Лицензиар вправе требовать от лицензиата соблюдения им Правил использования товарного знака, а также принятия лицензиатом предусмотренных настоящим договором мер, направленных на обеспечение соблюдения Правил использования товарного знака сублицензиатами (пункт 2.3 лицензионных договоров).

В соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 лицензионных договоров лицензиар вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила. При этом такие изменения должны доводиться до лицензиата в письменном виде, заранее, не позднее, чем за 2 (два) месяца до их введения.

Согласно пунктам 3.2 и 3.4 лицензионных договоров лицензиат обязуется обеспечить такое качество услуг лицензиата, идентифицированных товарным знаком, чтобы оно в любом случае было не ниже качества аналогичных услуг лицензиара, идентифицированных товарным знаком.

Пунктами 3.3 и 3.5 лицензионных договоров установлено, что при использовании товарного знака лицензиат обязан соблюдать действующие Правила использования товарного знака, а также требовать их соблюдения от сублицензиатов, заключивших с сублицензиатом лицензионные договоры на использование товарного знака.

В силу пункта 10.1 лицензионных договоров Лицензиар предоставляет лицензиату право предоставлять третьим лицам (сублицензиатам) право использования товарного знака (товарных знаков) на основании сублицензионных договоров в пределах прав, предоставленных лицензиату по настоящему договору и при следующих условиях: - при соблюдении условий, установленных пунктом 10.3 договора; - при условии включения в сублицензионный договор положений, содержащихся в пунктах 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 настоящего договора.

Лицензиат имеет право принимать решение о предоставлении соответствующему сублицензиату права использования товарного знака (товарных знаков) при условии заключения сублицензиатом договора оказания услуг по лабораторной диагностике клинического материала с лицензиаром или уполномоченной лабораторией. При этом под уполномоченной организацией понимается медицинская организация, имеющая лицензию на осуществление медицинской деятельности по клинической лабораторной диагностике, и в отношении такой организации лицензиатом проведена проверка, и такая организация признана соответствующей требованиям нормативно-правовых актов в области лабораторной диагностики (пункт 10.3 лицензионных договоров).

Согласно пункту 4.1 лицензионных договоров, если качество услуг, оказываемых при использовании товарного знака лицензиатом и/или сублицензиатом на основании сублицензионного договора, заключенного с лицензиатом, не соответствует Правилам использования товарного знака, лицензиат обязан немедленно восстановить качество оказываемых им услуг и/или принять меры к восстановлению качества услуг, оказываемых лицензиатами, соблюдению сублицензиатом Правил использования товарного знака.

Институтом 27.12.2018 утверждены Правила, которые в установленном договором порядке были доведены до общества "МБК", что не оспаривается последним.

Ссылаясь на допускаемые существенные нарушения условий лицензионных договоров, неисполнение сублицензиатами названных Правил, институт 18.03.2019 направил в адрес общества "МБК" претензию, в которой информировал, что в случае неисполнения содержащихся в претензии требований, он обратиться в суд с иском о расторжении лицензионных договоров.

Общество "МБК" письмом от 10.04.2019 сообщило, что введенные Правила содержат в себе существенные противоречия как нормам действующего федерального законодательства, так и заключенных договоров, в связи с чем, их применение на практике невозможно.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения института в Арбитражный суд города Москвы с иском о расторжении лицензионных договоров.

При новом рассмотрении дела представителем истца в суде апелляционной инстанции было уточнено, что основанием для расторжения лицензионных договоров являются нарушения ответчиком существенных условий договора, изложенных в пункте 10.1 Договоров в редакции Дополнительного соглашения от 04.08.2016, пункта 4.1 Договоров в редакции Дополнительного соглашения от 14.09.2012, п.3.3 Договоров.

Согласно пункту 10.1 Договоров в редакции Дополнительного соглашения от 04.08.2016 "Лицензиар по настоящему Договору предоставляет Лицензиату право предоставлять третьим лицам (сублицензиатам) право использования Товарного знака (Товарных знаков) на основании сублицензионных договоров в пределах прав, предоставленных Лицензиату по настоящему Договору и при следующих условиях:

- при соблюдении условий, установленных пунктом 10.3 Договора,

- при условии включения в сублицензионный договор положений, содержащихся в пункте 2.2.,2.3., 3.2., 3.3. настоящего Договора".

Как пояснил представитель истца, нарушение заключается в том, что ответчик не включил в условия сублицензионных договоров пункты о необходимости соблюдения сублицензиатами Правил использования товарного знака, утвержденных Лицензиаром.

Согласно пункту 4.1 Договоров в редакции Дополнительного соглашения от 14.09.2012 "Если качество услуг, оказываемых при использовании Товарного знака Лицензиатом и/или сублицензиатом на основании сублицензионного договора, заключенного с Лицензиатом, не соответствует Правилам использования Товарного знака, Лицензиат обязан незамедлительно восстановить качество оказываемых им услуг и /или принять следующие меры к восстановлению качества услуг, оказываемых сублицензиатами, соблюдению сублицензиатом Правил использования Товарного знака:

- в течение 3 (трех дней) с момента получения информации о нарушении Правил использования Товарного знака направить сублицензиату письменное требование о необходимости восстановить качество оказываемых им услуг, с указанием нарушенного сублицензиатом требования Правил использования Товарного знака, а также срока, установленного для устранения нарушения;

- не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения информации о нарушении Правил использования Товарного знака, в случае неисполнения сублицензиатом требования, направить сублицензиату письменное требование - предупреждение о необходимости восстановить качество оказываемых услуг, с повторным указанием нарушенного сублицензиатом требования Правил использования товарного знака, а также установлением нового срока для устранения нарушения. В требовании-предупреждении Лицензиат предупреждает сублицензиата о расторжении сублицензионного договора в случае, если сублицензиат не примет мер к выполнению требования - предупреждения;

- расторгнуть сублицензионный договор с сублицензиатом, не исполнившим требования об устранении нарушений Правил использования товарного знака в установленный срок, не превышающий 60 (шестидесяти) дней с момента получения информации о нарушении Правил использования товарного знака, если иной срок расторжения не будет согласован Лицензиаром и Лицензиатом письменно".

Согласно пункту 3.3.Договоров "При использовании Товарного знака при реализации медицинских услуг Лицензиат обязан соблюдать действующие Правила".

Нарушение заключается в том, что ответчик отказывается соблюдать Правила использования Товарного знака, о чем он неоднократно сообщал в своих письмах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ предусмотрено, что лицензионный договор должен предусматривать: 1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В силу пункта 1 статьи 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или этим Кодексом не предусмотрено иное.

Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (пункт 2 статьи 1237 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (пункт 2 статьи 1238 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1238 ГК РФ ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

В силу пункта 1 статьи 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Пунктом 2 той же статьи предусмотрено, что лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

По общему правилу изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Кодексом, другими законами или договором (пункт 1 статьи 450 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 450 ГК РФ установлено, что по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных этим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В силу пункта 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в зависимости от предмета и основания заявленных требований на истца возлагается обязанность доказать нарушения со стороны ответчика условий договора, которые являются основанием для его расторжения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 28.02.2017 N 430-О, подпункт 1 пункта 2 статьи 450 ГК РФ, указывающий в качестве основания изменения или расторжения договора по решению суда по требованию одной из сторон существенное нарушение договора другой стороной, предполагает определение судом в конкретном деле в рамках его дискреционных полномочий, является ли нарушение договора существенным по смыслу данной нормы, и направлен на защиту интересов одной стороны договора при нарушении договора другой стороной.

Верховный Суд Российской Федерации в определении от 03.04.2001 N 18-В01-12 отметил, что факт нарушения договора не может служить основанием для расторжения договора, должна быть доказана существенность нарушения.

Ссылающаяся на существенное нарушение договора сторона должна представить суду доказательства такого нарушения: неполучение доходов, возможное несение дополнительных расходов или наступление других последствий, существенно отражающихся на интересах стороны.

В силу пункта 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В соответствии с пунктом 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Институт, указывая на существенность допущенных обществом "МБК" нарушений условий лицензионных договоров, прежде всего, ссылался на отказ лицензиата исполнять Правила, обязанность выполнения которых лицензиатом предусмотрена пунктами 3.3 и 3.5 спорных лицензионных договоров.

При этом ответчиком не оспаривается факт неисполнения им Правил, однако данное обстоятельство он обосновывает тем, что Правила содержат в себе существенные противоречия как нормам действующего федерального законодательства, так и условиям заключенных договоров.

Как утверждает истец, Ответчик письмом от 10 апреля 2019 года N 416 (том 6, л.д. 416) уведомил истца о том, что он не исполняет и не будет исполнять Правила использования товарного знака. Обратного ответчик не утверждал. Более того, в ходе судебного разбирательства ответчик также неоднократно заявлял, что не собирается исполнять Правила.

Исходя из предмета заявленных требований, суд апелляционной инстанции неоднократно задавал вопросы представителю истца, какие именно положения Правил были нарушены ответчиком, и в чем конкретно выразилось данное нарушение, какие разделы или пункты Правил, включающие 26 разделов, нарушены ответчиком.

Не указывая, какие конкретно пункты Правил были нарушены ответчиком, в чем выразилось нарушение пунктов Правил, какими доказательствами подтверждается нарушение пункта Правил, Истец полагает, что неисполнение ответчиком Правил использования товарного знака с учетом бланкетного характера норм Лицензионного договора является нарушением условий Лицензионного договора, поскольку, заключая Лицензионный договор, стороны самим его содержанием предусмотрели, что отдельные вопросы, касающиеся оказания услуг под Товарным знаком, регулируются не Лицензионным договором, а Правилами, являющимися его неотъемлемой частью. Само по себе неисполнение Правил использования товарного знака является нарушением условий Лицензионного договора, независимо от содержания таких Правил и их оценки. Истец полагает, что это нарушение подтверждено самим ответчиком и не нуждается в дальнейшем доказывании. Как утверждает истец, неисполнение Правил использования товарного знака влечет за собой два последствия: 1. Ответчик неправомерно использует товарный знак; 2. Предоставляемые им услуги являются некачественными.

Однако, данные доводы истца суд апелляционной инстанции не может принять в качестве правового основания для расторжения лицензионных договоров, поскольку истец не указал конкретно, какое нарушение допущено ответчиком, соответственно, невозможно оценить носят ли допущенные ответчиком нарушения Правил существенный характер и каким образом соотносятся положения Правил, на нарушение которых указывает истец, с существенными условиями спорных лицензионных договоров.

При этом, вопреки доводу истца, исследование Правил в полном объеме на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и на соотношение с условиями Лицензионного договора не входит пределы рассмотрения иска о расторжении договора в связи с существенным нарушением условий договора.

Предположительный же характер доводов о неисполнении Правил, поскольку ответчик указал это в письмах, не является доказательством факта нарушения ответчиком условий договора.

Также истец не представил доказательств, что в результате конкретного нарушения существенного условия договора, потребителю были оказаны некачественные услуги, а истец не получил доходы, на которые рассчитывал при заключении договоров, либо что он понес дополнительные расходы или наступили других последствий, существенно отражающиеся на интересах стороны.

Согласно пункту 10.1. Лицензионного договора ответчик вправе предоставлять третьим лицам права использования товарного знака при том условии, что в сублицензионные договоры будут включены положения, содержащиеся в пунктах 2.2., 2.3., 3.2., 3.3., то есть, об обязанности подчиняться Правилам использования товарного знака, принятым истцом.

Как указывает истец, имеющиеся в материалах дела сублицензионные договоры не содержат условий об обязанности сублицензиатов подчиняться принятым истцом Правилам. Более того, они содержат обратное условие, о том, что Правила использования товарного знака принимает ответчик, а также содержат принятые ответчиком Правила в качестве приложения к сублицензионным договорам.

По мнению истца, существенность нарушения доказывается тем, что ответчик, по сути, присвоил себе право определять, какие услуги, оказанные под товарным знаком, считаются качественными, а какие - нет. Существенность указанного нарушения подтверждается также и тем, что принимая собственные правила использования Товарного знака и не отказываясь от них после принятия соответствующих Правил истцом, ответчик фактически подтвердил, что, заключая Лицензионный договор, он исходил из того, что истец никогда не примет Правила и ответчик будет самостоятельно и произвольно распоряжаться Товарным знаком. То есть, вся деятельность ответчика в рамках Лицензионного договора построена на том, что ответчик самостоятельно распоряжается Товарным знаком. Очевидно, что если бы истцу на момент заключения Лицензионного договора было бы известно, что вся деятельность ответчика будет построена на игнорировании условий этого Договора, истец не стал бы его заключать.

Однако данные доводы истца являются несостоятельными, поскольку нормами действующего законодательства предусмотрено, что по сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (ст. 1238 ГК РФ).

Соответственно, истец должен доказать, что не включение в сублицензионные договоры положений, содержащихся в пунктах 2.2., 2.3., 3.2., 3.3. лицензионного договора, то есть, об обязанности подчиняться Правилам использования товарного знака, принятым истцом, является существенным нарушением условий лицензионного договора, которое повлекло для истца такой ущерб, что она в значительной степени лишилась того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Данные обстоятельства истцом не доказаны.

Не доказано как это повлияло на правомерность использования товарных знаков и качество оказанных услуг потребителям.

В соответствии с пунктом 3.3. Лицензионного договора, ответчик обязан требовать от сублицензиатов исполнения Правил использования товарного знака.

Согласно пункту 4.1. Лицензионного договора, ответчик в течение трех дней с момента получения информации о нарушении Правил обязан направить сублицензиату письменное требование о необходимости восстановить качество оказываемых услуг, а в случае неисполнения - предупредить сублицензиата о расторжении сублицензионного договора. Наконец, лицензиат обязан расторгнуть сублицензионный договор, если и второе требование не будет исполнено.

Как указывает истец, он неоднократно указывал ответчику на необходимость расторжения сублицензионного договора с АО "Мобильная медицина", в связи с неисполнением последним Правил использования товарного знака. Однако, ответчик отказывался расторгнуть сублицензионный договор с АО "Мобимед", хотя нарушение последним Правил установлено, в том числе, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-294109/2019. Существенность нарушения состоит в том, что ответчик не только сам не исполняет Правила использования товарного знака, но и не контролирует их использование со стороны сублицензиатов. Фактически, 160 сублицензиатов используют товарный знак каждый своим, произвольным образом. Так, ООО "КИМЦ", являясь сублицензиатом, использовало другой товарный знак, сходный с товарным знаком CMD, совместно с коммерческим наименованием истца, чему ответчик не только не препятствовал, но даже не уведомил об этом истца в нарушение пункта 3.4. Лицензионного договора. Более того, при рассмотрении дела N А40-132907/2020 по иску истца о прекращении АО "Мобимед" неправомерного использования товарного знака, ответчик не только не вступил в дело третьим лицом на стороне истца, но и активно возражал против удовлетворения заявленного иска.

Данный довод не может служить правовым основанием для расторжения спорных лицензионных договоров, поскольку истец не обосновал и не представил доказательства, каким образом, нарушение условий сублицензионных договоров, допущенных АО "Мобимед" и ООО "КИМЦ", всего двумя сублицензиатами из 160, следует признать существенным нарушением условий лицензионного договора, которое повлекло для истца такой ущерб, что она в значительной степени лишилась того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Истец полагает доказанным тот факт, что ответчик своими действиями существенно нарушил условия Лицензионного договора, в результате чего, истец полностью лишился контроля за использованием Товарного знака, контроля за получением лицензионного вознаграждения, а также возможности устанавливать обязательные для всех пользователей Товарного знака стандарты его использования.

Однако, исходы из вышеизложенного, суд апелляционной инстанции не установил фактов существенного нарушения ответчиком условий Лицензионных договоров, соответственно, отсутствуют и правовые последствия в виде того, что истец лишился контроля за использованием Товарного знака, контроля за получением лицензионного вознаграждения, а также возможности устанавливать обязательные для всех пользователей Товарного знака стандарты его использования.

При данных обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что исковые требования истца удовлетворению не подлежат, поскольку в нарушение ст. 65 АПК РФ последним не доказано наличие со стороны ответчика существенного нарушения лицензионных договоров.

Государственная пошлина по иску и апелляционным жалобам в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на истца.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 04 декабря 2019 года по делу N А40-102379/19 отменить.

Исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с Федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг" 3 000 (Три тысячи) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Взыскать с Федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" в пользу Акционерного общества "Рута" 3 000 (Три тысячи) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Взыскать с Федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" в пользу Акционерного общества "ЛабКвест" 3 000 (Три тысячи) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

О.Н. Лаптева Е.Б. Расторгуев