Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 декабря 2021 г. N 15АП-18260/21 по делу N А53-4352/2021

город Ростов-на-Дону

30 декабря 2021 г.

дело N А53-4352/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 23 декабря 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 декабря 2021 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Попова А.А.,

судей Абраменко Р.А., Сулименко О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Плотниковой О.В.,

при участии:

ИП Малафеевой Е.А. и её представителя Анищука Г.А. по доверенности от 10.02.2021,

от ИП Ткачева Н.В.: представителя Ткаченко Н.Б. по доверенности от 11.01.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя Ткачева Николая Викторовича, индивидуального предпринимателя Малафеевой Екатерины Андреевны

на решение Арбитражного суда Ростовской области

от 23 августа 2021 года по делу N А53-4352/2021

по иску индивидуального предпринимателя Малафеевой Екатерины Андреевны

к индивидуальному предпринимателю Ткачеву Николаю Викторовичу

о расторжении договора, о взыскании,

по встречному иску индивидуального предпринимателя Ткачева Николая Викторовича

к индивидуальному предпринимателю Малафеевой Екатерине Андреевне

о взыскании штрафов,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Малафеева Екатерина Андреевна (далее - ИП Малафеева Е.А.) обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском к индивидуальному предпринимателю Ткачеву Николаю Викторовичу (далее - ИП Ткачёв Н.В.) в котором просила:

- расторгнуть договоры коммерческого сотрудничества от 15.07.2020 и от 23.07.2020;

- о взыскании 900 000 руб. неосновательного обогащения.

Исковые требования мотивированы тем, что в нарушение условий договоров ИП Ткачёв Н.В. не передал ИП Малафеевой Е.А. стандарты, руководства и иную конфиденциальную информацию, необходимую для функционирования предприятия. В связи с этим, ИП Малафеева Е.А. направила в адрес ИП Ткачёва Н.В. требование о расторжении договоров. Паушальные взносы в общей сумме 900 000 руб. подлежат взысканию с ИП Ткачёва Н.В. в качестве неосновательного обогащения, т.к. последним услуги в рамках договоров не оказывались.

Определением от 27.04.2021 удовлетворено ходатайство ИП Ткачёва Н.В. о принятии встречного иска о взыскании с ИП Малафеевой Е.А. штрафа по договору коммерческого сотрудничества от 23.07.2020 в размере 5 310 000 руб.

Встречное исковое заявление мотивировано тем, что ИП Малафеева Е.А. в нарушение условий договора не представила ИП Ткачёву Н.В. ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчёты, касающиеся функционирования магазинов, что влечёт начисление штрафа в общей сумме 4 900 000 руб.; без разрешения правообладателя производила реализацию в магазине не рекомендованную продукцию, что влечёт начисление штрафа в сумме 120 000 руб.; без разрешения правообладателя владеет и управляет конкурирующим предприятием, что влечёт начисление штрафа в сумме 120 000 руб.; оказывает конкурирующему предприятию услуги консультационного характера, связанные с реализацией продукции, аналогичной продукции ИП Ткачёва Н.В., что влечёт начисление штрафа в сумме 120 000 руб.; без предварительного согласия правообладателя предоставила право другим лицам использовать исключительные права, принадлежащие ИП Ткачёву Н.В., что влечёт наложение штрафа в сумме 50 000 руб.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.08.2021 первоначальный иск удовлетворён частично, суд расторг договоры коммерческого сотрудничества от 15.07.2020, от 23.07.2020 и от 23.07.2020, заключенные между ИП Ткачёвым Н.В. (правообладатель) и ИП Малафеевой Е.А. (пользователь). В удовлетворении остальной части первоначального иска отказано. В удовлетворении встречных исковых требований отказано в полном объёме. С ИП Ткачёва Н.В. в пользу ИП Малафеевой Е.А. взыскано 6 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по первоначальному иску.

Судебный акт мотивирован тем, что договоры регулируют правоотношения по поводу предоставления услуг. Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт оказания ИП Ткачёвым Н.В. услуг по предоставлению ИП Малафеевой Е.А. исключительных интеллектуальных прав, что препятствует удовлетворению первоначального иска в части взыскания неосновательного обогащения в сумме 900 000 руб. ИП Малафеева Е.А. заявила требование о расторжении договоров в одностороннем порядке, в связи с чем данное требование подлежит удовлетворению судом.

Отклоняя встречный иск, суд первой инстанции указал, что штрафные требования ИП Ткачевым Н.В. начислены по состоянию на 24.02.2021, т.е. за период после направления ИП Малафеевой Е.А. уведомления о расторжении договоров. Таким образом, требования о взыскании штрафа начислены за период после уведомления о расторжении договора и начала мероприятий по закрытию магазинов, прекращении деятельности (магазин в г.Волгодонске был закрыт 30.12.2021, в г. Сальске со 02.02.2021, происходила реализация остатка товара). В этот период ИП Малафеева Е.А. информировала правообладателя о состоянии деятельности, о продажах, трудностях и возникающих проблемах, которые в том числе и привели к принятию решения о прекращении действия договоров; информирование правообладателя осуществлялось как в переписке, так и в телефонном режиме. Форма отчета сторонами не была согласована и поэтому информирование правообладателя по требуемым позициям происходило любым доступным способом. Замечаний к отчетности пользователя за ранний период, предшествовавший выражению намерения об отказе от договора, у правообладателя не имеется. Со стороны правообладателя требований по устранению нарушений и по представлению отчетности не имелось вплоть до предъявления встречных исковых требований. В остальной части требований о начислении штрафа суд первой инстанции указал, что со стороны ИП Ткачёва Н.В. не представлены доказательства наличия совокупности обстоятельств, необходимой для начисления штрафной санкции.

С принятым судебным актом не согласились как ИП Малафеева Е.А., так и ИП Ткачёв Н.В., в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обратились с апелляционными жалобами.

В своей апелляционной жалобе ИП Малафеева Е.А. просит решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении первоначального иска отменить, исковые требования удовлетворить в полном объёме.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к тому, что паушальные взносы, уплаченные в рамках каждого из договоров, были рассчитаны на весь срок их действия (на 3 года), в связи с тем, что ИП Малафеева Е.А. отказалась от исполнения договора, с учётом дат закрытия магазинов в г. Волгодонске и в г. Сальске, а договор по г. Каменску-Шахтинску не исполнялся изначально (магазин не открывался), ИП Ткачёв Н.В. должен возвратить ИП Малафеевой Е.А. денежные средства в общей сумме 829 310 руб. 04 коп. Суд не учёл, что с ИП Ткачёва Н.В. в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина по первоначальному и встречному искам в общей сумме 49 000 руб.

В своей апелляционной жалобе ИП Ткачёв Н.В. просит решение суда первой инстанции в части удовлетворения первоначального иска, а также в части отклонения встречного иска, отменить, в данной части принять новое решение, которым в удовлетворении первоначального иска отказать, встречный иск удовлетворить в полном объёме.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к тому, что суд первой инстанции квалифицировал спорные договоры в качестве договоров на оказание услуг. Однако суд не учёл, что ИП Малафеева Е.А. в одностороннем порядке отказалась от исполнения сделок, что прекратило услуговые обязательства через 60 дней после направления соответствующего уведомления. Следовательно, у суда первой инстанции не имелось оснований для удовлетворения иска в части расторжения договоров, которые на момент обращения ИП Малафеевой Е.А. с иском по настоящему делу были прекращены. Отклоняя встречный иск, суд первой инстанции не дал должной оценки доводам, приводимым ИП Ткачёвым Н.В., и безосновательно указал на недоказанность наличия основании для начисления штрафа.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители сторон поддержали доводы, изложенные в своих апелляционных жалобах, возражали против удовлетворения жалоб друг друга.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что решение суда первой инстанции подлежит частичной отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ИП Ткачевым Н.В. (правообладатель) и ИП Малафеевой Е.А. (пользователь) были заключены следующие договоры:

- договор коммерческого сотрудничества в г. Волгодонск Ростовской области от 15.07.2020;

- договор коммерческого сотрудничества в г. Сальск Ростовской области от 23.07.2020;

- договор коммерческого сотрудничества в г. Каменск-Шахтинский Ростовской области от 23.07.2020.

Согласно пункту 2.1 договоров коммерческого сотрудничества, определяющих предмет договоров, ИП Ткачев Н.В. (правообладатель) за вознаграждение предоставляет ИП Малафеевой Е.А. (пользователю) право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе использование системы, средств индивидуализации, секретов производства, фирменного стиля на территории.

Пункт 2.2 договоров предусматривает, что пользователь вправе использовать принадлежащий правообладателю комплекс исключительных прав, перечисленных в пункте 2.1 договора, для организации (открытия) и функционирования одного предприятия с целью розничной реализации продукции и дополнительной продукции на территории.

В соответствии с пунктом 3.1 договоров пользователь в течение 3-х дней с момента заключения договоров выплачивает правообладателю паушальный взнос за предоставление комплекса исключительных прав, перечисленных в пункте 2.1 договоров, в размере 300 000 руб. без учета НДС путем перечисления на расчетный счет правообладателя, либо передачи наличных денежных средств во время подписания договора. Кроме того, пользователь обязался ежемесячно выплачивать правообладателю за использование комплекса исключительных прав, перечисленных в пункте 2.1 договора, роялти в размере 3% от чистой прибыли.

В пункте 4.1 договора пользователь обязался использовать средства индивидуализации правообладателя исключительно в связи и для целей, определяемых договором и способами в письменном виде определенными правообладателем. Использование пользователем средств индивидуализации правообладателя для каких-либо иных целей и иным способом запрещается.

Правообладатель обязался в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора предоставить пользователю по акту приема-передачи обязательные для исполнения сторонами стандарты, руководство и иную конфиденциальную информацию, необходимую для функционирования предприятия (пункт 5.1.1 договоров); обеспечить консультирование пользователя по составлению ассортимента продукции, системе ценообразования, предлагаемой на предприятии (пункт 5.1.2 договоров); постоянно совершенствовать систему, в том числе в части модернизации продукции, технологии ее производства и маркетинга, расширения каналов реализации продукции, совершенствования реализации продукции (пункт 5.1.3 договоров); поддерживать в силе свои права на средства индивидуализации производства (ноу-хау), право на использование которых предоставляется пользователю в соответствии с настоящим договором (пункт 5.1.4 договоров).

Права и обязанности пользователя согласованы сторонами в разделе 6 договора, в соответствии с которым пользователь обязался обеспечивать работу предприятия в соответствии со стандартами, руководством, рекомендациями и другими элементами системы; не отклоняться от стандарта, руководства и рекомендация без письменного согласия правообладателя (пункты 6.1, 6.1.2); оформить и своевременно продлевать все разрешения, необходимые для работы предприятия (пункт 6.1.3); реализовывать на предприятии исключительно продукцию и дополнительную продукцию, рекомендуемую правообладателем; реализовывать продукцию и дополнительную продукцию исключительно в предприятии (пункты 6.1.4, 6.1.5); соблюдать в предприятии принципы фирменного стиля согласно стандартам (пункт 6.1.6); обеспечить соответствие ассортимента реализуемой в предприятии продукции товарному ассортименту, перечисленному в стандартах, а именно: реализовывать в предприятии продукцию всех товарных групп основного и дополнительного ассортимента, ежеквартально закупать продукцию на сумму не менее 1 100 000 руб. (пункт 6.1.7); обеспечить соответствие качестве предоставляемых в предприятии услуг качеству аналогичных услуг, оказываемых правообладателем (пункт 6.1.8); обеспечить соответствие качества предоставленных в предприятии услуг качеству аналогичных услуг, оказываемых правообладателем (пункт 6.1.8); постоянно поддерживать запас продукции в объеме, достаточном для обеспечения бесперебойного функционирования предприятия (пункт 6.1.9); предоставлять правообладателю периодическую отчетность в форме, установленной правообладателем: еженедельно предоставлять отчет о проведении сезонных рекламно-маркетинговых мероприятий; ежедневный отчет о розничных продажах товара в магазинах пользователя; еженедельно предоставлять фотоотчет магазина; ежемесячно предоставлять бюджет по расходам на месяц (план/факт) (пункт 6.1.10); обеспечивать доступ правообладателя в помещение предприятия для проведения проверок деятельности предприятия (пункт 6.1.11); оформить и соблюдать режим коммерческой тайны в отношении всей информации, составляющей коммерческую тайну правообладателя и переданной пользователю по настоящему договору (пункт 6.1.12); соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, составляющей коммерческую тайну правообладателя и переданной пользователю по настоящему договору, в речение трех лет после прекращения договора (пункт 6.1.13); в течение срока действия договора и в течение трех лет после его прекращения не предпринимать попыток прямо или через третьих лиц зарегистрировать собственное и/или иное имя права на любые средства индивидуализации, используемые правообладателем, а также на сходные до степени смещения с ними (пункт 6.1.14); без письменного согласия правообладателя не владеть и не управлять конкурирующим предприятием, а также не оказывать конкурирующему предприятию услуги консультационного, информационного или иного характера, связанные с различной реализацией продукции, аналогичной продукции правообладателя в течение срока действия договора (пункт 6.1.15).

Согласно пункту 1.1 договоров "Договор коммерческого сотрудничества" - смешанный договор, заключаемый между правообладателем и пользователем, по которому одна сторона (правообладатель) передает другой стороне (пользователю) за вознаграждение на условиях настоящего договора право на использование в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав для организации и функционирования предприятия по розничной реализации продукции и дополнительной продукции. Настоящий договор носит характер смешанного договора оказания услуг и лицензионного договора.

В соответствии с пунктом 1.3 договоров "Комплекс исключительных прав" (исключительные права Правообладателя) - совместно и по отдельности система, знаки правообладателя, секреты производства (ноу-хау), фирменный стиль.

В соответствии с пунктом 1.4 договоров "Система" - уникальная система ведения бизнеса, разработанная правообладателем и принадлежащая ему, предназначенная для создания и эксплуатации предприятий, которая включает в себя без каких-либо ограничений стандарты и руководство.

В соответствии с пунктом 1.5 договоров "Стандарты" - письменная информация, предоставленная пользователю правообладателем, включающая, но не ограничивающая: требования к помещению предприятия, включая его площадь и место нахождения; отличительные характеристики предприятия, включая его оборудование, расстановку оборудования, меблировку, вывеску и внешний вид предприятия в целом; требования к внешнему виду персонала; товарный ассортимент продукции.

В соответствии с пунктом 1.6 договоров "Руководство" - составленный правообладателем в письменном виде свод правил и рекомендаций относительно функционирования предприятия, включающий, но не ограничивающий: организацию торгово-технологического процесса предприятия; технико-экономические характеристики предприятия, программное обеспечение и другие составляющие части системы информационного управления; минимальный объем заказа пользователем продукции на квартал.

В соответствии с пунктом 1.7 договоров "Средства индивидуализации" - коммерческое обозначение, логотипы, символы, эмблемы, вывески, лозунги, пантоны ("фирменные" цвета, сочетание цветов), а также объекты исключительных нрав, охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 1.8 договоров "Коммерческое обозначение" - "Katerinsi".

В соответствии с пунктом 1.9 договоров "Секреты производства (ноу-хау)" - стандарты, руководство, вся коммерческая, финансовая, аналитическая, операционная информация, а также сведения любого характера, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам, к которым нет свободного доступа на законном основании и по отношению, к которым принимаются адекватные меры защиты.

Согласно пункту 1.10 договоров "Фирменный стиль" - совокупность и сочетание элементов, обеспечивающих единство внешнего вида объектов, имеющих отношение к правообладателю (упаковки продукции, дизайна помещений, оборудования, рекламы, и т.п.), к этим элементам относятся: логотипы, надписи, символы, эмблемы, монограммы.

Как следует из первоначального иска, ИП Малафеева Е.А. произвела оплату паушального взноса в размере 300 000 руб. по каждому договору, о чем имеется соответствующая рукописная запись на оборотной стороне последнего листа договоров о получении Ткачевым Н.В. (правообладателем) указанной суммы. Общая сумма уплаченного паушального взноса по трем договорам составила 900 000 руб.

ИП Малафеева Е.А. ссылается на то, что ИП Ткачевым Н.В. не были переданы по акту приема-передачи обязательные для исполнения сторонами стандарты, руководство и иная конфиденциальная информация, необходимая для функционирования предприятия, не были оказаны соответствующие услуги. Начиная с ноября 2020 года ИП Ткачевым Н.В. в адрес ИП Малафеевой Е.А. направлялись противоречивые документы об оказании услуг, от подписания которых ИП Малафеева Е.А. мотивированно отказывалась.

На момент подачи настоящего искового заявления подлежащее передаче в пользование коммерческое обозначение "KATERINSI" не было зарегистрировано в установленном порядке.

Согласно сведениям о регистрации N 2019748374 от 25.09.2019 имеется заявка о регистрации, однако отсутствует регистрация данного товарного знака на территории Российской Федерации в связи с тем, что 21.09.2020 Ткачеву Н.В. было отказано в его регистрации.

В реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) содержатся сведения о регистрации 21.01.2021 за Ткачевым Н.В. товарного знака "Katerinsi Сатсн", N 793377 (https://fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister&regName=RUTM), однако, товарный знак был внесен в реестр после заключения договоров, право пользования им ИП Малафеевой Е.А. не передавалось.

Ссылаясь на то, что ответчиком по первоначальному иску не оказывались услуги по договорам коммерческого сотрудничества, ИП Малафеева Е.А. направила ИП Ткачеву Н.В. уведомление об одностороннем отказе от исполнения договоров и требование о возврате ранее внесенного паушального взноса.

Поскольку требования ИП Малафеевой Е.А. не были исполнены ИП Ткачевым Н.В., изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истицы в арбитражный суд с первоначальным иском.

Судом первой инстанции заключенные между сторонами договоры квалифицированы как смешанные, включающие в себя элементы лицензионного договора и договора возмездного оказания услуг.

Статьей 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

В силу пункта 1 статьи 1469 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

С учетом требований статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона к отдельным отношениям сторон по договору.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что договоры от 15.07.2020, от 23.07.2020 и от 23.07.2020 является смешанными, содержащими как элементы лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), так и элементы договора возмездного оказания услуг в освоении системы ведения бизнеса, разработанной ИП Ткачевым Н.В.

Доводы ИП Малафеевой Е.А. о том, что ее воля была направлена на заключение договоров коммерческой концессии, подлежащих государственной регистрации, правомерно отклонены судом первой инстанции.

В соответствии со статьей 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

В соответствии с положениями статей 1477, 1481, 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки представляют собой обозначения, служащие для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, и зарегистрированные в соответствии с положениями гражданского законодательства и международных договоров Российской Федерации (Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (заключено в Мадриде 14.04.1891) и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989).

По смыслу статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательным условием договора коммерческой концессии является передача в составе комплекса исключительных прав права на товарный знак или знак обслуживания, что и обусловливает необходимость государственной регистрации договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.08.2015 N 304-ЭС15-5828, постановлении Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2020 по делу N А40-104719/2019.

Судом первой инстанции установлено, что в спорных договорах сторонами согласован предмет договоров - предоставление права на коммерческое обозначение и секретов производства.

Истицей по первоначальному иску не представлено доказательств обращения к ИП Ткачеву Н.В. с требованием о предоставлении права на товарный знак или регистрации договора в уполномоченном органе. ИП Малафеевой Е.А. были подписаны документы о приеме коммерческого обозначения и секретов производства, ИП Малафеева Е.А. использовала коммерческое обозначение ИП Ткачева Н.В., а именно - вывеску "Katerinsi" и иные средства индивидуализации, фирменный стиль на территории.

ИП Малафеева Е.А. заблуждается относительно правовой природы коммерческого обозначения "Katerinsi", ошибочно полагая, что он является товарным знаком.

Между тем коммерческое обозначение - это известное на определенной территории средство индивидуализации одного или нескольких предприятий, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, которое не является фирменным наименованием и не подлежит обязательной государственной регистрации. Коммерческое обозначение представляет собой факультативное средство индивидуализации и призвано индивидуализировать предприятие как объект права.

Вопреки доводам ИП Малафеевой Е.А., судом первой инстанции установлено, что в соответствии с актами приема-передачи документов от 21.07.2020, от 23.07.2020, от 23.07.2020 ответчик передал истице по договорам: руководство "Katerinsi", световой короб, баннеры, внутреннюю вывеску-логотип, баннер на лестницу новый, баннер на лестницу, баннер, уголок потребителя, вывеску "Открыто", вывеску "Закрыто", вывеску-логотип, наклейку-логотип (круглую), листовки "Katerinsi", визитки "Katerinsi", логотип-наклейку "Katerinsi". Передача указанных материалов подтверждается электронными письмами от 29.07.2020, 03.09.2020, от 04.09.2020, 01.10.2020 (приложение N 4).

Также правообладатель оказал, а пользователь принял следующие услуги: первичный курс обучения (тренинг) пользователя и его сотрудников в области создания и функционирования предприятия; оценка помещений, расположенных по адресу: г. Волгодонск, ул. Академика Королева, 1а; г. Сальск, ул. Железнодорожная, 52, на соответствие требованиям к помещению предприятия, включая его площадь и место нахождения; предоставление рекомендации по ремонту (переоборудованию, переустройству) помещения, а также по приобретаемому торговому оборудованию, его расстановке, меблировке, вывеске и внешнему виду предприятия в целом (электронное письмо от 13.08.2020); общий надзор за монтажом торгового оборудования и оформлением основных маркетинговых зон в помещении предприятия; внутрифирменная аттестация сотрудников пользователя на соответствие стандартам обслуживания потребителей и реализации продукции, а также предоставление теоретического курса аттестации для сотрудников; предоставление рекомендации пользователю по составлению штатного расписания и подбору персонала предприятия, а также квалификационные требования и инструкции в отношении должностных обязанностей сотрудников пользователя, по уровню заработной платы и поощрениям сотрудников пользователя; составление ассортимента продукции, реализуемой в предприятии; создание системы ценообразования, продукции, предлагаемой на предприятии; услуги товароведа в преобразовании ценообразования товара; сопровождение при формировании первого заказа поставки на открытие новой торговой точки продаж; предоставление обученного сотрудника на период открытия новой точки продаж; помощь в оформлении первичной базы поставщиков в программе Fusion POS; помощь в поиске новых поставщиков; размещение информации о предприятии пользователя в рекламных материалах правообладателя, в том числе на корпоративном Интернет-портале www.katerins.ru; предложения маркетинговых программ реализации товаров, создание общих акций, предоставление готового контента для ведения социальной сети "Instagram"; консалтинговые услуги со стороны менеджера по развитию, менеджера по рекламе, управляющей сети магазина, товароведа, директора.

10.10.2020 состоялось торжественного открытие магазина розничной продажи рыбы и морепродуктов "Katerinsi" в г. Волгодонск, по адресу ул. Академика Королева, 1а, что подтверждается видеозаписью данного события.

18.10.2020 состоялось торжественного открытие магазина розничной продажи рыбы и морепродуктов "Katerinsi" в г. Сальске, по адресу ул. Железнодорожная, 52, подтверждается видеозаписью со дня открытия магазина.

Факт исполнения правообладателем возложенных на него обязательств по договорам подтверждается также и электронной деловой перепиской стороны.

Правообладателем были направлены по адресу электронной почты, указанному в договорах - bmwgt441 @gmail.com:

- руководство организации и управления предприятием "Katerinsi" (электронные письма от 20.07.2020, от 21.09.2020);

- контактные данные поставщиков (электронные письма от 24.09.2020, от 24.11.2020 N 3, от 24.11.2020 N 4, от 24.11.2020 N 8, от 24.11.2020 N 9, от 24.11.2020 N 10);

- список товаров, необходимых для открытия торговой точки (электронное письмо от 22.07.2020);

- рекомендации по ремонту (переоборудованию, переустройству) помещения, а также по приобретаемому торговому оборудованию, его расстановке, меблировке, вывеске и внешнему виду предприятия; перечень вопросов к аттестации продавца-кассира (электронные письма от 19.08.2020, от 15.09.2020);

- план мероприятий праздничного открытия магазина (электронное письмо от 22.09.2020);

- макеты праздничного оформления магазина и страницы в "Instagram" (электронные письма от 01.10.2020, от 24.11.2020 N 6, от 24.11.2020 N 7 (Сальск), от 24.11.2020 N 7 (Волгодонск); от 03.12.2020 N 21);

- цены на продукцию, реализуемую в предприятиях (электронные письма от 30.09.2020, от 30.10.2020, от 27.11.2020 N 13, от 02.12.2020 N 20, от 14.12.2020 N 22, от 23.12.2020 N 25, от 25.12.2020 N 26);

- маркетинговые акции (электронные письма от 30.10.2020, от 09.11.2020, от 13.11.2020, от 16.11.2020, от 23.11.2020; от 24.11.2020 N 11, от 30.11.2020 N 15, от 01.12.2020 N 16, от 01.12.2020 N 18);

- правила проведения акции "Скидка на второй товар в чеке" (электронное письмо от 17.12.2020; приказ N 2 для повышения рентабельности (электронное письмо от 15.12.2020; рекламный видеоматериал (электронное письмо от 01.12.2020 N 17);

- рекомендательные письмо для поставщиков о благонадежности пользователя (электронные письма от 06.08.2020, от 12.08.2020).

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что правообладателем были исполнены обязательства перед ИП Малафеевой Е.А. по передаче необходимых для открытия и деятельности предприятия материалов. ИП Малафеева Е.А. не только приняла от правообладателя документы, материалы, предусмотренные пунктом 2.1 договоров, но и использовала их в своей деятельности, открыв магазин в г. Сальске, организовав открытие магазина в г. Волгодонске.

Суд первой инстанции указал на то, что внесенный ИП Малафеевой Е.А. паушальный взнос, являющийся платой за пользование исключительными правами правообладателя, не может быть квалифицирован как неосновательное обогащение, подлежащее возврату плательщику.

В апелляционной жалобе истица ссылается на то, что паушальные взносы, уплаченные в рамках каждого из договоров, были рассчитаны на весь срок их действия (на 3 года), в связи с тем, что ИП Малафеева Е.А. отказалась от исполнения договора, с учётом дат закрытия магазинов в г. Волгодонске и в г. Сальске, а договор по г. Каменску-Шахтинску не исполнялся изначально (магазин не открывался), ИП Ткачёв Н.В. должен возвратить ИП Малафеевой Е.А. денежные средства в общей сумме 829 310 руб. 04 коп. в качестве неосновательного обогащения.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что паушальный взнос может также использоваться как форма оплаты по лицензионному договору, предметом которого является предоставление лицензиаром лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности, поскольку положения статьи 421 и пункта 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации такую возможность не исключают.

Внесенные истицей паушальные взносы по договорам представляют собой плату за предоставленное ИП Ткачевым Н.В. по лицензионному договору право использования результатов интеллектуальной деятельности, производимую в виде фиксированного разового платежа. В соответствии с условиями заключенным сторонами договоров паушальный взнос не является платой за услуги правообладателя, как ошибочно полагает ИП Малафеева Е.А.

Фактически истица исполнила обязательство по оплате взноса за право вести торговую деятельность с использованием принадлежащего ответчику комплекса исключительных прав, что и реализовано истицей после заключения договоров. Обстоятельство того, что истица после заключения договоров утратила интерес к их дальнейшему исполнению, основанием для возложения на ответчика обязанности по возврату паушальных взносов не является.

Учитывая изложенное, приведенные ИП Малафеевой Е.А. доводы о неосновательном удержании ответчиком паушальных взносов подлежат отклонению.

Также истицей по первоначальному иску было заявлено требование о расторжении договоров коммерческого сотрудничества от 15.07.2020, от 23.07.2020 и от 23.07.2020.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Как предусмотрено пунктом 2 названной статьи, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных названным Кодексом, другими законами или договором. При этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Сторона, которой Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных названным Кодексом, другими законами или договором (пункт 4 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 17.1 договоров договор может быть изменен или расторгнут сторонами на основе взаимного согласия с учетом требований действующего законодательства. Досрочное расторжение осуществляется: а) путем заключения сторонами письменного соглашения о досрочном расторжении; б) по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 17.4 договоров уведомление о расторжении договора должно быть направлено другой стороне не менее чем за 60 дней до момента расторжения.

Принимая во внимание смешанный характер договоров, суд первой инстанции правомерно исходил из необходимости применения к требованиям ИП Малафеевой Е.А. положений Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих порядок одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

07.12.2020 ИП Малафеева Е.А. направила в адрес ИП Ткачева Н.В. письмо о расторжении договоров и возврате оплаты взносов в сумме 900 000 руб.

Суд первой инстанции, установив, что ИП Ткачевым Н.В. не было заявлено требований о возмещении фактически понесенных расходов, магазины истицы в г. Сальске, в г. Волгодонске закрыты, магазин в г. Каменске-Шахтинске отрыт не был, пришел к выводу о правомерности требований ИП Малафеевой Е.А. о расторжении договоров коммерческого сотрудничества.

Между тем суд первой инстанции не учел, что договоры коммерческого сотрудничества в соответствии со статьей 17.4 договоров прекратили свое действие по истечении 60 дней с момента направления ИП Малафеевой Е.А. письма об одностороннем отказе от исполнения договоров, т.е. 06.02.2021.

Суд апелляционной инстанции установил, что договоры расторгнуты на основании одностороннего отказа ИП Малафеевой Е.А. от их исполнения до обращения истицы в арбитражный суд с соответствующим иском (17.02.2021).

Таким образом, поскольку факт расторжения договора не требует подтверждения в судебном порядке, положениями статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации не предусмотрен такой способ защиты права, как признание расторгнутым прекращенного договора, у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для удовлетворения требований ИП Малафеевой Е.А. о расторжении договоров от 15.07.2020, от 23.07.2020 и от 23.07.2020, в удовлетворении первоначального иска надлежит отказать полностью.

ИП Ткачевым Н.В. было заявлено встречное исковое заявление о взыскании с ИП Малафеевой Е.А. штрафа по договорам коммерческого сотрудничества в общем размере 5 310 000 руб.

Встречное исковое заявление мотивировано тем, что ИП Малафеева Е.А. в нарушение условий договора не представила ИП Ткачёву Н.В. ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчёты, касающиеся функционирования магазинов, что влечёт начисление штрафа в общей сумме 4 900 000 руб.; без разрешения правообладателя производила реализацию в магазине не рекомендованную продукцию, что влечёт начисление штрафа в сумме 120 000 руб.; без разрешения правообладателя владеет и управляет конкурирующим предприятием, что влечёт начисление штрафа в сумме 120 000 руб.; оказывает конкурирующему предприятию услуги консультационного характера, связанные с реализацией продукции, аналогичной продукции ИП Ткачёва Н.В., что влечёт начисление штрафа в сумме 120 000 руб.; без предварительного согласия правообладателя предоставила право другим лицам использовать исключительные права, принадлежащие ИП Ткачёву Н.В., что влечёт наложение штрафа в сумме 50 000 руб.

Судом установлено, что штрафы начислены ИП Ткачевым Н.В. по состоянию на 24.02.2021, т.е. после расторжения договоров коммерческого сотрудничества и начала мероприятий по закрытию магазинов и прекращении деятельности (магазин в г. Волгодонске был закрыт 30.12.2021, в г. Сальске с 02.02.2021 происходила реализация остатка товара).

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ИП Ткачевым Н.В. не представлено надлежащих и достоверных доказательств того, что ИП Малафеева Е.А. продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности ИП Ткачева Н.В., в магазине под названием "Про море", с использованием исключительных прав ИП Ткачева Н.В.

Возражая против доводов апелляционной жалобы ИП Ткачева В.Н., ответчицей по встречному иску было представлено в материалы дела решение УФАС по Ростовской области от 26.10.2021 по делу N 061/01/14.6-1244/2021 об отсутствии в действиях ИП Малафевой Е.А. признаков недобросовестной конкуренции.

Судом первой инстанции установлено, что договор аренды помещения в г. Волгодонске, ул. Академика Королева, 1а, прекращен с 31.12.2020, магазин закрыт 30.12.2020.

Договор аренды помещения в г. Сальске, ул. Железнодорожная, 52, расторгнут соглашением от 02.02.2021. В период со 02.02.2021 по 02.04.2021 арендодатель разрешил без взимания арендной платы продать остатки товара и вывести оборудование до момента заключения договора с новым арендатором, поэтому акт возврата помещения подписан 02.04.2021, чем ИП Малафевой Е.А. объясняется представленный ИП Ткачевым Н.В. кассовый чек магазина "Katerinsi" от 23.03.2021, при этом о том, что ИП Малафеева Е.А. продает остатки товара, было известно правообладателю как по количеству, так и по ассортименту товара.

Между тем суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что вплоть до расторжения договоров 06.02.2021 договоры являлись действующими, что свидетельствует о необходимости сторон исполнять обязательства, предусмотренные договорами.

В соответствии с пунктом 9.2 договоров правообладатель осуществляет постоянный контроль деятельности предприятия пользователя на основе предоставляемой пользователем периодической управленческой отчетности согласно пункту 6.1.10 договора.

Согласно пункту 6.1.10 договоров пользователь обязан предоставлять правообладателю периодическую отчетность о проведении сезонных рекламо-маркетинговых мероприятий, о розничных продажах в магазинах пользователя, фотоотчет магазина, бюджет по расходам на месяц.

Согласно пункту 14.2 договоров пользователь выплачивает правообладателю штраф в размер 50 000 руб. и возмещает все доказанные убытки, возникшие по его вине, в случае, в том числе, непредоставления правообладателю более семи календарных дней ежедневного отчета согласно пункту 6.1.10 договора.

Согласно расчетам ответчика по состоянию на 24.02.2021 пользователем не была предоставлена периодическая отчетность, предусмотренная пунктом 6.1.10 договоров, в связи с чем сумма штрафа составляет 4 900 000 руб. за 98 фактов нарушений.

Вместе с тем, апелляционный суд, исходя из буквального толкования условий договора, изложенных в пунктах 14.2, 14.2.2 договоров, не усматривает наличия у пользователя обязанности по уплате штрафа в размере 50 000 руб. за каждый факт непредставления отчетности, то есть штраф в размере 50 000 руб. в день за каждый вид отчета в отдельности.

Убытки, понесенные по вине пользователя сверх суммы 50 000 руб., как то предусмотрено пунктом 14.2 договоров, ответчиком не доказаны.

Учитывая обстоятельства того, что фактически предпринимательская деятельность осуществлялась ИП Малафеевой Е.А. в двух торговых точках по двум из трех договоров коммерческого сотрудничества, требование о взыскании штрафа за непредставление периодической отчетности подлежит удовлетворению в размере 100 000 руб. (50 000 руб. х 2).

Аналогичная правовая позиция поддержана постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2021 по делу N А53-42822/2020.

В удовлетворении остальной части встречного иска о взыскании штрафных санкций суда первой инстанции отказал обоснованно, указав на не доказанность со стороны ИП Ткачёва Н.В. фактов допущения со стороны ИП Малафеевой Е.А. тех нарушений, на которые ссылался правообладатель, в том числе доказательств принадлежности магазина "Про море" ИП Малафеевой Е.А., а также ведения хозяйственной деятельности в данном магазине с использованием результатов интеллектуального труда ИП Ткачёва Н.В. в результате неправомерной их передачи ИП Малафеевой Е.А. третьим лицам. В данной части суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены либо изменения решения суда первой инстанции, которым должным образом оценены доводы встречного иска.

Поскольку судом первой инстанции не полностью исследованы обстоятельства, имеющие значение для верного разрешения спора, а сделанные выводы противоречат имеющимся в деле доказательствам (пункты 1, 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), решение суда первой инстанции подлежит частичной отмене.

В связи с частичной отменой судебного акта судебные расходы по делу подлежат перераспределению.

Статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу абзаца 2 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Поскольку ИП Малафеевой Е.А. отказано в удовлетворении первоначального иска полностью, апелляционная жалоба проиграна, судебные расходы истицы по делу относятся на нее в полном объеме.

ИП Ткачевым Н.В. при подаче встречного иска уплачена государственная пошлина в размере 49 550 руб. (платежные ордеры N 38873 от 19.04.2021, N 35044 от 17.04.2021), при подаче апелляционной жалобы - 3 000 руб. (платежное поручение N 217 от 20.09.2021).

Поскольку встречный иск удовлетворен на 1,89%, с ИП Малафеевой Е.А. в пользу ИП Ткачева Н.В. надлежит взыскать 933 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по встречному иску, 57 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 23 августа 2021 года по делу N А53-4352/2021 отменить в части, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции:

"В удовлетворении первоначального иска индивидуального предпринимателя Малафеевой Екатерины Андреевны отказать.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Малофеевой Екатерины Андреевны (ИНН 615308047765, ОГРН 320619600102014) в пользу индивидуального предпринимателя Ткачева Николая Викторовича (ИНН 614865777080, ОГРН 316619600152484) штраф в размере 100 000 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины по делу в размере 990 руб.

В удовлетворении остальной части встречного иска индивидуального предпринимателя Ткачева Николая Викторовича отказать".

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

А.А. Попов

Судьи

Р.А. Абраменко О.А. Сулименко