Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 февраля 2022 г. N 09АП-88265/21 по делу N А40-149530/2021

г. Москва

08 февраля 2022 г.

Дело N А40-149530/21

Резолютивная часть постановления объявлена 27 января 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 февраля 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ким Е.А.,

судей Захаровой Т.В., Стешана Б.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Борисовой В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Чаглей Александра Ивановича

на решение Арбитражного суда города Москвы от 16 ноября 2021 года по делу N А40-149530/21,

по иску ИП Амирхановой Гюнель Шахиновны

к ответчикам: 1) ООО "Мастер-Повар" (ОГРН 1187746034629, ИНН 9729231820),

2) Чаглей Александру Ивановичу,

3) ООО "Инкер" (ОГРН 1217700114488, ИНН 7727461649)

о защите прав на товарный знак по свидетельству N 807264 и взыскании компенсации в размере 800.000 рублей

при участии в судебном заседании:

от истца: извещен, представитель не явился

от ответчика ООО "Мастер-Повар": извещен, представитель не явился

от ответчика Чаглей А.В.: извещен, представитель не явился

от ответчика ООО "Инкер": извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

ИП Амирхановой Гюнель Шахиновны обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ответчикам: 1) ООО "Мастер-Повар", 2) Чаглей Александру Ивановичу, 3) ООО "Инкер" о защите прав на товарный знак по свидетельству N 807264 и взыскании компенсации в размере 800.000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16 ноября 2021 года суд первой иск удовлетворил частично.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение, иск удовлетворить, в обоснование отмены судебного акта заявитель жалобы ссылается на то что:

- суд не принял во внимание не соблюдения досудебного порядка урегулирования спора;

- суд не учел, что ответчик прекратил использование спорных обозначении сразу после получения претензий истца;

- суд не снизил компенсацию до минимального значения, без учета обстоятельств дела, в том числе срока использования обозначения и степени вины нарушения.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствии истца, ответчиков извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем товарного знака CHESTER-DIVAN (далее - Товарный знак), зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков с датой приоритета товарного знака 25.05.2020 г., что подтверждается Свидетельством на товарный знак от 15.04.2021 г. N 807264. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении 20, 35 классов МКТУ.

Ответчики без согласия правообладателя, используют обозначения сходные с принадлежащим ИП Амирхановой Г. Ш. товарным знаком в доменных именах: 4esterdivan.ru, 4ester-divan.ru, на веб-сайтах: www.4esterdivan.ru, www.4ester-divan.ru, при предложении к продаже товаров, охватываемых 20, 35 классом МКТУ, аналогичных товарам, которые реализует Истец.

Сходные до степени смешения обозначения с принадлежащим ИП Амирхановой Г. Ш. товарным знаком размещены в шапке (хедере) и подвале (футере) указанных сайтов, видны пользователям сайта с каждой страницы сайта, а также несколько раз на главной странице.

Сайты под доменными именами 4esterdivan и 4ester-divan используются для предоставления услуг по изготовлению и продаже диванов и кресел Честер и по доставке их по г. Москве и Московской области, что прямо указано в контенте сайтов.

Ответчики являются ответственными за наполнение сайтов, ООО "МАСТЕР-ПОВАР", Чаглей А.И. являются администраторами доменных имен.

На сайте https://4esterdivan.ru/ указаны реквизиты продавца диванов "честер": ООО "ИНКЕР".

Направленные истцом в адрес ответчиков претензии, были оставлены без удовлетворения.

В связи с изложенным истец требует запретить использование обозначения и взыскать компенсацию в размере 800.000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Следовательно, при удовлетворении требований, заявленных на основании статьи 1252 ГК РФ и требований об уплате компенсации на основании статьи 1515 ГК РФ, необходимо исходить из того, что они могут быть удовлетворены при наличии доказательств использования товарного знака без согласия его правообладателя в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, то есть факта правонарушения.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного

Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Ответчик факт использования спорного обозначения не отрицал.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Товарный знак по свидетельству N N 807264 состоит из двух словесных элементов, выполненных прописными буквами латинского алфавита : "CHESTER" и "DIVAN". Охраняемым элементом товарного знака является графический элемент "CHESTER"; словосочетание "DIVAN" является неохраняемым элементом товарного знака. Визуально и фонетически словесный элемент "CHESTER" является доминирующим (основным) элементом в товарном знаке "CHESTER-DIVAN", что подтверждается Заключением по результатам экспертизы по заявке N2020726308 (приложение к форме N01 ЕЗ-2020). Обозначения 4esterdivan, 4ester-divan, диван честер, используемые ответчиками, и товарный знак "CHESTER-DIVAN" фактически имеют один и тот же словесный элемент, который является доминирующим во всех указанных обозначениях. Обозначение "4ester", "честер" сходны с обозначением "CHESTER" по фонетическому и семантическому признаку, чему не препятствует разница в одну букву, а также выполнение обозначений буквами русского и латинского алфавитов. На слух они звучат практически одинаково, что также приводит к возможности смешения. При этом элементы "divan"/"диван" являются слабыми, поскольку включенный в состав обозначения словесный элемент "divan" (представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита словесного элемента "диван" - Род мягкой мебели для сидения и лежания, с длинной спинкой и ручками см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. и др.) может быть воспринят как указание на вид и назначение товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ.

Таким образом, обозначения "4esterdivan", "4ester-divan", "диван честер" и обозначение "CHESTER-DIVAN" по звуковому, графическому и смысловому критериям являются сходными в значительной степени, поскольку обозначения "4ester" и "честер" тождественны входящему в состав товарного знака истца доминирующему элементу "CHESTER".

Доводы ответчика о злоупотреблении истцом правом, о том, что товарный знак был зарегистрирован в отношении общеупотребительного слова также не подтверждены и не обоснованы.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п.п. 1 п. 4 ст. 1515 или п.п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в частности, в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10.000 рублей.

Из разъяснений, содержащихся в п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию.

Пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Действия ответчиков 1-3 по использованию спорных обозначений при реализации диванов на территории Москвы и Московской области были согласованы, что свидетельствует о наличии у них общего умысла, в связи с чем предъявление истцом требования о солидарном взыскании с ответчиков 1-3 компенсации за допущенное ими нарушение соответствует действующему

гражданскому законодательству.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Доводы апелляционной жалобы сводятся фактически к повторению утверждений, исследованных и правомерно отклоненных арбитражным судом первой инстанции, не опровергают выводы суда первой инстанции, а лишь выражают несогласие с ними, что само по себе не является основанием для признания решения необоснованным, в связи с чем, апелляционный суд полагает, что доводы жалобы направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, основанных на надлежащим образом проверенных и оцененных судом обстоятельствах и доказательствах по делу, и не содержат фактов, которые имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16 ноября 2021 года по делу N А40-149530/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Ким

Судьи

Т.В. Захарова Б.В. Стешан