Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2022 г. N 14АП-10321/21 по делу N А66-14363/2019

г. Вологда

14 февраля 2022 г.

Дело N А66-14363/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 09 февраля 2022 года.

В полном объеме постановление изготовлено 14 февраля 2022 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Черединой Н.В., судей Зайцевой А.Я. и Ралько О.Б. при ведении протокола секретарем судебного заседания Николаевой А.С.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Планета" представителя Кудрявцева Д.К. по доверенности от 19.05.2020, от индивидуального предпринимателя Черепновой Татьяны Степановны представителя Родионова И.А. по доверенности от 25.02.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Планета" на решение Арбитражного суда Тверской области от 27 сентября 2021 года по делу N А66-14363/2019,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Планета" (адрес: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 14, оф. 4; ОГРН 1174350004399, ИНН 4345463060; далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд Тверской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к индивидуальному предпринимателю Черепновой Татьяне Степановне (адрес: Тверская обл., г. Торжок; ОГРНИП 304691511200031, ИНН 691500017840; далее - Предприниматель) о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 632208, а также 248 руб. расходов на приобретение контрафактного товара.

Определением суда от 06 сентября 2019 года дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон, в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Определением от 06 декабря 2019 года суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Решением суда от 03 августа 2020 года в удовлетворении исковых требований Обществу отказано.

Постановлением Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 20 октября 2020 года решение Арбитражного суда Тверской области от 03 августа 2020 года по делу N А66-14363/2019 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Общества - без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2021 года состоявшиеся по делу судебные акты судов первой и апелляционной инстанций отменены; дело N А66-14363/2019 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

При новом рассмотрении дела истец в порядке статьи 49 АПК РФ заявил ходатайство об уменьшении исковых требований, просил взыскать с ответчика 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 632208, 248 руб. расходов на приобретение товара с признаками контрафактности.

Данное уточнение требований принято судом первой инстанции.

Решением суда от 27 сентября 2021 года в удовлетворении иска Обществу отказано.

Истец с решением суда не согласился, обратился в апелляционный суд с жалобой, в которой просит обжалуемый судебный акт отменить, удовлетворить исковые требования. Считает, что отказ в удовлетворении исковых требований при установлении сходства товарного знака и обозначения ответчика на товаре исключен. Указывает, что суд первой инстанции не произвел сравнение обозначения на товаре с товарным знаком истца, а сравнивал дизайн упаковки контрафактного товара и товарный знак истца, чем вышел за пределы исковых требований, так как истец не требовал защиты в отношении дизайна упаковки товара, а ссылался лишь на использование ответчиком сходного до степени смешения обозначения на упаковке товара с товарным знаком истца. Кроме того, ссылается на то, что суд грубо нарушил положения части 2.1 статьи 289 АПК РФ, устанавливающие для него обязанность строго следовать указаниям суда кассационной инстанции при повторном рассмотрении дела.

Представитель Общества в суде апелляционной инстанции доводы жалобы поддержал.

Предприниматель в отзыве на апелляционную жалобу и его представитель в судебном заседании с доводами апеллянта не согласились.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения решения суда.

Как видно из материалов дела, Общество является правообладателем товарного знака *по свидетельству Российской Федерации N 632208, зарегистрированного в отношении товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): головоломки из набора элементов для составления картины; игрушки; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; устройства для игр; а также в отношении услуг 41 класса МКТУ: информация по вопросам воспитания, образования, отдыха, развлечений, обучение практическим навыкам, организация досуга, организация и проведение концертов, мастер-классов, конкурсов, спектаклей, прокат декораций, звукозаписей, оборудования для игр, развлечение гостей, услуги клубов, шоу-программы; с датой приоритета - 29.04.2016, датой истечения срока действия исключительного права - 29.04.2026.

В отделе "Страна чудес" магазина "Пассаж", расположенного по адресу: Тверская обл., г. Торжок, Калининское ш., д. 27а, 05.07.2019 был реализован товар - набор для семейного творчества "Рисуй светом" стоимостью 248 руб.

По мнению Общества, на реализованном ответчиком товаре имеются обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) N 632208, исключительные права на который принадлежат Обществу.

В подтверждение факта закупки товара представлен оригинал кассового чека от 05.07.2019 с реквизитами ответчика, видеозапись закупки товара и сам товар - набор для семейного творчества "Рисуй светом".

Видеозапись на диске отображает закупку данного товара в торговой точке ответчика: местонахождение торговой точки, процесс выбора товара и его оплаты, выдачи кассового чека продавцом.

Общество, ссылаясь на то, что им не предоставлялось Предпринимателю разрешение на использование товарного знака N 632208, поэтому, осуществив реализацию вышеуказанного товара, ответчик нарушил принадлежащие истцу исключительные права на данный товарный знак N 632208, обратился к ответчику с претензией от 26.07.2019, содержащей требование о прекращении нарушения прав истца, выплате компенсации.

Неисполнение Предпринимателем претензионных требований послужило основанием для обращения Общества в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции при повторном рассмотрении спора отказал в удовлетворении заявленных исковых требований.

Апелляционная инстанция не находит оснований не согласиться с решением суда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной собственности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым представляется правовая охрана, являются, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания.

Пункт 2 данной статьи предусматривает, что интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Из пункта 2 статьи 1481 ГК РФ следует, что выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1479 ГК РФ).

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному потребителю возможности отличить услуги, оказываемые одним лицом, среди аналогичных услуг, предоставляемых другими лицами.

Статья 1482 ГК РФ предусматривает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. При этом товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. Если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, то оно является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Способы защиты исключительных прав предусмотрены в статьях 1252 и 1515 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак N 632208 установлен судом первой инстанции, подтверждается материалами дела и ответчиком не опровергнут.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь положениями пунктов 42-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), учитывая указания суда кассационной инстанции, изложенные в постановлении от 23.03.2021 по настоящему делу, пришел к выводу о низкой степени сходства товарного знака N 632208 и обозначений, размещенных на товаре ответчика, что не влечет сходства до степени смешения обозначений и свидетельствует об отсутствии факта нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Апелляционная инстанция, проверив доводы сторон, приходит к следующим выводам.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами N 482 и пунктом 162 Постановления N 10.

Исходя из пункта 41 Правил N 482, подлежащих применению к рассматриваемым правоотношениям по аналогии закона (статья 6 ГК РФ), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 162 Постановления N 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

В пункте 37 Обзора отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию.

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Установлено, что принадлежащий истцу товарный знак N 632208 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный и словесный элементы. В цветовом решении знака использованы оранжевый цвет (волосы на голове мальчика), бежевый (лицо и пальцы мальчика), светло-зеленый (слово "Рисуй", световая указка и фон для надписи "набор для творчества"), белый (надпись "светом!"), черный (надпись "набор для творчества").

Суд первой инстанции по результатам сравнения принадлежащего истцу товарного знака и обозначений, размещенных на реализованном ответчиком товаре, пришел к выводу о высокой степени их сходства по фонетическому признаку словесного элемента, однако указал на наличие графического и смыслового отличий словесного элемента, а также на отличие изобразительного элемента, входящего в состав комбинированного товарного знака N 632208, от изображений, размещенных на спорном товаре.

Апелляционный суд поддерживает вывод суда первой инстанции о звуковом сходстве словесного элемента, входящего в состав комбинированного товарного знака истца, и словесного обозначения, размещенного на спорном товаре. Вместе с тем считает, что обозначенные судом отличия в графическом исполнении словесного элемента, а также выделенные судом отличия изобразительного элемента и смыслового значения в целом не исключают возможность смешения товарного знака N 632208 с обозначением, размещенным на спорном товаре.

Однако апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда исходя из следующего.

Как следует из пункта 162 Постановления N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется не только исходя из степени сходства обозначений, но также и степени однородности товаров для указанных лиц.

При установлении смешения сходных обозначений проводится анализ однородности товаров, для которых зарегистрирован защищаемый истцом товарный знак, со спорным товаром ответчика.

Из материалов дела следует, что товарный знак N 632208 зарегистрирован в отношении товаров и услуг, относящихся к 28, 41 классам МКТУ.

Между тем реализованный ответчиком товар относится к 16 классу МКТУ, включающему в себя, в том числе бумагу, картон, принадлежности для художников и материалы для рисования, бумагу светящуюся (базовый номер 160190), трафареты для рисования (базовый номер 160226), указки неэлектронные (базовый номер 160350) и т.д.

Оснований для отнесения реализованного ответчиком товара, представляющего собой набор для рисования в темноте, к товарам, входящим в 28 класс МКТУ (игры, игрушки головоломки), апелляционный суд не усматривает, учитывая, что товары для творчества и рисования составляют отдельную группу товаров, относящихся к 16 классу МКТУ.

Апелляционный суд находит обоснованным доводы ответчика о том, что подтверждением отнесения спорного товара к товарам 16 класса МКТУ служит то обстоятельство, что за Обществом 15.09.2020 произведена государственная регистрация товарного знака N 775175 с изображением, аналогичным комбинированному изображению товарного знака N 632208, с датой приоритета - 24.05.2019. При этом товарный знак N 775175 зарегистрирован не только в отношении товаров и услуг 28 и 41 классов МКТУ, но также и в отношении товаров 16 класса МКТУ с указанием в числе товаров: доска из ПВХ пленки для рисования в темноте, доска из фотолюминесцентного ПВХ для рисования в темноте, маркер для рисования в темноте, наборы из ПВХ для рисования в темноте, доска для творчества, рисования из фотолюминесцентного материала, наборы для творчества, рисования из фотолюминесцентного материала, наборы для рисования в темноте, ручка-фонарик для рисования в темноте, светодиодная ручка-фонарик, светодиодный маркер и т.п.

Таким образом, апелляционный суд приходит к выводу, что на момент реализации ответчиком 05.07.2019 спорного товара, правовая охрана товарного знака N 632208 не распространялась на товары, относящиеся к 16 классу МКТУ.

Поскольку спорный товар не относится к 28 классу МКТУ, а представляет собой набор для творчества, рисования в темноте, и соответственно реализованный Предпринимателем товар не однороден с товарами, для которых зарегистрирован защищаемый истцом товарный знак N 632208, судебная коллегия считает, что при его продаже ответчиком не допущено нарушения исключительных прав Общества на указанный товарный знак.

Представленный Обществом в апелляционный суд лицензионный товар - набор для творчества - "Рисуй светом!" изготовлен в 2020 году.

При этом нарушение исключительных прав истца на товарный знак N 775175 предметом настоящего спора не является. Кроме того, в силу пункта 155 Постановления N 10 использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

В свете изложенного апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения суда, которым Обществу отказано в удовлетворении иска. Апелляционная жалоба Общества удовлетворению не подлежит.

В связи с отказом в удовлетворении жалобы расходы по уплате государственной пошлины, в силу статьи 110 АПК РФ, относятся на апеллянта.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тверской области от 27 сентября 2021 года по делу N А66-14363/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Планета" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.В. Чередина

Судьи

А.Я. Зайцева О.Б. Ралько