Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2021 г. N С01-1909/2020 по делу N А66-14363/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суду необходимо установить степень сходства между товарным знаком истца и обозначением, используемым ответчиком в своей деятельности, провести анализ однородности товара ответчика с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак истца, а также установить наличие или отсутствие иных обстоятельств, влияющих на возможность смешения спорных обозначения и товарного знака

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2021 г. N С01-1909/2020 по делу N А66-14363/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 18 марта 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Мындря Д.И., Погадаева Н.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Планета" (ул. Молодой Гвардии, д. 14, оф. 4, г. Киров, 610002, ОГРН 1174350004399) на решение Арбитражного суда Тверской области от 03.08.2020 по делу N А66-14363/2019 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2020 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Планета" к индивидуальному предпринимателю Черепновой Татьяне Степановне (г. Торжок, Тверская обл., ОГРНИП 304691511200031) о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Планета" - Никитин А.В. (по доверенности от 19.05.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Планета" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Черепновой Татьяне Степановне о взыскании 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 632208.

Решением Арбитражного суда Тверской области от 03.08.2020, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2020, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит решение и постановление отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В кассационной жалобе общество указало, что суд первой инстанции пришел к неверному выводу об отсутствии сходства между товарным знаком и спорным обозначением. По мнению заявителя кассационной жалобы, сопоставление товарного знака и спорного обозначения свидетельствует о наличии ассоциативной связи между ними, поскольку сравниваемые обозначение и товарный знак включают доминирующий словесный элемент "Рисуй светом", что исключает их несходство.

Как отмечает общество, при оценке сходства суд ограничился лишь сравнением товарного знака и спорного обозначения по графическому критерию, не проверив их сходство по смысловому и звуковому критериям, а также не установив степень однородности реализуемых предпринимателем товаров, и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак общества.

Представитель общества в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Предприниматель в отзыве изложенные в кассационной жалобе доводы оспорили, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Предприниматель, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, в судебное заседание не явился, явки своего представителя не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 632208, зарегистрированного, в том числе для товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "головоломки из набора элементов для составления картины; игрушки; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; устройства для игр".

В отделе "Страна чудес" магазина "Пассаж", расположенного по адресу: Калининское шоссе, д. 27А, г. Торжок, Тверская обл., 05.07.2019 предпринимателем был реализован набор для семейного творчества "Рисуй светом". В подтверждение данного обстоятельства в материалы дела обществом были представлены кассовый чек от 05.07.2019, видеозапись процесса реализации названного товара, фотографии приобретенного товара.

Полагая, что при реализации спорного товара предприниматель нарушил исключительное право общества на вышеуказанный товарный знак, общество 26.07.2019 обратилось к ответчику с претензией, содержащей требования о прекращении нарушения прав общества и о выплате компенсации.

Поскольку предприниматель добровольно претензию не удовлетворил, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Дело рассмотрено судом первой инстанции на основании положений статей 1225, 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции указал на отсутствие сходства обозначения на спорном товаре предпринимателя с товарным знаком общества, что свидетельствует об отсутствии нарушения ответчиком исключительного права истца.

Апелляционный суд с выводами суда первой инстанции согласился, отклонив приведенные в апелляционной жалобе доводы, аналогичные доводам, изложенным в кассационной жалобе.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившегося в судебное заседание представителя заявителя кассационной жалобы, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 той же статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Суды первой и апелляционной инстанций вопреки доводам истца пришли к выводу об отсутствии сходства изображений и надписей, имеющихся на спорном товаре (его упаковке), с товарным знаком истца.

Доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к оспариванию соответствующих выводов судов первой и апелляционной инстанций.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что как суд кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153 по делу N А60-44547/2015).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами N 482 и пунктом 162 Постановления N 10.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил N 482.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в приведенном пункте Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Таким образом, при сравнении комбинированных обозначений в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, доминирующим элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Степень значимости изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

При этом коллегия судей кассационной инстанции обращает внимание, что должно учитываться, насколько словесный эквивалент изобразительного элемента товарного знака коррелирует со словесным элементом (например, не является ли изобразительный элемент визуальным воплощением словесного элемента).

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительного права на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и правовых позиций высшей судебной инстанции в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

Коллегия судей кассационной инстанции при этом отмечает, что вывод суда первой инстанции об отсутствии сходства (абзац третий страницы 6 обжалуемого судебного решения) сравниваемых товарного знака и спорного обозначения обусловлен выводом об отсутствии их сходства по графическому критерию. Анализ сходства сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям в обжалуемых судебных актах не приведен.

В то же время суд кассационной инстанции обращает внимание, что вхождение доминирующих словесных элементов "Рисуй светом" товарного знака истца в обозначение, размещенное на спорном товаре ответчика, исключает вывод о несходстве таких обозначений. В данной ситуации возможен лишь вывод об определенной степени сходства (низкой или высокой).

При установлении смешения сходных обозначений проводится анализ однородности товаров, для которых зарегистрирован защищаемый истцом товарный знак, со спорным товаром ответчика.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Однородность товаров и услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Вместе с тем в обжалуемом судебном решении не приведен анализ однородности спорного товара ответчика с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Несмотря на соответствующий довод истца в апелляционной жалобе, отсутствует такой анализ и в обжалуемом постановлении апелляционного суда.

В отсутствие такого анализа вывод об отсутствии сходства до степени смешения не мог быть сделан судами, и является преждевременным.

При выявлении какой-либо степени сходства обозначений и какой-либо степени однородности услуг осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений. При этом суд должен учесть влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Как указывалось выше, при анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров (услуг), но и различительная способность защищаемого истцом товарного знака.

Из содержания обжалуемых судебных актов усматривается, что вышеприведенные нормативные правила и правовые подходы, регламентирующие порядок (алгоритм) установления сходства обозначений до степени смешения, не были соблюдены судами первой и апелляционной инстанций. В частности, из решения и постановления судов первой и апелляционной инстанций невозможно установить результаты сравнения спорного обозначения и товарного знака на сходство по фонетическому и семантическому критерию; степени сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, и спорного товара ответчика; проводился ли фактически анализ сравниваемых обозначений с учетом их восприятия в целом (общего впечатления).

На основании изложенного следует констатировать, что обжалуемый истцом вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения спорного обозначения на товаре ответчика с товарным знаком истца сделан при неполном установлении обстоятельств дела, имеющих важное значение для правильного разрешения настоящего спора, а также при неправильном применении вышеприведенных норм права и правовых подходов высшей судебной инстанции, регламентирующих порядок установления тождества, сходства, смешения обозначений и средств индивидуализации.

Данные обстоятельства в соответствии с положениями статей 287 и 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены обжалуемых судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения спора обстоятельства, в том числе установить степень сходства обозначений, степень однородности товаров, наличие или отсутствие иных обстоятельств, влияющих на возможность смешения спорного обозначения и товарного знака; дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду первой инстанции по итогам рассмотрения дела надлежит распределить расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб (часть 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тверской области от 03.08.2020 по делу N А66-14363/2019 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2020 по тому же делу отменить. Дело направить в Арбитражный суд Тверской области на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.И. Мындря

Н.Н. Погадаев