Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2022 г. N 09АП-81696/21 по делу N А40-21526/2021

г. Москва

15 февраля 2022 г.

Дело N А40-21526/21

Резолютивная часть постановления объявлена 19 января 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 февраля 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной,

судей Т.В. Захаровой, Е.А. Ким

при ведении протокола судебного заседания секретарем В.И. Борисовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "КИВИ.РУ СЕРВИС" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 02 ноября 2021 г. по делу N А40-21526/21, по иску Общества с ограниченной ответственностью "Р-ХОЛДИНГ" к Обществу с ограниченной ответственностью "КИВИ.РУ СЕРВИС" о прекращении нарушения исключительных прав правообладателя товарного знака, о взыскании компенсации в размере 2 762 903 руб.

при участии в судебном заседании: от истца Сусличенко Е.В. (по доверенности от 01.08.2020 г.); от ответчика - не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Р-ХОЛДИНГ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "КИВИ.РУ СЕРВИС" о запрете использования товарных знаков "СОЛНЦЕТУР", зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности под N 470998 и N 567153, сходных с ними до степени смешения обозначений в сети "Интернет", в том числе, на страницах и в доменном имени Интернет-сайта https://www.kivi.ru/solncetur при предложении к оказанию услуг, однородных тем, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы, о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, исходя из двукратного размера минимальной стоимости использования товарного знака "СОЛНЦЕТУР" в течение 12 месяцев на территории г. Москва в размере 720 000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 02.11.2021 г. исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 720 000 руб., в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

Истец против удовлетворения жалобы возражал по доводам, изложенным в письменных объяснениях, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Ответчик надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы в судебное заседание не явился, в связи с чем, жалоба рассмотрена без его участия по представленным в материалы дела документам.

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как усматривается из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью "Р-Холдинг" является правообладателем исключительных прав на словесный товарный знак СОЛНЦЕТУР/SOLNCETUR по свидетельству N 470998 с приоритетом от 16.08.2011 г., дата регистрации - 18.09.2012 г. и комбинированного товарного знака по свидетельству N 567153 с приоритетом от 07.11.2014 г., дата регистрации - 10.03.2016 г.

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении 39 класса Международной товаров и услуг (далее - МКТУ).

В обоснование заявленных требований истец указал на то, что с 2014 г. ООО "КИВИ.РУ СЕРВИС" (сайт в сети Интернет https://www.kivi.ru/solncetur) незаконно использует обозначение "солнцетур", в связи с чем, истец просил запретить ответчику использовать спорные товарные знаки и сходных с ними до степени смешения обозначения в сети "Интернет", в том числе, на страницах и в доменном имени Интернет-сайта https://www.kivi.ru/solncetur при предложении к оказанию услуг, однородных тем, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы, а также взыскать компенсацию за незаконное использование товарных знаков, исходя из двукратного размера минимальной стоимости использования товарного знака "СОЛНЦЕТУР" в течение 12 месяцев на территории г. Москва в размере 720 000 руб.

Расчет размера компенсации ответчиком не оспорен, проверен судом и признан правильным, в связи с чем, требования истца в указанной части удовлетворены судом в полном объеме.

Вместе с тем, судом первой инстанции установлено, что использование спорных обозначений ответчиком прекращено, что было подтверждено при осмотре сайта ответчика в судебном заседании, при этом истцом доказательств обратного не представлено. В удовлетворении требования истца о запрете использования товарных знаков "СОЛНЦЕТУР", зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности под N 470998 и N 567153 и сходных с ними до степени смешения обозначений в сети "Интернет", в том числе, на страницах и в доменном имени Интернет-сайта https://www.kivi.ru/solncetur при предложении к оказанию услуг, однородных тем, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы отказано, так как является абстрактным требованием об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Судом первой инстанции, на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, исковые требования удовлетворены частично.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы жалобы, исходя из следующего.

Согласно положениям ст. 1225 Гражданского Кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана, являются товарные знаки и знаки обслуживания.

В силу ст. 1484 Гражданского Кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Статьей 1229 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусмотрено, что юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 Гражданского Кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Привлекая клиентов, потенциальных туристов, в том числе через сеть Интернет, используя незаконным способом чужие товарные знаки на сайте https://www.kivi.ru/solncetur, ответчик извлекал необоснованные преимущества, так как вводил потребителя в заблуждение в отношении владельца товарных знаков, оказываемых услуг владельцем товарного знака. Использование товарных знаков без ведома и разрешения правообладателя приводило к перераспределению спроса и создавало у ответчика преимущества в предпринимательской деятельности с помощью неправомерных методов и средств, что являлось актом недобросовестной конкуренции.

Суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что поскольку ООО "Р-Холдинг" не передавало ответчику прав на товарный знак, не предоставляло согласие на использование принадлежащих ему товарных знаков, а также не заключало с последним лицензионный договор, договор коммерческой концессии на использование товарного знака, действия ООО "КИВИ.РУ СЕРВИС" следует рассматривать как нарушение исключительных прав на товарный знак.

Использование товарного знака, а также сходных с ними до степени смешения обозначений, осуществляемое без согласия владельца, является незаконным и влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

В силу положений ст. 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец, являясь правообладателем, заключает с третьими лицами договоры коммерческой концессии, представляя им таким образом за вознаграждение право пользования собственным товарным знаком. Размер такого вознаграждения зависит от региона, на территории которого используется указанный товарный знак и состоит из двух частей: единоразового платежа, а также ежемесячного платежа (роялти), размер которого за использование товарного знака на территории одного помещения в г. Москве составляет 30 000 руб. либо 50 000 руб., что подтверждается копиями договоров коммерческой концессии). Как поясняет истец, посредством использования сайта web.archieve.org у него имеется возможность обнаружить и подтвердить факт незаконного использования принадлежащего ему товарного знака, начиная с 2014 г. Согласно вышеуказанным сведениям в период с 05.07.2014 г. по 21.03.2015 г. ответчик незаконным путем использовал товарный знак "СОЛНЦЕТУР" при осуществлении турагентской деятельности на территории четырех офисов в г. Москве. Затем, до 03.06.2017 г. - на территории двух офисов, с 03.06.2017 г. по 23.08.2018 г. - трех офисов, с 23.08.2018 г. - на территории одного офиса. Таким образом, использование товарного знака "СОЛНЦЕТУР" при осуществлении деятельности на территории одного офиса ответчика в рамках установленного действующим законодательством заключенного с правообладателем договора коммерческой концессии, по аналогии с иными пользователям, обязало бы ООО "КИВИ.РУ СЕРВИС" выплачивать ежемесячно в адрес ООО "Р - Холдинг" минимум 30 000 руб.

Истцом избран способ расчета компенсации, установленный пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации, то есть в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, ввиду того, что посчитал его в большей степени подлежащим применению к конкретным нарушениям своих прав, ставшим предметом иска.

Минимальный размер ежемесячных платежей по договору коммерческой концессии, заключаемому ООО "Р - Холдинг" со своими пользователями об использовании товарного знака "СОЛНЦЕТУР" в одном помещении, расположенном в г. Москве, составляет 30 000 руб. Исходя из того, что ООО "КИВИ. РУ СЕРВИС" незаконным образом использовало и словесное обозначение, и графическое изображение товарного знака в течение семи лет при осуществлении предпринимательской деятельности, аналогичной деятельности, осуществляемой правообладателем и его пользователями, на территории разного количества офисов (по сведениям с сайта нарушителя - в разные годы от 4 до 1 офисов), а, главным образом, в сети Интернет, истец посчитал разумным и справедливым требовать с ответчика компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, а именно, в двукратном размере минимальной стоимости использования товарного знака "СОЛНЦЕТУР" в течение 12 месяцев на территории одного помещения в г. Москве - 720 000 руб.

По общему правилу, содержащемуся в абз. первым п. 3 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотренные настоящим кодексом меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, наличие которой было установлено судом первой инстанции и не оспаривалось самим ответчиком.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. Также разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Принимая во внимание продолжительность незаконного использования ответчиком принадлежащих ООО "Р-Холдинг" спорных товарных знаков (с 2014 г. по 2021 г.), специфику способов использования (при оказании услуг и продвижении данных услуг, оказываемых на территории нескольких офисов туристических агентств, в сети Интернет), а также тот факт, что законный правообладатель предоставляет третьим лицам право пользования собственными товарными знаками в рамках договоров коммерческой концессии (франчайзинга), которыми предусмотрено конкретное вознаграждение, размер которого зависит от региона использования, истец сформировал заявленные исковые требования.

При этом апелляционный суд принимает во внимание, что факт прекращения использования товарных знаков правообладателя нарушителем был доказан и подтвержден только во время последнего судебного заседания в суде первой инстанции - 20.11.2021 г.

Ответчик в жалобе фактически не оспаривает и не опровергает установленное виновное противоправное поведение, а ссылается на информацию о размере аналогичных платежей (роялти) на сайтах конкурентных истцу компаний, что не исключает вины нарушителя.

При этом, доводы жалобы на чрезмерность заявленного истцом размера ежемесячных платежей подлежит отклонению апелляционным судом.

Истец по собственному волеизъявлению изменил способ расчета и снизил размер компенсации, общая сумма которой с учетом всех обстоятельств дела является справедливой и обоснованной.

Доводы жалобы в части отсутствия использования спорных товарных знаков в своих офисах подлежит отклонению, как документально не подтвержденный.

Также ответчик в жалобе указывает на то, что им не использовался весь объем передаваемых в рамках договора коммерческой концессии исключительных прав.

Указанные доводы подлежат отклонению, поскольку основой комплекса передаваемых исключительных прав, представляющей основную коммерческую ценность, является именно зарегистрированный в Реестре ФИПС товарный знак "СОЛНЦЕТУР". Франчайзи, входящие в состав соответствующей сети туристических агентств, заключают договоры именно с намерением использования, главным образом, товарные знаки, прочие передаваемые права могут ими не использоваться в своей деятельности. Вне зависимости от того, использовало ли лицо в своей деятельности весь комплекс прав по договору либо нет, оно обязано выплачивать фиксированный размер ежемесячного платежа (для г. Москвы минимальный размер - 30 000 руб.). Это минимальный размер ежемесячного платежа за пользование товарных знаков, а не оплата конкретных предусмотренных договором услуг.

Кроме того, со стороны ответчика были нарушены права и законные интересы не только правообладателя, но и его законных франчайзи - пользователей по договорам коммерческой концессии, в том числе, осуществляющих деятельность в г. Москве, поскольку на сайте, на котором незаконно был размещен товарный знак истца, были указаны офисы туристических агентств по г. Москве. Размещение на одном сайте конкурентного товарного знака истца и адресов офисов ответчика создавало вероятность того, что потенциальные клиенты - туристы компании "Солнцетур" обратятся к ее прямым конкурентам, лишив тем самым законных пользователей прибыли.

Удовлетворение исковых требований ООО "Р - Холдинг" о взыскании компенсации должно быть направлено на восстановление справедливого положения истца и его законных пользователей, стимулирование к добросовестному поведению всех участников гражданского оборота.

Таким образом, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции с отнесением на ответчика расходов по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом непредставления доказательств уплаты госпошлины при обращении с апелляционной жалобой в суд.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02 ноября 2021 года по делу N А40-21526/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "КИВИ.РУ СЕРВИС" в доход федерального бюджета госпошлину по апелляционной жалобе в размере 3 000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

Т.В. Захарова Е.А. Ким