Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2022 г. N 09АП-3279/22 по делу N А40-240960/2020

г. Москва

18 февраля 2022 г.

Дело N А40-240960/20

Резолютивная часть постановления объявлена 14 февраля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 февраля 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Захаровой Т.В.,

судей: Головкиной О.Г., Стешана Б.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Роговым И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Закрытого акционерного общества "Эркафарм" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2021 года по делу N А40-240960/20,

по исковому заявлению Мегаинфарм ГмбХ (Megainpharm GmbH)

к Закрытому акционерному обществу "Эркафарм" (ОГРН: 1037739330892, ИНН: 7701047916)

о запрете совершения определенных действий; о взыскании компенсации за нарушение исключительного права Мегаинфарм ГмбХ на изобретения по евразийскому патенту N 005132 в размере 2 500 000 руб. 00 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца - Кан Г.В. по доверенности от 25.11.2020;

от ответчика - Николаева Е.А. по доверенности от 30.12.2021

УСТАНОВИЛ:

Мегаинфарм ГмбХ (Megainpharm GmbH) (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Закрытому акционерному обществу "Эркафарм" (далее - ответчик) о признании нарушением исключительного права Мегаинфарм ГмбХ (Megainpharm GmbH) на изобретение по евразийскому патенту N 0051З2 действия Закрытого акционерного общества "Эркафарм" (ОГРН: 1037739330892, ИНН: 7701047916) по предложению к продаже, продаже и хранению с этой целью средства гигиены полости рта "МИРАНИЦИН", содержащего бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил] аммония хлорида моногидрат, воду и хлоргексидина диглюконат, совершенные до истечения срока действия евразийского патента N 005132 - 01 марта 2021 года.; о взыскании компенсации за нарушение исключительного права Мегаинфарм ГмбХ на изобретение по евразийскому патенту N 005132 в размере 2 500 000 руб. 00 коп., с учетом принятых судом первой инстанции уточнений исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением от 13 декабря 2021 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылается на нарушение судом норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

От истца поступил отзыв, в котором он против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Представитель истца возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2021 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что в обоснование заявленных требований истец указал, что является правообладателем евразийского патента на изобретение N 005132, выданного Евразийской патентной организацией, с приоритетом от 17.03.2000, действовавшего на территории России на основании норм Евразийской патентной конвенции до 28.02.2021 и охранявшего группу изобретений, охарактеризованных следующей формулой изобретения:

- Лекарственный препарат для лечения и профилактики инфекционных и воспалительных заболеваний, включающих бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил] аммония хлорид и фармацевтический разбавитель, отличающийся тем, что он содержит бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил] аммония хлорид в виде моногидрата.

- Лекарственный препарат по п. 1, отличающийся тем, что в качестве фармацевтического разбавителя он содержит воду и/или спирт и бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил] аммония хлорида моногидрат в количестве 0,01-1,0%.

- Лекарственный препарат по п. 1, отличающийся тем, что в качестве фармацевтического разбавителя он содержит любую растительную, животную и синтетическую основу при следующем соотношениии компонентов (в %):

Растительная, животная или синтетическая основа 99,0-99,9 Бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил] аммония хлорида моногидрат 1,0-0,01

- Применение лекарственного препарата по пп. 1-3 для лечения и профилактики инфекционных и гнойно-воспалительных заболеваний различной этиологии и локализации, а также средства, обладающего антисептическим, дезинфицирующим, спермицидным, противовирусным и иммуномодулирующим действием.

В соответствии со статьей 9 (1) Конвенции истец обладал исключительным правом использовать, а также разрешать или запрещать другим использование запатентованного изобретения по евразийскому патенту N 005132.

Истец реализовал свое исключительное право на изобретение по евразийскому патенту N 005132 на территории России предоставив на весь срок действия патента неисключительную лицензию Обществу с ограниченной ответственностью "ИНФАМЕД К", которое использует изобретения по патенту для производства лекарственного препарата торговым наименованием "Мирамистин".

При этом другим лицам право использования изобретений по патенту N 005132 на территории России не предоставлено.

Между тем, истцу стало известно, что ответчик предлагает к продаже и продает на территории России средство с антисептическим эффектом для местного применения

* под наименованием "Средство гигиены полости рта "МИРАНИЦИН"

Факт осуществления ответчиком предложений о продаже пнтисептика "МИРАНИЦИН" подтверждается сведениями с сайта ответчика в сети Интернет по адресу www.stoletov.ru, где на странице https://stoletov.ru/catalog/product/miranitsin-antiseptik-sprey-d-mest-prim-150ml приводится информация о возможности приобретения антисептика "МИРАНИЦИН" по цене 295 руб. 00 коп. за упаковку в аптеках г. Москвы.

Факт продажи ответчиком антисептика "МИРАНИЦИН" подтверждается кассовыми чеками N N 60, 83 и товарными чеками NN 25929956622, 26000031752 от 01.11.2020 г., выданными ответчиком при продаже препарата через аптечные предприятия принадлежащие ответчику сети аптек "Доктор Столетов", расположенные по адресам: улица Киевская, дом 2 и улица Профсоюзная, дом 129А.

Согласно информации, размещенной на упаковке антисептика "МИРАНИЦИН", в его состав входит бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил] аммоний хлорид моногидрат (benzyldimethyl [3-(myristoilamine)propyl] ammonium chloride monohydrate), а также вода (aqua) и хлоргексидина глюконат (chlorhexidine digluconate).

Таким образом, в состав антисептика "МИРАНИЦИН" входят все компоненты препарата, предусмотренные независимым пунктом 1 формулы изобретения евразийского патента N 005132, а именно: действующее вещество бензилдиметил[3-миристоиламино)пропил] аммония хлорида моногидрат и разбавитель - вода (вода как вариант разбавителя для действующего вещества предусмотрена в зависимом пункте 2 формулы изобретения евразийского патента N 005132, а также в описании изобретения, например, в первом абзаце в колонке 3 описания к патенту.

Согласно информации, приведенной на одной из боковых поверхностей упаковки антисептика "МИРАНИЦИН" и на странице сайта ответчика по адресу https://stoletov.ru/catalog/product/miranitsin-antiseptik-sprey-d-mest-prim-150ml, данный препарат является антисептическим ("оказывает антисептический эффект") и является средством профилактики воспалительных заболеваний ("защитное действие на слизистые оболочки полости рта..., снижая риск возникновения воспалительных процессов").

В связи с чем, истец считает, что антисептик "МИРАНИЦИН" имеет такое же назначение, что и предусмотренный независимым пунктом 1 формулы изобретения евразийского патента N 005132, а именно: для лечения и профилактики и воспалительных заболеваний.

Таким образом, истец ссылается на то, что в антисептике "МИРАНИЦИН" используется изобретение по независимому пункту 1 формулы изобретения евразийского патента N 005132 без согласия патентовладельца - истца, что является нарушением исключительных прав истца на изобретение.

При этом, по мнению истца, указание на наличие в антисептике "МИРАНИЦИН" дополнительного компонента "хлоргексидина глюконат", которое имеется на упаковке и в описании антисептика на сайте ответчика, не предотвращает факт использования изобретения по евразийскому патенту N 005132, поскольку при этом в антисептике "МИРАНИЦИН" содержатся все признаки изобретения по независимому пункту 1 формулы изобретения.

Также истец поясняет, что в антисептике "МИРАНИЦИН" используется изобретение истца по независимому пункту 4 формулы изобретения евразийского патента N 005132 в части альтернативных признаков, предусматривающих применение препарата по пункту 1 формулы изобретения для профилактики инфекционных заболеваний различной этиологии и локализации, а также в качестве средства, обладающего антисептическим действием.

Указание на применение антисептика "МИРАНИЦИН" для профилактики инфекционных и гнойно-воспалительных заболеваний следует из вышеприведенного описания свойств препарата, помещенного на одной из боковых поверхностей упаковки, где содержится указание на защитное действие препарата для слизистой оболочки полости рта и снижение риска возникновения воспалительных процессов. Указание на применение антисептика "МИРАНИЦИН" в качестве средства, обладающего антисептическим действием, содержится непосредственно в его наименовании, а также в информации для потребителя на упаковке.

04.11.2020 года и 05.11.2020 года истец направил в адрес ответчика претензию о прекращении действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения исключительного права истца на изобретения по евразийскому патенту N 005132.

Требование истца осталось ответчиком без удовлетворения, в связи с чем, истец обратился с настоящим исковым заявлением.

Согласно пункту 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; 5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Истец, на основании п. 1 ст. 1406.1 ГК РФ, просит суд взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на изобретение по патенту РФ N 005132 в размере 2 500 000 руб.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на изобретение по евразийскому патенту РФ N 005132 подтвержден материалами дела, но при этом, посчитав подлежащей снижению сумму компенсации за нарушение исключительных прав на изобретение по патенту РФ N 005132 до 1 250 000 руб., суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично.

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению по следующим основаниям.

Принимая во внимание предмет заявленных исковых требований, доводы апелляционной жалобы, касающиеся использования словесного обозначения "МИРАНИЦИН" на упаковках предлагаемой ответчиком к продаже продукции, не имеют правового значения и не относятся к существу рассматриваемого спора, поскольку требования истца по настоящему делу направлены на защиту исключительного права на изобретение по евразийскому патенту N 005132, а не на защиту прав на товарные знаки.

Кроме того, как следует из решения суда первой инстанции по настоящему делу, доводы ответчика об отсутствии вины в нарушении прав истца по причине наличия заявки на товарный знак N 2020709363, поданной ответчиком в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в отношении обозначения "МИРАНИЦИН", уже заявлялись ответчиком в суде первой инстанции и им уже была дана оценка при определении размера взыскиваемой с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на изобретение.

В противоречие фактическим обстоятельствам и имеющимся в материалах настоящего дела доказательствам ответчик в апелляционной жалобе дополнительно ссылается на отсутствие указаний о наличии патента на упаковке оригинального лекарственного средства "МИРАМИСТИН" в качестве обстоятельства, исключающего возможные меры ответственности по отношению к ответчику.

Однако данный довод является необоснованным, поскольку в соответствии со статьёй 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законе порядке.

Из приведённой выше нормы следует, что лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, несёт риск наступления неблагоприятных последствий, возможных в результате такого рода деятельности, в том числе в случае реализации товара, нарушающего исключительные права на результат интеллектуальной деятельности.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основной вид деятельности ответчика представляет собой "Торговлю розничную лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)", первый дополнительный вид деятельности - "Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях".

Таким образом, ответчик может быть квалифицирован как профессиональный участник фармацевтического рынка.

Следовательно, довод апелляционной жалобы о том, что ответчик не знал и/или не имел возможности получить информацию об изобретении по евразийскому патенту N 005132, представляется необоснованным.

Ссылки ответчика на отсутствие возможности ознакомиться с правоустанавливающими документами в отношении изобретения по евразийскому патенту N 005132 также подлежат отклонению, поскольку истцом в адрес ответчика было направлено претензионное письмо Исх. N IMP-0337-177 от 04 ноября 2020 года, которое было получено ответчиком по электронной почте 04 ноября 2020 года, а также заказное письмо с уведомлением о вручении 11 ноября 2020 года, в претензионном письме истец предоставил ответчику достаточные сведения об изобретении по евразийскому патенту N 005132.

Довод апелляционной жалобы о том, что ответчиком были предприняты некие меры по изъятию спорной продукции из гражданского оборота, носит предположительный характер и не подтверждён документально.

Так, в материалы настоящего дела ответчиком не были представлены сведения о количестве реализованной продукции и/или доказательства, свидетельствующие об изъятии и уничтожении остатков продукции, нарушающей исключительные права истца.

Вместе с тем, арбитражный суд первой инстанции при определении размера подлежащей к взысканию компенсации правомерно принял во внимание доводы истца, в частности, судом были обоснованно учтены сведения о масштабах реализации ответчиком контрафактного товара, длительном характере правонарушения, а также высокую степень известности оригинального запатентованного лекарственного средства "МИРАМИСТИН".

Так размер заявленной к взысканию компенсации истец обосновывает характером (масштабом) нарушения, поскольку контрафактный антисептик предлагается к продаже в 95 аптеках города Москвы и Санкт-Петербурга, также в 66 аптеках других городов и регионов России.

Также нарушение имеет длящийся характер. Кроме того, как указал истец, ответчик не прекратил предложения о продаже контрафактного антисептика после получения претензии от истца.

Также истцом приняты во внимание вероятные убытки, в том числе, возможная упущенная выгода в связи с нелицензионным использованием ответчиком изобретений по евразийскому патенту N 005132; высокую степень известности оригинального лекарственного препарата "МИРАМИСТИН", выпускаемого по лицензии.

Согласно пункту 1 статьи 1406.1 ГК РФ, в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных указанным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что размер компенсации определен судом в пределах установленного пунктом 1 статьи 1406.1 ГК РФ размера.

Выводы суда о необходимости снижения размера компенсации достаточным образом мотивированы и основаны на том, что заявленная истцом к взысканию с ответчика компенсация в 2 500 000 рублей не соразмерна последствиям нарушения, исходя из характера нарушения, фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, невысокой стоимости продукции, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также с учетом ходатайства ответчика о снижении компенсации, основываясь на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств.

Указанные выводы сделаны с правильным применением статьи 1406.1. ГК РФ, соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам.

Несогласие заявителя апелляционной жалобы с выводами суда первой инстанции и оценкой представленных доказательств не может являться основанием для признания оспариваемого судебного акта незаконным.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2021 года по делу N А40-240960/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

О.Г. Головкина Б.В. Стешан