Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 февраля 2022 г. N 18АП-657/22 по делу N А07-31120/2020

г. Челябинск

24 февраля 2022 г.

Дело N А07-31120/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 17 февраля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 февраля 2022 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Плаксиной Н.Г.,

судей Арямова А.А., Бояршиновой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Козельской Е.М., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Нафикова Артема Вагизовича на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29 ноября 2021 года по делу N А07-31120/2020.

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Хамидуллиной Алисы Римовны - Максимов Д.В. (паспорт, доверенность от 12.07.2021 N 02 АА 5706952, диплом).

Индивидуальный предприниматель Нафиков Артем Вагизович (далее - истец, ИП Нафиков А.В.) обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Хамидуллиной Алисе Римовне (далее - ответчик, ИП Хамидуллина А.Р.) о запрете использовать обозначение "УфаОптРоз" сходное до степени смешения c товарным знаком OPTROZRU путем удаления обозначения с вывесок, рекламы, документации, а также о взыскании компенсации в размере 50 000 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.12.2020 исковое заявление общества принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.02.2021 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, назначил предварительное судебное заседание.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.11.2021 (резолютивная часть решения объявлена 22.11.2021) в удовлетворении заявленных исковых требований отказано.

Не согласившись с вынесенным решением, ИП Нафиков А.В. (далее также - податель апелляционной жалобы, апеллянт) обратился в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

В обоснование доводов апелляционной жалобы её податель указывает на то, что обозначение "УфаОптРоз" схоже с товарным знаком "OPTROZRU" по семантическим и по звуковым признакам. Фонетическое сходство связано с тем, что территориально реализация цветочной продукции осуществляется истцом и ответчиком в рамках одной территории - город Уфа. Элементы ОПТ и РОЗ (ОРТ ROZ) являются сильными, доминирующими, определенно указывают потребителю на вид услуг (торговля оптом) и вид продукции (цветы - розы). Использование кириллицы и латиницы не исключает сходства до степени смешения, учитывая идентичность произношения каждого звука. Кроме того, степень графического сходства сравниваемых доминирующих элементов товарного знака истца и обозначения ответчика очень высокая в силу полного совпадения в транслитерации (ОПТРОЗ и OPTROZ).

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения указанной информации на официальном сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие представителей истца.

До начала судебного заседания от ответчика поступил отзыв на апелляционную жалобу, который приобщен к материалам дела в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве, указав на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ИП Нафиков А.В. является правообладателем товарного знака OPTROZRU по свидетельству N 775325 от 15.09.2020, приоритет с 16.12.2019, срок регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации до 16.12.2029.

ИП Нафиков А.В. 11.11.2015 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя Межрайонной инспекцией ФНС N 39 по РБ с присвоением ОКВЭД - торговля розничными цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах.

Как указывает истец, ему стало известно, что ответчик использует обозначение "УфаОптРоз" сходное с его товарным знаком OPTROZRU.

ИП Хамидуллина А.Р. 18.07.2019 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя Межрайонной инспекцией ФНС N 39 по РБ с присвоением ОКВЭД - торговля розничными цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах.

Ответчик разместил в торговой точке по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 58, корпус 2 вывеску с обозначением "УфаОптРоз", сходным фонетически и семантически с его товарным знаком.

Истец полагает, что действия ответчика вводят в заблуждение потребителей относительно продажи в магазине "УфаОптРоз" товаров под товарным знаком истца.

По мнению истца, обозначение "УфаОптРоз" схоже с товарным знаком OPTROZRU по звуковым (фонетическим) и смысловым (семантическим) признакам. Звуковое (фонетическим) сходство связано с тем, что территориально реализация цветочной продукции осуществляет и истцом и ответчиком в рамках одних территориальных границ - в г. Уфа; использование кириллицы и латиницы не исключает сходства до степени смешения, учитывая идентичность произношения каждого звука.

В целях досудебного урегулирования спора, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием незамедлительно прекратить использование обозначения "УфаОптРоз", а впоследствии обратился в суд с рассматриваемым иском.

Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия каких-либо сходных либо тождественных товарному знаку истца обозначений.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции являются правильными, соответствуют обстоятельствам дела и действующему законодательству.

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданского кодекса Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 Гражданского кодекса Российской Федерации; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю (пункт 1).

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со статьей 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак (пункт 1). Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2).

Статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3).

В силу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1). Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пункт 4).

По смыслу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 157, 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, использование обозначения OPTROZRU (приоритет на товарный знак OPTROZRU с 16.12.2019) осуществляется истцом с 2016 г. Регистрация доменного имени OPTROZ.RU осуществлена истцом 02.02.2016 (окончание - 02.02.2022, https://www.reg.ru/whois/optroz.ru). Использованная в доменном имени комбинация OPTROZ.RU тождественна OPTROZRU, поскольку знак препинания (точка) не произносится.

Таким образом, факт принадлежности истцу товарного знака, в защиту которого подан настоящий иск, установлен.

Также судом первой инстанции установлено, что ИП Хамидуллиной А.Р. в торговой точке по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 58, корпус 2 размещена вывеска с обозначением "УфаОптРоз", сходным, по мнению истца, фонетически и семантически с его товарным знаком.

Судом первой инстанции проведен надлежащий и подробный анализ для установления степени сходства товарного знака OPTROZRU и обозначения "УфаОптРоз". При этом суд руководствовался следующим.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Такие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Для установления сходства сравниваемых обозначений производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений.

Как установлено судом первой инстанции, у сравниваемых обозначений высокая степень сходства по семантическому критерию, но отсутствует сходство по фонетическому и графическому критерию.

При этом угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Таких обстоятельств в суде первой инстанции не установлено, обозначения "УфаОптРоз" и OPTROZRU с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не воспринимается как принадлежащий одному производителю (товарный знак истца OPTROZRU содержит большие буквы на латинице, тогда как обозначение ответчика - "УфаОптРоз" выполнено на русском языке).

Доводы апелляционной жалобы о том, что обозначение "УфаОптРоз" схоже с "OPTROZRU" по звуковым (фонетическим) признакам, так как территориально реализация цветочной продукции осуществляется истцом и ответчиком в рамках одной территории - город Уфа, судом апелляционной инстанции отклоняются в силу следующего.

Судебная коллегия установила, что обозначения "УфаОптРоз" и OPTROZRU не являются тождественными или сходными до степени смешения по фонетическому признаку сходства словесных элементов, поскольку имеют в своем составе разное количество букв и звуков, начинаются с разных звуков: [уфаоптроз] и [оптрозру], что является определяющим для оценки сходства. Таким образом, тождества или сходства до степени смешения по фонетическому признаку сходства словесных элементов не установлено.

Судом апелляционной инстанции также учтено, что территориально стороны осуществляют деятельность в одном городе - Уфа. Вместе с этим истцом в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлено доказательств, что использование ответчиком обозначения "УфаОптРоз" объективно создает возможность смешения их деятельности в сознании потребителей, и может повлиять на падение продаж истца.

Довод апелляционной жалобы о том, что элементы ОПТ и РОЗ (ОРТ ROZ) являются сильными, доминирующими, определенно указывают потребителю на вид услуг (торговля оптом) и вид продукции (цветы - розы), судом апелляционной инстанции рассмотрены, также отклонены.

Апелляционной коллегией установлено, что словесные элементы ОПТ и РОЗ (ОРТ ROZ) используются отдельно от других изобразительных элементов товарного знака и являются общепринятыми понятиями.

Вместе с тем использование другими лицами словесных элементов ОПТ и РОЗ (ОРТ ROZ), в том числе для индивидуализации предпринимательской деятельности, в силу закона в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав, поскольку эти словесные элементы в комбинированном товарном знаке не обладают признаками охраноспособности.

Неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака, и обуславливать угрозу их смешения потребителями.

В рассматриваемом случае, при сравнении отдельно словесных элементов ОПТ и РОЗ (ОРТ ROZ), товарного знака истца OPTROZRU, наименования "УфаОптРоз", следует, что сравниваемые наименования и товарный знак не ассоциируются друг с другом в целом и производят различное общее впечатление на потребителей.

Кроме этого, наименование "УфаОптРоз" имеет доминирующий элемент в виде обозначения места реализации продукции, а именно г. Уфа.

Также немаловажным является тот факт, что наименование "УфаОптРоз" изложено с использование кириллицы, а товарный знак OPTROZRU изложен с использование латиницы, что свидетельствует о визуальном различии наименования "УфаОптРоз" и товарного знака "OPTROZRU".

На основании вышеизложенного доводы апелляционной жалобы являются несостоятельными и необоснованными. Доводы апелляционной жалобы не подтвердились.

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали основания для удовлетворения требований заявителя, в связи с чем, решение суда не подлежит отмене, а апелляционная жалоба - удовлетворению.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подателя апелляционной жалобы по уплате государственной пошлины относятся на его счет.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29 ноября 2021 года по делу N А07-31120/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Нафикова Артема Вагизовича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Н. Г. Плаксина

Судьи

А. А. Арямов Е.В. Бояршинова