Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 февраля 2022 г. N 13АП-10014/21 по делу N А56-87735/2020

г. Санкт-Петербург

28 февраля 2022 г.

Дело N А56-87735/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 24 февраля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 февраля 2022 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Третьяковой Н.О.

судей Згурской М.Л., Трощенко Е.И.

при ведении протокола судебного заседания: Снукишкис И.В.

при участии:

от истца (заявителя): Четвериков А.М. по доверенности от 15.09.2021

от ответчика (должника): Шевцов Ф.Н. по доверенности от 02.12.2020

от 3-го лица: не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Феррумленд" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.02.2021 по делу N А56-87735/2020 (судья Кузнецов М.В.), принятое

по иску ООО "Феррумленд"

к ООО "Гидропром"

3-е лицо: ПАО Судостроительный завод "Северная верфь"

о защите нарушенных прав,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Феррумленд", адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 9-11, лит. К, пом. зон - 12, ком. 314, ОГРН 1079847028601 (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Гидропром", адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, лит. ДЩ, пом. 117 (1-Н), ОГРН: 1137847215428 (далее - ответчик) о запрете изготавливать, рекламировать, предлагать к продаже, продавать, вводить в гражданский оборот иным способом и (или) хранить для этих целей изделие "судовая подножная накладка" с использованием патента РФ на изобретение N 2708519.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь".

Решением суда от 11.02.2021 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2021 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2021 постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2021 по делу N А56-87735/2020 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

В настоящем судебном заседании представитель истца поддержал доводы, приведенные в апелляционной жалобе, просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт. Как считает истец, судом первой инстанции неверно определен объем преждепользования, не учтено допущенное ответчиком произвольное расширение объема изделий, достигнутого на дату приоритета, что недопустимо в силу статьи 1361 ГК РФ.

Представитель ответчика доводы жалобы отклонил, просит отказать в удовлетворении иска ООО "Феррумленд"; установить объем преждепользования ООО "Гидропром" на изготовление изделия "подножная накладка" в размере 785 изделий в год.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения жалобы, представителя в судебное заседание не направило, что не является препятствием для рассмотрения дела по существу в его отсутствии.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ООО "Феррумленд" является правообладателем исключительных прав на изобретение по патенту РФ N 2708519 "Судовая подножная накладка" (дата приоритета: 13.05.2019, заявка N 2019114725, дата государственной регистрации в государственном реестре изобретений РФ 09.12.2019, срок действия исключительного права - 13.05.2039).

17.04.2019 в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), по адресу: www.zakupki.gov.ru, а также в автоматизированной системе торгов государственного оборонного заказа (АСТ ГОЗ) по адресу: www.astgoz.ru размещено извещение о проведении закупочной процедуры. Способ закупки: запрос предложений с ограниченным перечнем участников. Форма закупки: открытая, электронная. Предмет: подножная накладка с бонками. Заказчик, организатор: ПАО Судостроительный завод "Северная Верфь".

23.04.2019 ООО "Феррумленд" зарегистрировалось в качестве участника закупочной процедуры "подножная накладка с бонками" по заявке N 555993.

07.05.2019 ООО "Гидропром" зарегистрировалось в качестве участника закупочной процедуры "подножная накладка с бонками" по заявке N 80071.

Протоколом заседания закупочной комиссии от 14.10.2019 ООО "Феррумленд признано уклонившимся от заключения договора в связи с нарушением п. 8.11.10 Положения о закупке; принято решение заключить договор с ООО "Гидропром" на основании п. В.3.5.5 Положения о закупке.

28.10.2019 года между ООО "Гидропром" и ПАО Судостроительный завод "Северная Верфь" был заключен договор N 0619187304171020105000034/071/454-5836 на изготовление и поставку "подножной накладки с бонками ПН 700х520-БNORAMENT 920", цвет 0862 (синий) и 1346 (зеленый) ч. РСФМ.362289.01-01.

20.04.2020 года ООО "Феррумленд" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ПАО Судостроительный завод "Северная Верфь" о признании решения закупочной комиссии о признании участника N 55993 уклонившимся от заключения договора N 061918730417102015000034/2018/454-5836 и о заключении договора с участником, по заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер - участником N 80071, оформленное протоколом N 119-ЗП/2019 от 14.10.2019 незаконным, о признании закупочной процедуры недействительной.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.10.2021 по делу N А56-31829/2020 в удовлетворении иска отказано.

Ссылаясь на то, что ООО "Гидропром" при производстве "подножной накладки" использует изобретение истца по патенту РФ N 27085519, что, в том числе подтверждается заключением специалиста ООО Патентная контора "Парис", ООО "Феррумленд" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что ответчик разработал изобретение "подножные накладки", тождественное изобретению по патенту ООО "Феррумленд", заключил договоры на их изготовление и осуществлял их реализацию до наступления даты приоритета ООО "Феррумленд". Данные обстоятельства свидетельствуют об осуществлении ответчиком надлежащих, реальных действий по изготовлению и реализации подножных накладок независимо от действий и решений ООО "Феррумленд", в связи с чем, у ответчика возникло право преждепользования с объемом использования 600 шт. в год.

Апелляционная инстанция, выслушав мнение представителей сторон, изучив материалы дела и оценив доводы жалобы, пришла к следующему

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции, отклонил доводы истца о недоказанности ответчиком обладания правом преждепользования на спорное техническое решения. В то же время Суд по интеллектуальным правам указал, что суды недостаточно обосновали выводы об объеме принадлежащего ответчику права преждепользования, притом, что заявленный ответчиком соответствующий расчет носил "округленный" характер и был основан на декларативных допущениях названного лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Оценив представленные в материалы дела документы, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что ответчик независимо от истца разработал и начал использовать аналогичное изобретению истца техническое решение, что подтверждается представленными ответчиком договорами на изготовление и поставку таких изделий и сопутствующими документами.

Так, согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации, созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Согласно пункту 126 Постановления N 10 право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования.

В данном случае, как установлено судом на основании представленных обществом "Гидропром" документов, у последнего возникло право преждепользования на аналогичное техническое решение, созданное названным лицом самостоятельно и независимо от ООО "Феррумленд". Данное обстоятельство также подтверждено постановлением суда кассационной инстанции по настоящему делу.

Из пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу указанных правовых норм следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

В данном случае судом апелляционной инстанции установлено, что до даты приоритета заявки истца на спорное изобретение (13.05.2019) ответчик:

- 05.03.2018 согласовал и утвердил технические условия на производство "подножных накладок" в НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ России ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия";

- заключил 30.07.2018 договор поставки N 1619187304551432209007007/045-К с АО Центр судоремонта "Звездочка", согласно Спецификации к которому, поставке подлежало 185 шт. подножной накладки по РСФМ. 363130.001ТУ;

- по товарной накладной от 10.04.2019 в рамках указанного договора поставил 185 шт. подножной планки.

Таким образом, до даты приоритета спорного изобретения ответчик добросовестно использовал созданное независимо от истца-правообладателя тождественное техническое решение ("подножную накладку").

Исходя из даты заключения договора поставки, непосредственно даты поставки 185 штук подножной накладки, суд апелляционной инстанции считает, что ответчик сохраняет право преждепользования таким изобретением в объеме 185 изделий в год.

Ссылка ответчика на подачу им 07.05.2019 заявки на участие в закупке; заключение договора от 28.10.2019 на поставку подножных накладок, во исполнение которого, ответчиком в адрес ПАО СЗ "Северная верфь" было поставлено 80 шт. подножных накладок с бонками, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку договор на поставку был заключен лишь 28.10.2019, доказательств наличия необходимых приготовлений к использованию тождественного изобретения в указанном объеме не представил. Поставка спорных изделий осуществлена ответчиком в мае, июне 2020, то есть после даты установления приоритета, что также подтверждает отсутствие у ответчика соответствующих приготовлений к использованию тождественного решения до даты установления приоритета - 13.05.2019.

При этом, поставка изделий по договору, заключенному с ПАО СЗ "Северная верфь" (80 изделий) не превышала поставку по договору N 1619187304551432209007007/045-К с АО Центр судоремонта "Звездочка".

Поскольку доказательств, подтверждающих выпуск до даты приоритета большего объема изделий либо подготовки ответчиком производственных мощностей для большего объема изделий до установления приоритета, ответчиком не представлено, то довод последнего о необходимости установления объема преждепользования в размере 785 изделий в год, отклоняется судом апелляционной инстанции. Приведенный ответчиком расчет объема преждепользования: 2,08 изделия в день (185 изделий/89 дней) * 365 дней= 758.7 изделий в год, признан судом апелляционной инстанции, исходя из приведенных выше обстоятельств, необоснованным, основанным на неправильном применении норм законодательства. Поставка ответчиком изделий АО Центр судоремонта "Звездочка" раньше установленного договором срока, не свидетельствует о наличии у ответчика до даты приоритета производственных мощностей, позволяющих изготовить изделия в большем размере, нежели чем было согласовано договором.

С учетом изложенного, требования истца подлежат удовлетворению частично, с учетом, установленного судом апелляционной инстанции объема преждепользования ответчика в размере 185 изделий в год.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит отмене.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.02.2021 по делу N А56-87735/2020 отменить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Гидропром" изготавливать, рекламировать, предлагать к продаже, продавать, вводить в гражданский оборот иным способом и (или) хранить для этих целей изделие "судовая подножная накладка" с использованием патента РФ на изобретение N 2708519 в объеме, превышающем 185 изделий в год.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Гидропром" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Феррумленд" 6 ООО руб. расходов по госпошлине за рассмотрение дела в судах первой, апелляционной и кассационной инстанциях.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

М.Л. Згурская Е.И. Трощенко