Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 октября 2024 г. N 13АП-25628/24 по делу N А56-53004/2023

г. Санкт-Петербург

23 октября 2024 г.

Дело N А56-53004/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 октября 2024 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Горбачевой О.В.

судей Зотеевой Л.В., Трощенко Е.И.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Петуховым И.Я.

при участии:

от истца: Мнацакан Б.М. по доверенности от 17.01.2024

от ответчика: Кириченко М.А. по доверенности от 18.09.2024

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-25628/2024) Джиэн Тобакко Швеция Эй Би на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.06.2024 по делу N А56-53004/2023, принятое

по иску Джиэн Тобакко Швеция Эй Би

к ООО "Модерн технолоджи"

о защите исключительного права,

УСТАНОВИЛ:

Компания Джиэн Тобакко Швеция Эй Би (далее - Компания, истец) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Модерн технолоджи" об обязании прекратить использование товарных знаков "ODEN'S" и "SIBERIA", об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика продукции, содержащей изображения товарных знаков "ODEN'S" и "SIBERIA", о взыскании 2 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков "ODEN'S" и "SIBERIA".

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.08.2023, оставленным без изменения Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2023, исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2024 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области от 11.08.2023 по делу N А56-53004/2023 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2023 по тому же делу отменены, дело N А56-53004/2023 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Решением суда от 25.06.2024 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. В обоснование апелляционной жалобы истец указывает, что он не был надлежащим образом уведомлен о назначении судебного заседания на 10.06.2024. Истец полагает, что суд первой инстанции неправомерно отклонил ходатайство истца о назначении по делу судебной экспертизы.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из искового заявления, товарный знак истца "ODEN'S" зарегистрирован в Российской Федерации 18.07.2011 по свидетельству Российской Федерации N 441210.

Товарный знак "SIBERIA -80°C" зарегистрирован в Королевстве Швеции 29.08.2014 за N 520753, о чем представлен соответствующий сертификат.

Страной происхождения указанных товарных знаков является Королевство Швеция.

Как указывает истец, ODEN'S и SIBERIA являются всемирно известными брендами жевательного табака и снюса, правообладателем указанных товарных знаков является шведская компания ДЖИЭН ТОБАККО ШВЕЦИЯ ЭЙ БИ.

Компанией в ходе осмотра сайтов в сети Интернет с доменными именами https://www.fabrika-tabak.com/, https://odens24.com/, а также в социальной сети Telegram https://t.me/fabrika_tobacco и https://t.me/odens_store был установлен факт предложения к продаже товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками "ODEN'S" и "SIBERIA -80°C", исключительные права на которые принадлежат истцу.

Полагая, что предложение ответчиком указанного товара к продаже нарушает исключительные права истца на товарные знаки, Компания обратилась к ООО "Модерн технолоджи" с претензией незамедлительно прекратить незаконное использование товарных знаков.

Оставление указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском в суд.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, не находит правовых оснований для отмены решения суда в связи со следующим.

Согласно части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ, на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В статье 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) указано, что знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.

В соответствии с пунктом "А" статьи 6.quinquies Парижской конвенции каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье.

Пункт "B" той же статьи Парижской конвенции определяет: товарные знаки, подпадающие под действие этой статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

3) если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Как указано в статье 3ter "Соглашения о международной регистрации знаков" (заключено в Мадриде 14.04.1891) заявление о распространении охраны, возникающей в результате международной регистрации, на страну, воспользовавшуюся возможностью, предоставляемой статьей 3bis, должно быть специально сделано в заявке, предусмотренной в пункте (1) статьи 3.

В статье 2 "Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков" (Подписан в Мадриде 28.06.1989) указано, что если заявка на регистрацию знака была подана в ведомство Договаривающейся Стороны или если знак был зарегистрирован в реестре ведомства Договаривающейся Стороны, лицо, являющееся заявителем этой заявки (далее именуемой "базовая регистрация"), с учетом положений настоящего Протокола, может обеспечить охрану своего знака на территории Договаривающихся Сторон путем регистрации этого знака в Реестре Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

В части 1 статьи 3ter "Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков" также отмечено, что любое заявление о распространении охраны, возникающей в результате международной регистрации, на Договаривающуюся Сторону должно быть специально сделано в международной заявке.

Таким образом, из указанных норм права следует, что товарному знаку, зарегистрированному в какой-либо стране иностранного происхождения, может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, лишь в случае его регистрации в Государственном реестре товарных знаков на территории Российской Федерации по заявлению такого правообладателя, в связи с чем, соответственно, такому зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку выдается свидетельство о предоставлении ему правовой охраны, а также указанные сведения отмечаются в реестре международной регистрации товарных знаков.

В рассматриваемом случае, доказательства того, что указанный товарный знак зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, в материалы дела также не представлены.

Как правомерно установлено судом первой инстанции, в материалах дела отсутствуют доказательства предоставления правовой охраны товарному знаку истца "SIBERIA -80°C" по свидетельству Королевства Швеции N 520753 на территории Российской Федерации.

Материалами дела подтверждается и истцом не оспаривается, что истцу было отказано 14.03.2014 в регистрации в качестве товарного знака обозначения "SIBERIA -80°C" (заявка N 2014708007).

Таким образом, товарный знак "SIBERIA -80°C" не подлежит правовой охране на территории Российской Федерации.

Как разъяснено в пункте 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

В отношении товарного знака товарного знака "ODEN'S" по свидетельству Российской Федерации N 441210 судом установлено, что решением Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2024 по делу N СИП-64/2024 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 441210 в отношении товаров 34-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, вследствие его неиспользования.

Таким образом, с даты вынесения Судом по интеллектуальным правам решения по указанному делу правовая охрана спорного товарного знака прекращена.

При этом указанное обстоятельство не является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований о взыскании компенсации ввиду того, что заявленные истцом нарушения исключительных прав имели место до даты прекращения правовой охраны товарного знака.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на будущее время, однако может иметь правовое значение для оценки поведения истца и ответчика до момента прекращения правовой охраны.

Абзац четвертый пункта 154 постановления N 10 предполагает возможность квалификации действий правообладателя, не использующего товарный знак, обратившегося за защитой принадлежащего ему права, как злоупотребление правом при наличии совокупности иных обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении.

В силу части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2024 по делу N СИП-64/2024 установлено, что Компанией не подтверждено фактическое использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 441210 в период с 24.10.2020 по 23.10.2023.

В обоснование заявленных в рамках настоящего спора требований Компания указывает, что ООО "ЭсЛес" является единственным официальным дистрибьютором шведского производителя в России, указанная компания (зарегистрирована в 1999 году) является импортером товаров в Россию, информация о товарных знаках ODEN'S и SIBERIA и их принадлежности шведской компании так же имеется на сайте http://www.esles.ru/.

Между тем, как правомерно установлено судом первой инстанции, сайт http://www.esles.ru/ не обновлялся с 2019 года, фактически не используется указанным юридическим лицом.

По результатам анализа бухгалтерского баланса ООО "ЭсЛес" установлено, что фактически указанное юридическое лицо не осуществляет деятельность уже с 2021 года.

Кроме того, судом первой инстанции установлено, что дополнительные виды деятельности ООО "ЭсЛес", указанные в выписке из ЕГРЮЛ, свидетельствуют о подозрительности регистрации юридического лица ввиду того, указанные виды деятельности взаимно не связаны ОКВЭД (строительство междугородних линий электропередачи и связи (42.22.1), производство кровельных работ (43.91), работы гидроизоляционные (43.99.1)).

Указанные обстоятельства Компанией при апелляционном обжаловании судебного акта не опровергнуты какими-либо доказательствами.

В рамках дела N СИП-64/2024 судом установлено, что в подтверждение фактического использования товарного знака в спорный период Компанией были представлены контракт от 18.12.2017 N 03/17 на территории Российской Федерации обществом "ЭсЛес", нотариально заверенное доказательство - распечатки сведений с сайта http://esles.ru/tobacco/; сертификат о регистрации товарного знака, копии счет-фактуры от 12.01.2021 N 14 и от 13.01.2021 N 16.

Между тем, в решении по указанному делу судом отражено, что нотариальный протокол осмотра доказательств, представленный контракт, сведения о регистрации спорного товарного знака не подтверждают фактический ввод в гражданский оборот продукции маркированной спорным товарным знаком в отношении каждого товара, для которого правовая охрана товарному знаку предоставлена, представленные копии счет-фактур не могут быть приняты во внимание в качестве доказательств, подтверждающих использование ответчиком спорного товарного знака, поскольку в качестве продавца указано общество "ЭсЛес", а не правообладатель.

Следовательно, в материалы дела не представлена надлежащая совокупность доказательств того, что неиспользование товарного знака произошло по не зависящим от Компании обстоятельствам, как и не представлено совокупности доказательств, подтверждающей использование спорного товарного знака в оспариваемый период лично Компанией либо под ее контролем иными лицами.

Таким образом, судами установлен и Компанией надлежащим образом не опровергнут факт того, что в период с октября 2020 года Компания не осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в том числе с использованием товарного знака "ODEN'S".

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении ВАС РФ от 01.03.2011 N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

На основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора остановит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

На основании пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В силу пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае несоблюдения указанных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

На основании части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Верховный Суд РФ в определении от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 по делу N А08-8802/2013 разъяснил, что с учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право.

Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

В рассматриваемом случае, в материалы дела истцом не представлено достаточных и надлежащих доказательств того, что им осуществляется экономическая деятельность с использованием принадлежащего ему товарного знака в целях индивидуализации товаров и услуг; вступившим в законную силу судебным актом по делу N СИП-64/2024 установлен факт того, что фактически Компания с октября 2020 года прекратила осуществление деятельности по реализации на территории Российской Федерации товаров 34 класса МКТУ.

Доказательства того, что ответчик, разместив в апреле 2022 года на принадлежащем ему сайте предложение к продаже товаров, маркированных обозначением "*", допустил возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров Компании как изготовителю, при условии отсутствия доказательств использования Компанией спорного товарного знака на территории Российской Федерации в течение длительного периода времени (с октября 2020 года), в материалах дела отсутствуют.

С учетом изложенного, апелляционная инстанция приходит к выводу о том, что цель использования товарного знака истцом противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, а также о злоупотреблении истцом своим правом.

В связи с этим, в силу положений статьи 10 ГК РФ заявленные истцом требования не подлежат защите.

Учитывая, что требования истца не подлежат удовлетворению на основании положений статьи 10 ГК РФ, доводы истца о том, что суд первой инстанции неправомерно отклонил ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, не принимаются во внимание апелляционным судом.

В обоснование апелляционной жалобы истец указывает, что он не был надлежащим образом уведомлен о назначении судебного заседания на 10.06.2024.

В соответствии с частью 1 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В рассматриваемом случае, материалами дела подтверждается и истцом не оспаривается факт надлежащего уведомления о принятии искового заявления к производству.

Частью 6 статьи 121 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

Из материалов дела усматривается, что определением от 14.05.2024 в связи с болезнью судьи дата судебного заседания была изменена, судебное разбирательство было назначено на 10.06.2024.

Указанное определение было опубликовано в информационной системе "Картотека арбитражных дел" 15.05.2024.

Следовательно, истец имел возможность ознакомиться с указанным определением.

Таким образом, судом первой инстанции не допущено нарушения норм процессуального права при рассмотрении настоящего спора по существу.

Принимая во внимание вышеизложенное, апелляционная инстанция приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Руководствуясь статьями 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.06.2024 по делу N А56-53004/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

Л.В. Зотеева Е.И. Трощенко