Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2024 г. N С01-2634/2023 по делу N А56-53004/2023 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о защите исключительных прав на товарные знаки на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку считает вывод судов о том, что факт нарушения ответчиком охраняемых на территории РФ исключительных прав на одно из спорных обозначений является преждевременным и документально не подтвержденным

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2024 г. N С01-2634/2023 по делу N А56-53004/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 23 января 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 января 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Булгакова Д.А., Сидорской Ю.М.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную общества с ограниченной ответственностью "Модерн Технолоджи" (Финляндская ул., д. 35, лит. А, пом. 115, Санкт-Петербург, 196650, ОГРН: 1197847035264) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области от 11.08.2023 по делу N А56-53004/2023 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2023 по тому же делу,

принятые по исковому заявлению иностранного лица - ДЖИ-ЭН ТОБАКО Швеция Эй-Би (Box 537, 175 26, ) к обществу с ограниченной ответственностью "Модерн Технолоджи" о защите исключительного права на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Модерн Технолоджи" - Кириченко М.А. (по доверенности от 18.09.2023);

от иностранного лица - ДЖИ-ЭН ТОБАКО Швеция Эй-Би - Мнацакан Б.М. (по доверенности от 17.01.2024).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо - ДЖИ-ЭН ТОБАКО Швеция Эй-Би (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Модерн Технолоджи" (далее - общество "Модерн Технолоджи") об обязании прекратить использование товарного знака "ODENS" по свидетельству Российской Федерации N 441210 и товарного знака "SIBERIA -80°C" по свидетельству Королевства Швеции N 520753, изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика продукции, содержащей изображений товарных знаков, взыскании 2 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.08.2023, оставленным без изменения Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2023, исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Модерн Технолоджи" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что он не был должным образом извещен о начавшемся судебном процессе.

Суды, по мнению ответчика, проигнорировали неиспользование истцом товарных знаков на территории Российской Федерации, а также отсутствие регистрации знака "SIBERIA" на территории Российской Федерации.

От истца отзыва на кассационную жалобу не поступило.

В суд кассационной инстанции поступили ходатайства от индивидуального предпринимателя Колесникова Максима Вадимовича, общества с ограниченной ответственностью "СТД", общества с ограниченной ответственностью "Алатырь" о привлечении их к участию в деле в качестве третьих лиц на стороне ответчика.

Суд по интеллектуальным правам на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказывает в удовлетворении данных ходатайств, поскольку привлечение третьих лиц судом кассационной инстанции, действующим законодательством не предусмотрено.

В судебном заседании ответчик поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Представитель истца просил обжалуемые судебные акты оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании было рассмотрено и отклонено ходатайство представителя истца об отложении рассмотрения дела.

Представитель истца мотивировал ходатайство, что его в качестве представителя наняли только три дня назад, кассационную жалобу истец не получал.

Вместе с тем, смена представителя на стадии кассационного производства не является уважительной причиной для отложения дела, поскольку является процессуальным риском для юридического лица.

Кроме того, истец является стороной спора и был обязан отслеживать движение дела и поступающие по нему документы.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для их отмены в связи со следующим.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, компанией в ходе осмотра сайтов в сети Интернет с доменными именами https://www.fabrika-tabak.com/, https://odens24.com/, а также в социальной сети Telegram https://t.me/fabrika_tobacco и https://t.me/odens_store было установлено предложение к продаже товара с использованием товарного знака, схожего до степени смешения с товарными знаками "ODENS" и "SIBERIA -80°C".

Страной происхождения товарных знаков "ODENS" и "SIBERIA -80°C" является Королевства Швеция.

Товарный знак "ODENS" зарегистрирован в Российской Федерации 18.07.2011 по свидетельству Российской Федерации N 441210.

Товарный знак "SIBERIA -80°C" зарегистрирован в Королевства Швеции 29.08.2014 за N 520753, о чем представлен соответствующий сертификат.

Полагая исключительные права нарушенными, компания обратилась к обществу "Модерн технолоджи" с претензией незамедлительно прекратить незаконное использование товарных знаков, оставление без удовлетворения которой послужило основанием для обращения с иском в суд.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь статей 1252, 1479, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), суд первой инстанции усмотрел правовые основания для удовлетворения требований.

Суд первой инстанции, установив высокую вероятность смешения товарных знаков истца и обозначений, используемых ответчиком, посчитал подтвержденным факт использования ответчиком обозначений, схожих до степени смешения товарными знаками истца. Учитывая доказанность факта нарушения исключительных прав на товарных знак и отсутствие мотивированных возражений ответчика относительно размера заявленной ко взысканию компенсации, суд не усмотрел оснований для ее снижения. Товары, на которых размещены товарный знак правообладателя, предписано изъять из оборота и уничтожить.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам полагает, что обжалуемые судебные акты нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они вынесены с нарушением норм материального права.

Как указывалось ранее, компания, обращаясь с настоящим иском, указала, что она является правообладателем товарных знаков "ODENS" и "SIBERIA -80°C".

Товарный знак "ODENS" зарегистрирован в Российской Федерации 18.07.2011 за N 441210.

Товарный знак "SIBERIA -80°C" зарегистрирован в Королевства Швеции 29.08.2014 за N 520753, о чем представлен соответствующий сертификат.

Суды, удовлетворяя исковые требования и взыскивая компенсацию за два товарных знака, исходили из того, что правообладателем доказано наличие оснований для защиты спорных обозначений на территории Российской Федерации.

Однако коллегия судей суда кассационной инстанции полагает необходимым отметить, что для подтверждения наличия предоставления правовой охраны товарному знаку "SIBERIA -80°C" на территории Российской Федерации, при рассмотрении спора по существу судам следовало учитывать, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ), которое может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Тогда как, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ, на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В статье 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) указано, что знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.

В соответствии с пунктом "А" статьи 6.quinquies Парижской конвенции каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье.

Пункт "B" той же статьи Парижской конвенции определяет: товарные знаки, подпадающие под действие этой статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

3) если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Как указано в статье 3ter "Соглашения о международной регистрации знаков" (заключено в Мадриде 14.04.1891) заявление о распространении охраны, возникающей в результате международной регистрации, на страну, воспользовавшуюся возможностью, предоставляемой статьей 3bis, должно быть специально сделано в заявке, предусмотренной в пункте (1) статьи 3.

В статье 2 "Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков" (Подписан в Мадриде 28.06.1989) указано, что если заявка на регистрацию знака была подана в ведомство Договаривающейся Стороны или если знак был зарегистрирован в реестре ведомства Договаривающейся Стороны, лицо, являющееся заявителем этой заявки (далее именуемой "базовая регистрация"), с учетом положений настоящего Протокола, может обеспечить охрану своего знака на территории Договаривающихся Сторон путем регистрации этого знака в Реестре Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Подписан в Мадриде 27.06.1989"

В части 1 статьи 3ter "Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков" также отмечено, что любое заявление о распространении охраны, возникающей в результате международной регистрации, на Договаривающуюся Сторону должно быть специально сделано в международной заявке.

Таким образом, из указанных норм права следует, что товарному знаку, зарегистрированному в какой-либо стране иностранного происхождения, может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, лишь в случае его регистрации в Государственном реестре товарных знаков на территории Российской Федерации по заявлению такого правообладателя, в связи с чем, соответственно, такому зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку выдается свидетельство о предоставлении ему правовой охраны, а также указанные сведения отмечаются в реестре международной регистрации товарных знаков.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.10.2012 N ВАС-12509/12.

Однако, как правильно указывает в своей кассационной жалобе общество "Модерн Технолоджи", сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку компании "SIBERIA -80°C" по свидетельству Королевства Швеции N 520753 на территории Российской Федерации в материалах дела нет.

В материалы дела истцом не было представлено свидетельства на товарный знак "SIBERIA -80°C" по международной регистрации, из которого бы усматривалось, что ему была предоставлена правовая охрана и на территории Российской Федерации (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В связи с этим, Суд по интеллектуальным правам считает вывод судов о том, что факт нарушения ответчиком охраняемых на территории Российской Федерации исключительных прав на обозначение "SIBERIA -80°C" является преждевременным и документально неподтвержденным.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что обжалуемые судебные акты приняты при неправильном применении норм материального права, а также в решении суда первой инстанции и постановлении суда апелляционной инстанции не исследованы все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора.

Суд первой инстанции, взыскивая с общества "Модерн Технолоджи" в пользу компании компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 2 000 000 рублей, не указал на разделения стоимостей по номерам свидетельств товарных знаков, которые были использованы ответчиком без разрешения правообладателя.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 указанной статьи).

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Допущенные судами вышеуказанные нарушения норм материального, и, как следствие, несоответствие выводов судов обстоятельствам дела, могли привести к принятию неверного судебного акта.

Поскольку устранение данных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе обстоятельства использования ответчиком обозначений, сходных с товарными знаками истца, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации, определить размер компенсации за такое незаконное использование, и правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Выводы, изложенные в настоящем постановлении, не предрешают результат спора, а указывают на необходимость его рассмотрения на основе правильного применения норм материального и процессуального права исходя из представленных в материалы дела доказательств.

По результатам повторного рассмотрения дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы сторон по уплате государственной пошлины, в том числе за подачу (рассмотрение) кассационной жалобы (часть 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области от 11.08.2023 по делу N А56-53004/2023 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2023 по тому же делу отменить.

Направить дело N А56-53004/2023 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.М. Сидорская