Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 марта 2022 г. N 09АП-84684/21 по делу N А40-101650/2020

г. Москва

14 марта 2022 г.

Дело N А40-101650/20

Резолютивная часть постановления объявлена 21 февраля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 марта 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей О.Н. Лаптевой, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Технологии транспорта" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 08 ноября 2021 года по делу N А40-101650/20, принятое по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "РМ" (ОГРН 1127746244812) к Обществу с ограниченной ответственностью "Технологии транспорта" (ОГРН 5157746043010), третье лицо: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОГРН 1037739877295) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 2 370 697,42 рубля, с учетом уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ

по встречному иску ООО "Технологии транспорта" к ООО "РМ" о признании недействительным одностороннего отказа от лицензионного договора N П021122017 от 21.12.2017 на предоставление права на использование программы для ЭВМ "Программа управления бортовым мультимедийным порталом с функцией Wi-Fi кинотеатра"

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: извещен, представитель не явился

от ответчика: Харламов А.О. по доверенности от 24.07.2020

от третьего лица: извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "РМ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Технологии Транспорта" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 2 370 697,42 рубля, с учетом уточнений принятых в порядке статьи 49 АПК РФ.

Определением от 19.05.2021 принято к производству встречное исковое заявление ООО "Технологии транспорта" к ООО "РМ" о признании недействительным односторонний отказ ООО "РМ" от лицензионного договора N П021122017 от 21.12.2017 на предоставление права на использование программы для ЭВМ "Программа управления бортовым мультимедийным порталом с функцией WiFi кинотеатра" для рассмотрения совместно с первоначальным иском.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено - Открытое акционерное общество "Российские железные дороги".

Решением от 08 ноября 2021 года по делу N А40-101650/21 Арбитражный суд города Москвы первоначальные исковые требования удовлетворил в части взыскания с ООО "Технологии транспорта" в пользу ООО "РМ" компенсацию в размере 797 060,24 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 11 710,60 руб., в удовлетворении встречных исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением, представитель ответчика обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт, удовлетворив встречные исковые требования.

Представитель ответчика в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого арбитражного апелляционного суда и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представители истца и третьего лица в заседание не явились.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Рассмотрев материалы апелляционной жалобы, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, заслушав объяснения представителя ответчика, суд апелляционной инстанции не находит предусмотренных законом оснований для отмены или изменения оспариваемого решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 2112.2017 между ООО "РМ" (Лицензиар, истец) и ООО "Технологии Транспорта" (Лицензиат, ответчик) заключен лицензионный договор N ПО21122017 на предоставление права на использование программы для ЭВМ "Программа управления бортовым мультимедийным порталом с функцией WiFi кинотеатра" (далее - "Программа для ЭВМ") на условиях, определенных Лицензионным договором.

Программа зарегистрирована на имя ООО "РМ" в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ N 2015662834 от 04.12.2015.

В соответствии с условиями Лицензионного договора ООО "РМ" были выполнены обязательства по предоставлению прав использования на Программу для ЭВМ в пользу ООО "Технологии Транспорта" в полном объеме.

В связи с систематическим нарушением ответчиком условий договора, что выразилось в отсутствии предоставлении документации согласно п. 3.3 договора и оплаты лицензионных платежей, ООО "РМ" приняло решение отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 4 статьи 1237 Гржданского кодекса Российской Федерации.

29 июля 2019 года ООО "РМ" направило в адрес ООО "Технологии Транспорта" уведомление N 170-рм о прекращении Лицензионного договора в отношении программы для ЭВМ "Программа управления бортовым мультимедийным порталом с функцией WiFi кинотеатра".

Обязанность по выплате вознаграждения в тридцатидневный срок с момента получения уведомления так и не была исполнена.

30 августа 2019 года Лицензионный договор N П021122017 от 21 декабря 2017 года был прекращен.

30 августа 2019 года право пользования ООО "Технологии Транспорта" в отношении программы для ЭВМ "Программа управления бортовым мультимедийным порталом с функцией WiFi кинотеатра", зарегистрированной на имя ООО "РМ" в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ N2015662834 от 04 декабря 2015 г.) прекращено.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ООО "РМ" прекратило заключенный с ООО "Технологии транспорта" лицензионный договор N П021122017 от 21.12.2017 и не давало согласие на дальнейшее использование программы для ЭВМ "Программа управления бортовым мультимедийным порталом с функцией WiFi кинотеатра".

Вместе с тем, по итогам открытого аукциона в электронной форме N 3245/ОАЭДОСС/19 на право заключения договора на предоставление пакета электронных услуг (ПЭУ) пассажирам электропоездов "Ласточка" между Дирекцией скоростного сообщения -филиала ОАО "РЖД" и ООО "Технологии Транспорта" был заключен договор, срок действия которого был установлен до 30.06.2020.

Истец указал, что ООО "Технологии транспорта" использует в своей коммерческой деятельности программу для ЭВМ, зарегистрированную на ООО "РМ", без получения в установленном законом порядке разрешений, тем самым нарушая исключительные права ООО "РМ" на программу.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ООО "Технологии Транспорта" указывало, что действия ООО "РМ" по одностороннему расторжению Лицензионного договора, в связи с невыполнением ООО "Технологии Транспорта" обязанности по уплате лицензионного вознаграждения, являются незаконными, поскольку ООО "Технологии Транспорта" не допустил существенного нарушения срока выплаты вознаграждения за предоставленное право использования ПО, выплаты лицензионного вознаграждения осуществлялись по установленным Лицензионным договором основаниям и срокам.

По утверждению ООО "Технологии Транспорта", из буквального толкования пункта 2.2. Лицензионного договора следует, что выплата вознаграждения по Лицензионному договору (5% от доходов, полученных Истцом при использовании ПО) была поставлена сторонами в прямую зависимость от наступления совокупности следующих обстоятельств: а) начала фактического использования ООО "Технологии Транспорта" (Лицензиатом) переданного по Лицензионному договору права использования ПО; б) получения ООО "Технологии Транспорта" (Лицензиатом) дохода от такого использования.

При этом ООО "Технологии Транспорта" (Лицензиат) поясняет, что вплоть до 12.07.2019 не использовало ПО, и, соответственно, не получало дохода от такого использования. Первая оплата поступила от ОАО "РЖД" на расчетный счет ООО "Технологии Транспорта" 19.09.2019, до момента начала получения дохода от использования ПО, у ООО "Технологии Транспорта" не могло возникнуть обязанности по выплате лицензионного вознаграждения, в соответствии с п. 2.2. Лицензионного договора.

ООО "Технологии Транспорта" перечислило на расчетный счет ООО "РМ" лицензионное вознаграждение, что подтверждается платежным поручением N 156 от 10.10.2019. Впоследствии, ООО "Технологии Транспорта" ежемесячно перечисляло в адрес ООО "РМ" лицензионные платежи за использование ПО, а также направляло в ООО "РМ" справки о доходах, и акты об использовании ПО, как того требует п. 3.3. Лицензионного договора.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, ООО "Технологии Транспорта" заявлены встречные требования о признании недействительным односторонний отказ ООО "РМ" от лицензионного договора N П021122017 от 21.12.2017 на предоставление права на использование программы для ЭВМ "Программа управления бортовым мультимедийным порталом с функцией WiFi кинотеатра".

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд пришёл к выводу о том, что представленные доказательства в совокупности подтверждают факт принадлежности истцу исключительного права на произведение (программу ЭВМ), в защиту которого предъявлен первоначальный иск, а также факт нарушения ответчиком прав на программу ЭВМ, правомерно взыскал компенсацию за нарушение исключительных прав в части 797 060,24 руб.

Отказывая в удовлетворении встречного искового заявления, с учетом фактических обстоятельств дела, руководствуясь положениями статей 450, 451, 452 и 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд пришел выводу о том, что обществом "РМ" была соблюдена предусмотренная законом процедура одностороннего расторжения договора, в связи с чем, в отсутствие доказательств обратного, отсутствуют правовые основания для признания отказа недействительным.

В апелляционной жалобе ответчик указал, что судом первой инстанции было допущено неправильное применение п. 4 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку представленные в материалы судебного дела доказательства, не подтверждают факт наступления у ООО "РМ" объективных оснований для возможного применения указанной нормы, с целью одностороннего отказа от Лицензионного договора, также ответчик полагает, что суд первой инстанции не применили закон, подлежащий применению при рассмотрении данного спора, а именно п. 1 ст. 10, п. 3 ст. 307 и п. 4 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции, отклоняя указанные доводы апелляционной жалобы ответчика в силу следующего.

Согласно статье 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Пункт 6 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что лицензионный договор должен предусматривать: 1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если указанным Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Согласно пункту 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если ГК РФ не установлено иное.

По смыслу пункта 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В силу пункта 1 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или названным Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их 10 представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419 Гражданского кодекса Российской Федерации) и о договоре (статьи 420 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Сторона, которой Гражданского кодекса Российской Федерации, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных названным Кодексом, другими законами или договором (пункт 4 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное этим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Как указано в пункте 4 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации, при существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

Согласно п. 3.3. Лицензионного договора, не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным, Лицензиат предоставляет Лицензиар справку о полученных доходах за отчетный месяц по форме Приложения N 1 к Договору, и Акт в 2-х экземплярах, подписанных, со своей стороны.

В Лицензионном договоре N П021122017 от 21.12.2017 отсутствуют условия, позволяющие ООО "Технологии транспорта" не предоставлять справки о полученных доходах за отчетный месяц в случае, если он не использует ПО.

При этом, ООО "Технологии транспорта" должно было направлять ООО "РМ" ежемесячно с момента заключения договора справки о полученных доходах, в случае отсутствия использования и получения дохода - в графе 2 "Сумма дохода от использования полезной модели" Справки о полученных доходах за каждый конкретный месяц необходимо было указывать "0".

В нарушении пунктов 3.3. и 2.2. ООО "Технологии транспорта" не предоставляло ООО "РМ" справки о доходах установленной в лицензионном договоре формы, вознаграждение не уплачивалось с момента заключения, в связи с чем, истец правомерно направил уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке.

Ссылка ответчика на то, что действия ООО "РМ" не могут быть признаны добросовестными, разумными, и учитывающими интересы ООО "Технологии транспорта", так как были направлены не на урегулирование правоотношений, связанных получением лицензионного вознаграждения, а исключительно, на прекращение Лицензионного договора, с целью создания для ООО "Технологии транспорта" условий, делающих заведомо невозможным исполнение им принятых на себя обязательств по договору оказания услуг от 12.07.2019, заключенному с ОАО "РЖД" были предметом исследования суда первой инстанции, и им была дана надлежащая правовая оценка с учетом имеющихся в материалах дела доказательств.

Так суд первой инстанции отметил, что обстоятельства, свидетельствующие о направленности действий ООО "РМ" исключительно на причинение вреда ответчику и, таким образом, подтверждающие довод о недобросовестном характере поведения истца, материалами дела не подтверждены, в связи с чем, заявление о злоупотреблении правом отклонено как необоснованное.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции не усматривает.

Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не усматривается, поскольку приведенные в ней доводы не влияют на законность и обоснованность правильного по существу решения суда и не могут повлечь его безусловную отмену.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, сводятся к переоценке выводов суда первой инстанции и неверному толкованию действующего законодательства, были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, суд оценив их в совокупности на основании статей 67 - 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дал им надлежащую оценку, что и отразил в мотивировочной части решения.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 ноября 2021 года по делу N А40-101650/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

О.Н. Лаптева А.И. Трубицын