Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2022 г. N 09АП-82844/21 по делу N А40-158850/2020

г. Москва

18 марта 2022 г.

Дело N А40-158850/20

Резолютивная часть постановления объявлена 02 марта 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 марта 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Головкиной О.Г.,

судей О.Н. Лаптевой, Т.В. Захаровой,

при ведении протокола судебного заседания до замены - секретарем Борисовой В.И., после замены - помощником судьи Е.В. Федотовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "Эмтион" и Селиванова Дмитрия Федоровича на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 октября 2021 г. по делу N А40-158850/20, по иску Общества с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" к Обществу с ограниченной ответственностью "Эмтион"; Селиванову Дмитрию Федоровичу; Федеральному государственному бюджетному учреждению науки "Удмуртский Федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской Академии Наук", с участием третьих лиц Закрытого акционерного общества "НТ-МДТ"; Индивидуального предпринимателя Яковлевой Анастасии Александровны; Общества с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" о запрете использования обозначения, об обязании удалить сведения; об обязании изъятия из оборота и уничтожения за собственный счет контрафактного товара; о взыскании компенсации за использование товарного знака РФ N742538 в размере 17 700 000 руб.

при участии в судебном заседании: от истца Назаренко М.А. (по доверенности от 13.08.2021 г.); от ответчика Селиванова Д.Ф. - лично (паспорт); от ответчика ООО "Эмтион" Смирнова А.С. (по доверенности от 11.01.2021 г.); от ответчика от ответчика ФГБУ науки "Удмуртский Федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской Академии Наук" - не явился, извещен; от третьего лица ИП Яковлевой А.А.: Есина Л.С. (по доверенности от 27.04.2019 г.), Нечипоренко П.А. (по доверенности от 27.04.2019 г.); от третьих лиц ООО "НТ-МДТ" Нечипоренко П.А. (по доверенности от 20.11.2021 г.); от иных третьих лиц: извещены, представители не явились

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Эмтион", Селиванову Дмитрию Федоровичу, Федеральному государственному бюджетному учреждению науки "Удмуртский Федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской Академии Наук" с требованиями о запрете ООО "Эмтион" использования обозначения, сходного до степени смешения; об обязании удалить сведения; об обязании изъятия из оборота и уничтожения за собственный счет контрафактного товара; о взыскании компенсации за использование товарного знака РФ N 742538 в размере 17 700 000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.10.2021 г. исковые требования удовлетворены частично, ООО "Эмтион" запрещено использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком РФ N 742538 при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров, в том числе в сети Интернет, "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы"; суд обязал Селиванова Дмитрия Федоровича удалить сведения о предложении к продаже товаров "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы" под товарным знаком РФ N 742538 с Интернет-сайта https://www.mteon.ru/; с ООО "Эмтион" в пользу истца взыскана компенсация в размере 17 700 000 руб., в остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчики ООО "Эмтион" и Селиванов Д.Ф. обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просили решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе истцу в иске.

Истец против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Третьи лица ИП Яковлева А.А. и ООО "НТ-МДТ" доводы апелляционных жалоб ответчиков поддержали, ИП Яковлевой А.А. представлены письменные объяснения.

Ответчик ФГБУ науки "Удмуртский Федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской Академии Наук" и третье лицо ЗАО "НТ-МДТ", надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явились, в связи с чем, жалоба рассмотрена в их отсутствие по представленным в материалы дела документам.

Заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как следует из представленных в материалы дела доказательств и правомерно установлено судом первой инстанции, ООО "НТ-МДТ" является правообладателем товарного знака N 742538 * в отношении товаров и услуг 09, 10, 35, 37, 42 классов МКТУ, включая нижеследующие:

09 - приборы и инструменты научные, исследовательские, фотографические, оптические; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей; микроскопы;

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; сканирующие зондовые микроскопы диагностические; атомно-силовые микроскопы для проведения медицинских исследований; аппараты диагностические для медицинских целей.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная; продажа товаров оптовая, в том числе указанных в 09, 10 классах; продажа товаров розничная, в том числе указанных в 09, 10 классах.

37 - установка, техническое обслуживание, ремонт товаров, в том числе указанных в 09, 10 классах; информация по вопросам установки, технического обслуживания, ремонта товаров, в том числе указанных в 09, 10 классах.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, в том числе товаров, указанных в 09, 10 классах; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; исследования, разработка, испытания, технический контроль и экспертиза товаров, в том числе указанных в 09, 10 классах.

Исключительное право на товарный знак N 742538 зарегистрировано Роспатентом 17.01.2020 г.

Как указывает истец, им выявлен факт неправомерного использования ООО "Эмтион" (ответчик 1) обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 742538 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ - "атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей", которые выражаются в том, что ответчик предлагает к продаже и реализует товары - "сканирующие зондовые микроскопы, атомно-силовые микроскопы" в пользу третьих лиц под обозначением по свидетельству N 742538.

Информация об этом подтверждается материалами тендеров, опубликованными в Единой информационной системе в сфере закупок, размещенной на сайте http://zakupki.gov.ru.

В рамках Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ ответчик выиграл торги, в результате которых был заключен договор N 95 от 05.12.2019 г. на поставку программно-аппаратного комплекса для изучения рельефа поверхности и физико-химических характеристик объектов с нанометровым пространственным разрешением на основе сканирующего зондового микроскопа Ntegra SOLARIS.

Заказчиком по данному договору являлось ФГБУ науки "Удмуртский федеральный исследовательский центр уральского отделения РАН" (далее - УДМФИЦ УРО РАН, ответчик 3). Цена договора составила 8 850 000 руб. Единственным поставщиком являлось - ООО "Эмтион".

В открытом доступе помимо информации о приобретении сканирующего зондового микроскопа Ntegra SOLARIS, размещены фотографии указанного оборудования с использованием обозначения товарного знака N 742538.

Согласно представленной ответчиком 3 документации (паспорту) к программно-аппаратному комплексу, изготовителем комплекса является ООО "НТ-МДТ" (ИНН: 7735184244), дата производства оборудования: 28.12.2019 г.

Неправомерные действия также выражаются в том, что на сайте https://www.mteon.ru/ осуществляется предложение к продаже и реализация в пользу третьих лиц товаров с обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Данные факты подтверждаются представленным в материалы дела протоколом от 31.05.2020 г. нотариального осмотра сайта https://www.mteon.ru/.

Сайт https://www.mteon.ru/ принадлежит ответчику Селиванову Д.Ф., что подтверждается сведениями, размещенными на самом сайте, а также письмом N 2524-С от 26.05.2020 г. от АО "Региональный Сетевой Информационный Центр", согласно которому администратором домена mteon.ru является Селиванов Дмитрий Федорович (ответчик 2), 05.03.1982 г.р.

При этом, согласно выписке из ЕГРЮЛ, Селиванов Дмитрий Федорович является учредителем ответчика ООО "Эмтион".

Таким образом, ответчик ООО "Эмтион", как фактический владелец, и ответчик Селиванов Д.Ф., как администратор доменного имени, несут ответственность за информацию и обозначения, размещенные на сайте https://www.mteon.ru/.

Как указывает истец, им, как правообладателем товарного знака N 742538, ООО не предоставлялось владельцам сайта и компании ООО "Эмтион" согласия на использование спорного обозначения, тождественного с зарегистрированными на его имя товарными знаками.

Размещение данной информации на сайте, на товарах, в документации, по мнению истца, является нарушением исключительных прав ООО "НТ-МДТ" (ИНН 7735593896) на указанный товарный знак и вводит потребителей в заблуждение.

Также истцом заявлено требование о взыскании компенсации в порядке пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть в двукратном размере стоимости реализованных товаров, на которых незаконно размещен товарный знак N 742538.

Согласно имеющемуся в открытом доступе договору N 95 от 05.12.2019 г. общая стоимость поставки оборудования "Программно-аппаратный комплекс для изучения рельефа поверхности и физико-химических характеристик объектов с нанометровым пространственным разрешением на основе сканирующего зондового микроскопа Ntegra SOLARIS" составляет 8 850 000 руб., в связи с чем, двукратный размер стоимости реализованного ответчиком оборудования составляет 8 850 000,00 руб. * 2 = 17 700 000 руб.

Судом первой инстанции, на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, исковые требования удовлетворены частично. Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действия ответчиков ООО "Эмтион" и Селиванова Д.Ф. нарушают права истца, в связи с чем, удовлетворил требования о запрете ООО "Эмтион" использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком РФ N 742538 при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров, в том числе в сети Интернет, "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы". Суд также посчитал правомерным требование об обязании Селиванова Дмитрия Федоровича, как администратора домена mteon.ru, удалить сведения о предложении к продаже товаров "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы" под товарным знаком РФ N 742538 с Интернет-сайта https://www.mteon.ru/. В связи с наличием факта незаконного использования исключительных прав ответчиком, также признано подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 17 700 000 руб. Вместе с тем, требование истца, заявленное к УДМФИЦ УРО РАН об обязании указанного ответчика изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар отклонено, поскольку ответчик 3 является добросовестным приобретателем, то есть лицом, не являющимся нарушителем права истца на товарный знак.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы жалобы, исходя из следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной нормы Закона предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как правомерно указано судом первой инстанции, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения спорного товарного знака и противопоставленных обозначений по всем критериям, предусмотренным законом и другими нормативно-правовыми актами, с учетом выработанных судебной практикой подходов, представленных сторонами доказательств и доводов по своему внутреннему убеждению в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 г. N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п. 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения; графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пункт 4.1. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 г. N 197 словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно п. 4.2.1.1. Рекомендаций звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; - ударение.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Вопреки доводам жалоб судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что в рассматриваемом случае, обозначение, используемое ответчиками, сходно до степени смешения с товарным знаком истца по всем признакам, относящимся к графическому сходству элементов.

В соответствии с п. 4.2.2.3. оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного.

В соответствии с п. 6.3. при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Из материалов дела усматривается, что ответчиком при продаже товара использовалось обозначение "НТ-МДТ", на проданном оборудовании также содержится обозначение "НТ-МДТ" в сочетании с товарным знаком N 188978 *.

С учетом вышеуказанных правил и рекомендаций, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что в данном случае имеется высокая степень сходства спорного обозначения "НТ-МДТ" и товарного знака N 742538, поскольку спорное обозначение "НТ-МДТ" и словесный элемент товарного знака N 742538 "НТ-МДТ" являются тождественными.

Согласно п. 7.2.1. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного

Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 г. N 12, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Как усматривается из представленных доказательств, спорное обозначение, используемое ответчиком в отношении однородных классов товаров и услуг 09 класса, а также 37 и 42 классов услуг МКТУ. В частности, в отношении товаров 9 класса - приборы и инструменты научные, исследовательские, фотографические, оптические; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей; микроскопы", а также услуг 37 и 42 классов по установке, техническому обслуживанию, ремонту товаров 09 и 10 класса, а также относящиеся к ним научные исследования и разработки, что соответствует товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак истца N 742538.

Таким образом, апелляционный суд также приходит к выводу о наличии высокой степени однородности спорного товара с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Указанное свидетельствует о том, что спорное обозначение ООО "НТ-МДТ" является сходным до степени смешения с товарным знаком N 742538 *.

Довод жалобы ответчика ООО "Эмтион" относительно того, что истцом товарный знак N 742538 для индивидуализации товаров и услуг в отношении которых он зарегистрирован, обоснованно отклонен судом первой инстанции, поскольку в силу п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю) (п. 154 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Соответственно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном ст. 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Однако соответствующих доказательств ответчиками в нарушение требований ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлено.

При этом неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Таким образом, вопреки доводам жалоб, факт незаконного использования товарного знака по свидетельству N 742538 подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Довод ответчика ООО "Эмтион" о том, что ЗАО "НТ-МДТ" было введено коммерческое обозначение "NT-MDT", использовалось им в целях индивидуализации и получило широкую известность на территории РФ также подлежит отклонению.

Согласно положениям ст. 1538 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность... могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В силу п. 1 ст. 1539 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории".

Таким образом, для признания обозначения коммерческим обозначением необходимо, чтобы оно соответствовало ряду требований, а именно использование в качестве средства индивидуализации предприятия, т.е. соответствие обозначения названию предприятия; наличие высокой степени известности в рамках определенной сферы деятельности и территории; наличие достаточных различительных признаков.

Согласно правовой позиции, изложенной в п.п. 177 и 178 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" от 23.04.2019 г. N 10 (далее - постановление N 10) исключительное право использования коммерческого обозначения на основании п. 1 ст. 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с изложенным, право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).

Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31.12.2007 г., независимо от того, когда употребление обозначения началось.

При этом, подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров об известности обозначения на определенной территории.

Само по себе размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для подтверждения известности обозначения у потребителей на определенной территории. Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.

Факт использования обозначения в качестве коммерческого обозначения не может быть подтвержден единичными доказательствами и внутренними документами лица (приказы, письма, штатное расписание, уставные и регистрационные материалы), поскольку указанные доказательства не могут подтвердить известность обозначения в пределах определенной территории при осуществлении предпринимательской деятельности, однородной товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак.

Представленные ответчиком документы (брошюра (рекламный буклет) за 2011 г.) правомерно не признана судом первой инстанции достаточным доказательством, подтверждающим существование коммерческого обозначения у третьих лиц и его известности.

В материалы дела не представлено достаточных доказательств, свидетельствующих об известности обозначения "NT-MDT", длительного и (или) интенсивного использования обозначения "NT-MDT" на какой-либо территории: документов о широкой рекламной кампании, документов о значительных объемах реализации товаров, опросов потребителей, иных документов.

Кроме того, обозначение "NT-MDT" используется ответчиком в отношении товаров, а не в отношении предприятия, следовательно, не является коммерческим обозначением в понимании ст. 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно положениям ст.ст. 132, 1538, 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации коммерческое обозначение может индивидуализировать только предприятие, как имущественный комплекс, используемый при ведении предпринимательской деятельности.

Для индивидуализации же товаров, услуг коммерческое обозначение не используется.

Согласно ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации для индивидуализации конкретных товаров, работ, услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей используется товарный знак (знак обслуживания).

Судом первой инстанции правомерно указал на то, что в судебной практике такой критерий коммерческого обозначения как наличие предприятия признан судами обязательным в целях признания обозначения в качестве коммерческого обозначения.

Необходимость доказывания использования коммерческого обозначения именно в отношении предприятия, а не товаров, установлено в деле N А40-57136/2015, где установлено, что спорное обозначение используется в оформлении витрин и вывесках магазинов, арендуемых в торговых центрах, что говорит о наличии предприятия, и указанное обозначение является коммерческим.

Доказательств того, что обозначение "NT-MDT" используется ответчиком в отношении предприятия, не представлено.

В представленном ИП Яковлевой А.А. договоре купли-продажи имущественного комплекса ЗАО "Нанотехнология МДТ" от 07.03.2019 г. отсутствуют какие-либо сведения о передаче ей коммерческого обозначения "NT-MDT".

В приложении N 1 к данному договору, которое является единым лотом N 1 в составе основных средств, финансовых вложений должника, среди широкого перечня нематериальных активов (патентов, свидетельства на товарные знаки) отсутствует такой нематериальный актив, как "коммерческое обозначение "NT-MDT".

Ссылки ответчика ООО "Эмтион" на положения ст. 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежащие применению к вышеуказанному договору от 07.03.2019 г. также подлежат отклонению, поскольку объектом договора коммерческой концессии является комплекс прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, перечень которых в ст. 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации изложен неисчерпывающим образом и определен в ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (постановление от 02.07.2014 г. по делу N А40-117437/2013).

В данный договор также входят основные средства, а также финансовые вложения должника, что исключает его квалификацию как договор концессии.

Договор купли-продажи имущественного комплекса ЗАО "Нанотехнология МДТ" от 07.03.2019 г. в качестве договора концессии в Роспатенте зарегистрирован не был.

Кроме того, согласно договору от 07.03.2019 г. происходит отчуждение имущества, а по договору концессии предоставляется право использования.

В силу изложенного, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что договор между ЗАО "НТ-МДТ" и ИП Яковлевой А.А. от 07.03.2019 г. договором коммерческой концессии не является.

Таким образом, поскольку "коммерческое обозначение" "NT-MDT" в данном договоре не упоминалось, не было объектом данного договора, и данный договор не является договором концессии, то спорное "коммерческое обозначение" от ЗАО "НТ-МДТ" ИП Яковлевой А.А. по нему не передано.

Довод ответчика 1 о том, что "коммерческое обозначение" "NT-MDT" перешло к ООО "Эмтион" по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака N 188978 от 01.04.2019 г. не обоснован и опровергается содержанием самого договора.

Лицензионным договором между ИП Яковлевой А.А. и ООО "Эмтион" по лицензии передается только право на товарный знак N 188978 *. Данный договор не касается коммерческого обозначения "NT-MDT".

Таким образом, право использования указанного обозначения ООО "Эмтион" не принадлежит. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Обстоятельств, свидетельствующих о правомерности использования ответчиками спорного обозначения "NT-MDT", сходного до степени смешения с товарным знаком истца N 742538 *.

С учетом изложенного обоснованным признается вывод суда первой инстанции о том, что требования о запрете ООО "Эмтион" использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком РФ N 742538 при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров, в том числе в сети Интернет, "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы".

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование включает в себя обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в том числе в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.

Администратор домена - физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Таким образом, фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Материалами дела подтверждено и ответчиками документально не оспорено, что администратором домена mteon.ru является Селиванов Д.Ф.

В этой связи требование об обязании Селиванова Дмитрия Федоровича удалить сведения о предложении к продаже товаров "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы" под товарным знаком РФ N 742538 с Интернет-сайта https://www.mteon.ru/ правомерно удовлетворено.

Согласно п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации производство и продажа являются последовательными самостоятельными нарушениями исключительного права на товарный знак.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, начислил ответчику компенсацию в общей сумме в размере 17 700 000 рублей.

Размер компенсации определен истцом, исходя из общей стоимости поставки оборудования "Программно-аппаратный комплекс для изучения рельефа поверхности и физико-химических характеристик объектов с нанометровым пространственным разрешением на основе сканирующего зондового микроскопа Ntegra SOLARIS" составляющей 8 850 000 руб., что следует из условий договора поставки N 95 от 05.12.2019 г.

Двукратный размер стоимости реализованного ответчиком оборудования составляет 8 850 000 руб. * 2 = 17 700 000 руб.

Расчет исковых требований основан на положениях ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Оснований для снижения компенсации судом не усмотрено.

Таким образом, в связи с наличием факта незаконного использования исключительных прав ответчиком, требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 17 700 000 руб. правомерно, ответчиком не оспорено и обоснованно удовлетворено в полном объеме.

Вместе с тем, судом первой инстанции отклонено требование истца, заявленное к УДМФИЦ УРО РАН об обязании указанного ответчика изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар. Возражений в отношении выводов суда в указанной части истцом не заявлено.

Апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Доводы, изложенные в апелляционных жалобах, фактически обусловлены несогласием заявителей с выводами суда первой инстанции, сводятся к переоценке выводов суда первой инстанции и неверному толкованию действующего законодательства.

На основании изложенного, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 октября 2021 года по делу N А40-158850/20 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

Т.В. Захарова О.Н. Лаптева