Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 марта 2022 г. N 13АП-43438/21 по делу N А56-15531/2021

г. Санкт-Петербург

28 марта 2022 г.

Дело N А56-15531/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 02 марта 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 марта 2022 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего М. Л. Згурской

судей Н. О. Третьяковой, Е. И. Трощенко

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания И. В. Снукишкис

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-43438/2021, 13АП-44348/2021) ООО "Умная Маша" и ООО "Дом печати издательства книготорговли "Капитал" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.11.2021 по делу N А56-15531/2021 (судья Кузнецов М.В.), принятое по иску ООО "Букстар"

к ООО "Умная Маша"

3-е лицо: ООО "Дом печати издательства книготорговли "Капитал"

о взыскании

при участии:

от истца: Акифьева А. А. (доверенность от 13.01.2022)

от ответчика: Урякин Д. А. (доверенность от 23.12.2021)

от 3-го лица: Кочетова Д. А. (доверенность от 03.08.2021)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Букстар" (ОГРН 1097746552375, адрес: 105118, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 14/2, стр. 4, эт. 3, пом II, ком 5; далее - ООО "Букстар", истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Умная Маша" (ОГРН 1077847659834, адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит. А, пом. 10-Н; далее - ООО "Умная Маша", ответчик) о взыскании 11 120 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака N 406400 "АЗБУКВАРИК", дата приоритета от 15.01.2009, классы МКТУ: 3, 9, 16, 25, 28, 41.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Дом Печати Издательства Книготорговли "Капитал" (ОГРН 1145024009382, адрес: 143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д.5, пом.14, офис 513; далее - ООО "Дом Печати Издательства Книготорговли "Капитал", третье лицо).

Решением суда от 24.11.2021 иск удовлетворен.

В апелляционной жалобе ООО "Умная Маша" просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, а также нарушение норм материального и процессуального права. По мнению ответчика, у ООО "Букстар" отсутствует право на взыскание с ООО "Умная Маша" компенсации за незаконное использование товарного знака и право на предъявление иска к ООО "Умная Маша"; судом необоснованно отклонен довод ответчика об истечении срока исковой давности по требованию о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, ответчик считает ошибочными выводы суда о длящемся характере нарушения права на товарный знак, а также о дате извещения истца о факте нарушения своих интеллектуальны прав. По мнению ответчика, приобретение истцом "контрафактных" товаров 20.01.2020 не свидетельствует о том, что исключительное право на его товарный знак было нарушено именно ООО "Умная Маша". Ответчик указывает, что слово "АЗБУКВАРИК" размещалось не для индивидуализации товаров ООО "Умная Маша", что исключает нарушение права на товарный знак.

В апелляционной жалобе ООО "Дом Печати Издательства Книготорговли "Капитал" просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт, ссылаясь на несоответствие выводов, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела. В обоснование апелляционной жалобы ООО "Дом Печати Издательства Книготорговли "Капитал" указывает на следующие обстоятельства: суд необоснованно отклонил довод ответчика и третьего лица о том, что соглашение об уступке права требования компенсации не было зарегистрировано в Роспатенте; в материалах дела отсутствуют доказательства использования ответчиком и/или третьим лицом спорного товарного знака в целях индивидуализации какой-либо продукции в период после 02.10.2017; судом необоснованно отклонен довод ответчика и третьего лица об истечении в отношении указанных истцом фактов использования спорного обозначения срока исковой давности; ни ответчик, ни третье лицо не использовали обозначение "АЗБУКВАРИК" в качестве товарного знака (то есть для целей индивидуализации товаров); заявленный истцом размер компенсации в сумме 11 200 000 руб. несоразмерен последствиям предполагаемого нарушения исключительного права ООО "Букстар".

В судебном заседании представители ответчика и третьего лица поддержали доводы своих апелляционных жалоб, представитель истца против удовлетворения апелляционных жалоб возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

В обоснование иска ООО "Букстар" указало, что истец является правообладателем товарного знака "АЗБУКВАРИК" по свидетельству Российской Федерации N 406400 с приоритетом от 15.01.2009 в отношении товаров и услуг 3, 9, 16, 25, 28, 41 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В 2016 году ООО "Умная Маша" разработало макет книжной продукции "Азбукварик с 3D картинками", использовав при этом указанный товарный знак. Использование выразилось в размещении товарного знака на лицевой и оборотной стороне книжной продукции. Кроме того, ответчиком разработаны макеты иной книжной продукции, где на обратной стороне также используется товарный знак истца.

ООО "Умная Маша" заключило с ООО "Дом Печати Издательства Книготорговли "Капитал" сублицензионный договор от 10.12.2015 N 10-12/15УМ-К о предоставлении права производства книжной продукции по указанному макету и разработке программы для ЭВМ на основе макета книжной продукции. Также указанным соглашением регулировалось использование наименования "Азбукварик с 3D картинками" и макетов книжной продукции для проведения рекламной компании и подготовки документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

Истцом установлено, что на различных сайтах сети Интернет предлагается/предлагалась к продаже книжная продукция, содержащая товарный знак "АЗБУКВАРИК".

Ссылаясь на то, что истец не давал своего согласия на использование ответчиком товарного знака "АЗБУКВАРИК", ООО "Букстар" направило в адрес ООО "Умная Маша" претензию от 22.07.2020 с требованием прекратить нарушение прав на товарный знак "АЗБУКВАРИК" N 406400 путем прекращения реализации продукции (изъятия из оборота) - детских книг "Смешарики "Азбукварик с 3D картинками" и выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака.

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения, что явилось основанием для обращения ООО "Букстар" в суд с настоящим иском.

Суд, признав заявленные ООО "Букстар" требования обоснованными по праву и по размеру, удовлетворил иск.

Апелляционная инстанция считает, что решение суда подлежит отмене.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Указанные правовые нормы обуславливают право истца требовать в судебном порядке защиты исключительных прав на принадлежащее ему средство индивидуализации.

Исходя из приведенных норм права и положений части 1 статьи 65 АПК РФ, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. К бремени доказывания ответчика, в свою очередь, относится подтверждение правомерности использования спорного средства индивидуализации.

Как следует из сведений, содержащихся в государственном реестре товарных знаков (знаков обслуживания), истец является правообладателем товарного знака N 406400 "АЗБУКВАРИК" с 02.10.2017. Ранее указанный товарный знак принадлежал ООО "Издательский Дом "Азбукварик".

Обращаясь в суд с иском, ООО "Букстар" указало, что нарушение ответчиком его прав на товарный знак "АЗБУКВАРИК" заключается в создании ООО "Умная Маша" макета контрафактной продукции и передаче прав на разработанный макет ООО "Дом Печати Издательства Книготорговли "Капитал" путем заключения сублицензионного договора от 10.12.2015 N 10-12/15УМ-К (далее - сублицензионный договор).

В обоснование права на иск ООО "Букстар" представило в материалы дела дополнительное соглашение от 25.06.2020 к договору об отчуждении исключительного права на товарный знак (далее - дополнительное соглашение от 25.06.2020), заключенное между обществом с ограниченной ответственностью "Издательский Дом "Азбукварик" (далее - Бывший правообладатель) и ООО "Букстар" (далее - Действующий правообладатель).

По условиям дополнительного соглашения от 25.06.2020:

1.1. Бывший правообладатель уступает Действующему правообладателю, а Действующий правообладатель принимает право требовать в полном объёме возмещения убытков/выплаты компенсации за любые нарушения исключительных прав на словесный товарный знак АЗБУКВАРИК N 406400, допущенные любыми нарушителями за период до 02.10.2017 (до регистрации отчуждения исключительного права на словесный товарный знак N 406400 Действующему правообладателю) в отношении всех товаров и услуг 03, 09, 16, 25, 28 и 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве на товарный знак, в частности, за нарушение и с нарушителей, указанных в пунктах 1.1.1 и 1.1.2 настоящего дополнительного соглашения.

1.1.1. Частным случаем нарушения исключительных прав на товарный знак N 406400, право требовать возмещения убытков/выплаты компенсации за которое передаётся настоящим дополнительным соглашением, является выпуск, предложение к продаже и реализация детских книг с использованием обозначения "АЗБУКВАРИК" издательства ООО "Дом печати Издательства Книготорговли "Капитал" (международный стандартный номер книги (ISBN) 978-5-9907570-9-7) в количестве как минимум 40 тысяч экземпляров (тираж от 05.05.2016 в количестве 10 тысяч экземпляров и тираж от 05.06.2017 в количестве 30 тысяч экземпляров, а также любые иные обнаруженные Действующим правообладателем тиражи).

1.1.2. Нарушителями исключительного права на товарный знак N 406400 (должниками) являются: ООО "Умная Маша" (ОГРН 1077847659834), ООО "Дом печати Издательства Книготорговли "Капитал" (ОГРН 1145024009382), ООО "Министерство печати" (ОГРН 1147604000345), ООО "Интернет решения" (ОГРН 1027739244741), ООО "Новый книжный центр" (ОГРН 1027700282763), ООО "Панорама Груп" (ОГРН 1047796071839), ООО "Вайлдберриз" (ОГРН 1067746062449) и другие обнаруженные в любой момент нарушители.

1.2. Бывший правообладатель уступает Действующему правообладателю, а Действующий правообладатель принимает право требовать судебной защиты права на словесный товарный знак АЗБУКВАРИК N 06400 за период до 02.10.2017 всеми предусмотренными ст.ст. 12, 1250, 1252, 1515 ГК РФ способами, включая, но не ограничиваясь, право требовать признания права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, взыскания с нарушителя убытков взыскания компенсации, изъятия и уничтожения материального носителя, публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, а также право требовать защиты права на указанный товарный знак в антимонопольном органе путем обращения с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства.

1.3. Стороны согласовывают сумму передаваемого в соответствии с п. 1.1.1-1.1.2 дополнительного соглашения требования в размере не менее 8 120 000,00 (восьми миллионов ста двадцати тысяч) рублей. Точная сумма размера убытков/компенсации будет установлена судом либо согласована в соглашении между Действующим правообладателем и нарушителями. Сумма требования по другим эпизодам указанного в п. 1.1.1-1.1.2 Дополнительного соглашения нарушения, а также по другим нарушениям может быть определена Действующим правообладателем отдельно.

Оценив представленные в материалы дела доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции считает, что у ООО "Букстар" отсутствует право на предъявление иска к ООО "Умная Маша".

Нарушения права на товарный знак "АЗБУКВАРИК", вменяемые истцом ответчику, допущены последним в 2015 и 2016 годах. При этом до 02.10.2017 ООО "Букстар" не являлось правообладателем указанного товарного знака.

Согласно пункту 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N10) требование о возмещении убытков или выплате компенсации может быть заявлено и после прекращения правовой охраны соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения.

При предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Вместе с тем право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке (пункт 2 статьи 389 ГК РФ).

Дополнительное соглашение от 25.06.2020 об уступке требования компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "АЗБУКВАРИК" за период, предшествующий переходу к истцу исключительного права на данный товарный знак, в Росреестре не зарегистрировано в нарушение приведенных выше положений законодательства.

Представленный истцом в материалы дела отказ в государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительного права, оформленный уведомлением N 202Д13568, с приложенным к нему заключением по результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительного права по договору, свидетельствует о ненадлежащем предмете заявления ООО "Букстар" при обращении в Роспатент, а не об отсутствии возможности регистрации соглашения об уступке требования.

При этом суд апелляционной инстанции учитывает, что ООО "Букстар" не обжаловало указанное уведомление в установленном законом порядке и не обращалось в Росреестр с требованием о регистрации договора уступки.

При таких обстоятельствах следует признать, что в части заявленных к ООО "Умная Маша" требований ООО "Букстар" является ненадлежащим истцом и оснований для удовлетворения иска у суда первой инстанции не имелось.

В связи с выводом суда апелляционной инстанции о том, что у ООО "Букстар" отсутствовало право на предъявление к ООО "Умная Маша" настоящего иска, все остальные доводы сторон спора не оцениваются судом апелляционной инстанции, поскольку не имеют правового значения для вынесения судебного акта по существу спора.

Учитывая изложенное, решение суда подлежит отмене, а заявленные ООО "Букстар" требования - оставлению без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.11.2021 по делу N А56-15531/2021 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Букстар" (ОГРН 1097746552375, адрес: 105118, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 14/2, стр. 4, эт. 3, пом II, ком 5) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Умная Маша" (ОГРН 1077847659834, адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит. А, пом. 10-Н) 3 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Букстар" (ОГРН 1097746552375, адрес: 105118, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 14/2, стр. 4, эт. 3, пом II, ком 5) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Дом печати издательства книготорговли "Капитал" (ОГРН 1145024009382, адрес: 143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д.5, пом.14, офис 513) 3 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Л. Згурская

Судьи

Н.О. Третьякова Е.И. Трощенко