Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2022 г. N 20АП-7989/21 по делу N А68-8623/2020

г. Тула

29 марта 2022 г.

Дело N А68-8623/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 22.03.2022.

Постановление в полном объеме изготовлено 29.03.2022.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Волошиной Н.А., судей Григорьевой М.А. и Волковой Ю.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Никитиной В.В., при участии в судебном заседании: от ООО "Демидовская вода" - представителя Гончаровой И.М. (паспорт, доверенность от 10.01.2022), от ПАО "Промсвязьбанк" - представителя Гучкова А.И. (доверенность от 26.03.2021), в отсутствие в судебном заседании иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ПАО "Промсвязьбанк" на решение Арбитражного суда Тульской области от 03.12.2020 по делу N А68-8623/2020 (судья Елисеева С.В.),

принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Демидовская вода" (ОГРН 1147154042914, ИНН 7104526760)

к обществу с ограниченной ответственностью "Фабрикант" (ОГРН 1167154067079, ИНН 7104072203)

третье лицо: временный управляющий ООО "Фабрикант" Лихачев Виталий Сергеевич

о переводе на истца исключительного права на товарные знаки N 479005, N 505600, N 570879, N 576676, N 338647, N 483668, N 570881, N 486019,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Демидовская вода" (далее - ООО "Демидовская вода", истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Фабрикант" (далее - ООО "Фабрикант", ответчик) о переводе на истца исключительного права на товарные знаки N 479005, N 505600, N 570879, N 576676, N 338647, N 483668, N 570881, N 486019.

Определением суда от 29.10.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий ООО "Фабрикант" Лихачев Виталий Сергеевич.

Решением Арбитражного суда Тульской области от 03.12.2020 удовлетворено требование общества с ограниченной ответственностью "Демидовская вода".

Права приобретателя исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 479005, N 505600, N 570879, N 576676, N 338647, N 483668, N 570881, N 486019 переведены на общество с ограниченной ответственностью "Демидовская вода".

С общества с ограниченной ответственностью "Фабрикант" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Демидовская вода" в возмещение расходов по уплате государственной пошлины взыскано 48 000 руб.

Не согласившись с судебным актом, ПАО "Промсвязьбанк", обратилось в Двадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой о его отмене.

В обосновании доводов жалобы Банк ссылается на то, что судом первой инстанции к участью в деле не привлечено ПАО "Промсвязьбанк", который является залогодержателем данных прав на товарные знаки. В связи, с чем ПАО "Промсвязьбанк" не могло выразить свою правовую позицию относительно возникшего спора.

В жалобе Банк просит суд отказать в удовлетворении исковых требвоаний либо в резолютивной части судебного акта указать на сохранение обременения товарных знаков в виде залога в пользу ПАО "Промсвязьбанк".

ПАО "Промсвязьбанк" указывает, что судом первой инстанции в нарушение пункта 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не привлечено к участию в деле лицо (ПАО "Промсвязьбанк"), чьи права затрагиваются обжалуемым судебным актом. По мнению апеллянта, данное нарушение является безусловным основанием для отмены решения.

В обоснование доводов жалобы представило копии выписок из реестра товарных знаков Роспатента в отношении спорных товарных знаков.

Письменных отзывов на апелляционную жалобу в адрес суда апелляционной инстанции не поступило.

В судебном заседании представители ООО "Демидовская вода" и ПАО "Промсвязьбанк" высказали свои позиции по доводам апелляционной жалобы.

Иные заинтересованные лица, участвующие в обособленном споре, извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в суд апелляционной инстанции не явились, своих представителей не направили.

В соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судебное заседание проведено в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса, их представителей, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Как следует из материалов дела, между ООО "Фабрикант" и ПАО "Промсвязьбанк" 22.08.2019 был заключен договор залога исключительных прав на товарные знаки N Т-4/0139/0140/0027/0029/0036/0114/0123-17-2-14.

Из материалов дела усматривается, что заключая договор залога товарных знаков, Банк, основывается на заверениях залогодателя изложенных в параграфе 6 Договора залога, исходил из того, что товарные знаки N 479005, 505600,570879,576676, 338647, 483668, 570881, 486019 далее "Товарные знаки") принадлежат ООО "Фабрикант", и, следовательно, ООО "Фабрикант" правомочен устанавливать обременение в отношении указанных товарных знаков.

Решение Арбитражного суда Тульской области, расторгает договор на основании которого ООО "Фабрикант" приобрел исключительные товарные права на товарные знаки, и переводит исключительные права на товарные знаки от залогодателя (ООО "Фабрикант" на третье лицо (ООО "Демидовская вода").

Вынося решение, суд области не исследовал вопрос сохранения обременения в отношении товарных знаков и правовой судьбы договора залога, что очевидно имеет значение для решения вопроса о действительности договора залога и возможности обратиться взыскание на залоговые товарные знаки. Следовательно, судебным актом установлена правовая неопределенность относительно прав ПАО "Промсвязьбанк" в отношении предмета залога.

Как указывает ПАО "Промсвязьбанк", Банк полагал, что залогодателем, как и прежде, является ООО "Фабрикант", и при возникновении просрочки по обязательствам, исполнение которых было обеспечено Договором залога, Банк предъявил требование об установлении статуса залогового кредитора в отношении товарных знаков именно к ООО "Фабрикант" в деле о банкротстве.

Следовательно, в результате не привлечения к участию в рассмотрении дела Банк лишен возможности обращения взыскания предмета залога.

Вместе с тем, судом первой инстанции к участию в деле указанные лица не привлечены.

Определением от 01.02.2022 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению обособленного спора: исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Демидовская вода" к обществу с ограниченной ответственностью "Фабрикант" третье лицо: временный управляющий ООО "Фабрикант" Лихачев Виталий Сергеевич о переводе на истца исключительного права на товарные знаки N 479005, N 505600, N 570879, N 576676, N 338647, N 483668, N 570881, N 486019, по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для суда первой инстанции.

ПАО "Промсвязьбанк" привлечено к участию в данном споре в качестве третьего лиц, не заявляющего самостоятельных требований.

При таких обстоятельствах решение Арбитражного суда Тульской области от 03.12.2020 подлежит отмене, а требование - рассмотрению по существу.

Как следует из материалов дела ООО "Демидовская вода" являлось правообладателем на территории Российской Федерации исключительным правом:

- на товарный знак "АСАРРЕLLА" (свидетельство на товарный знак N 479005, дата приоритета 12.01.2012, дата регистрации 24.01.2013) в отношении товаров 32 класса МКТУ,

- на товарный знак "МАНГОМАНИЯ" (свидетельство на товарный знак N 505600, дата приоритета 19.06.2012, дата регистрации 03.02.2014) в отношении товаров 32 класса МКТУ,

- на товарный знак со словесным элементом "МАНГОМАНИЯ" (свидетельство на товарный знак N 570879, дата приоритета 21.01.2015, дата регистрации 08.04.2016) в отношении товаров 32 класса МКТУ,

- на товарный знак со словесным элементом "а сарреlla" (свидетельство на товарный так N 576676, дата приоритета 21.01.2015, дата регистрации 01.06.2016) в отношении товаров 32 класса МКТУ,

- на товарный знак "СЕДЬМОЙ ОКЕАН" (свидетельство на товарный знак N 338647, дата приоритета 17.08.2006, дата регистрации 05.12.2007) в отношении товаров 32 класса МКТУ,

- на товарный знак со словесным элементом "СЕДЬМОЙ ОКЕАН" (свидетельство на товарный знак N 483668, дата приоритета 09.09.2011, дата регистрации 28.03.2013) в отношении товаров 32 класса МКТУ,

- на товарный знак со словесным элементом "СЕДЬМОЙ ОКЕАН" (свидетельство на товарный знак N 570881, дата приоритета 21.01.2015, дата регистрации 08.04.2016) в отношении товаров и услуг 05, 32, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ,

- на товарный знак "А КАПЕЛЛА" (свидетельство на товарный знак N 486019, дата приоритета 22.12.2011, дата регистрации 24.04.2013) в отношении товаров 32 класса МКТУ.

08.07.2019 года между ООО "Фабрикант" (приобретатель) и ООО "Демидовская вода" (правообладатель) заключен договор N 1 об отчуждении исключительного права на товарные знаки, по условиям которого правообладатель передает приобретателю принадлежащее правообладателю исключительное право на товарные знаки в полном объеме в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых товарные знаки зарегистрированы (п. 1.1 договора).

В соответствии с п. 3.1 договора за передачу исключительных прав на товарные знаки приобретатель уплачивает правообладателю вознаграждение в следующем размере:

- на товарный знак N 479005 в размере 219 000 руб.;

- на товарный знак N 505600 в размере 219 000 руб.;

- на товарный знак N 570879 в размере 115 000 руб.;

- на товарный знак N 576676 в размере 115 000 руб.;

- на товарный знак N 338647 в размере 219 000 руб.;

- на товарный знак N 483668 в размере 115 000 руб.;

- на товарный знак N 570881 в размере 115 000 руб.;

- на товарный знак N 486019 в размере 219 000 руб., общая стоимость: 1 336 000 руб.

Пунктами 3.2 и 3.3 договора установлено, что вознаграждение, указанное в п. 3.1 договора включает в себя налоги, сборы или пошлины, которые приобретатель обязан удержать или правообладатель обязан уплатить. Расчеты по договору в полном объеме должны быть произведены в срок не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак путем перечисления денежных средств на расчетный счет правообладателя. Датой исполнения обязанности приобретателя по оплате вознаграждения считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка правообладателя.

Согласно п. 4.2 договора в случае нарушения приобретателем сроков выплаты вознаграждения за передачу исключительных прав, правообладатель вправе требовать, а приобретатель обязан оплатить правообладателю пени в размере 1 (одного) процента от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. При существенном (просрочка более 30 (тридцати) рабочих дней) нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю вознаграждение, правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к приобретателю.

Переход права зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 05.09.2019 за N РД0309436.

В установленный в договоре срок ответчик оплату вознаграждения за товарные знаки не произвел.

03.07.2020 и 07.09.2020 истцом в адрес ответчика направлены претензии с требованием произвести оплату по договору в полном объеме в сумме 1 336 000 руб., с и указанием на то, что в случае отсутствия оплаты по договору ООО "Демидовская вода" будут вынуждены обратиться в судебные инстанции с требованием перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков.

Письмом N 2 от 07.09.2020 ООО "Фабрикант" сообщает о том, что не имеет финансовой возможности исполнить принятые на себя обязательства по договору N 1 от 08.07.2019 об отчуждении исключительного права на товарные знаки, в связи с финансовыми затруднениями и просит истца рассмотреть возможность реструктуризации платежей по договору на срок три месяца.

Между ООО "Фабрикант" и ПАО "Промсвязьбанк" 22.08.2019 был заключен договор залога исключительных прав на товарные знаки N Т-4/0139/0140/0027/0029/0036/0114/0123-17-2-14.

Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения обязательств ООО "Фабрикант", ООО "Демидовская" и "Партнер" по заключенным кредитным договорам, указанным в разделе 2 договора залога.

Ссылаясь на то, что до настоящего времени ответчик не исполнил обязательств по договору, денежные средства в размере 1 336 000 руб. не выплачены, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Положениями статей 309 и 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По общему правилу изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором (пункт 1 статьи 450 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению только суда:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

В силу пункта 3 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации.

Согласно пункту 5 статьи 1234 ГК РФ при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Таким образом, при рассмотрении заявленных требований подлежит установлению наличие существенных нарушений ответчиком условий договора в части выплаты вознаграждения за приобретение исключительного права.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ответчиком не исполнены обязательства по договору N 1 об отчуждении исключительного права от 08.07.2019, а именно, денежные средства в размере 1 336 000 руб. за передачу исключительных прав на товарные знаки ООО "Фабрикант" (приобретателем) ООО "Демидовская вода" (правообладателю) не перечислены.

Данное обстоятельство является существенным нарушением условий договора N 1 об отчуждении исключительного права от 08.07.2019.

Таким образом, принимая во внимание длительность неисполнения ответчиком обязательств по оплате вознаграждения, требование ООО "Демидовская вода" о переводе на ООО "Фабрикант" исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 479005, N 505600, N 570879, N 576676, N 338647, N 483668, N 570881, N 486019 в связи с существенным нарушением ответчиком обязательства по оплате, апелляционный суд считает правомерным и подлежащим удовлетворению.

В отношении перехода права залога, судебная коллегия также отмечает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 353 ГК РФ в случае перехода прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества (за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 352 и статье 357 настоящего Кодекса) либо в порядке универсального правопреемства залог сохраняется.

Правопреемник залогодателя приобретает права и несет обязанности залогодателя, за исключением прав и обязанностей, которые в силу закона или существа отношений между сторонами связаны с первоначальным залогодателем. Основания прекращения залога установлены статьей 352 ГК РФ, согласно пункту 10 части 1 которой, залог прекращается в том числе, в случаях, предусмотренных договором. В данном случае, такие основания судом не установлены.

Таким образом, залог обладает правом следования (статьи 353 ГК РФ) и ответственным перед залогодержателем по залоговому обязательству является то лицо, в собственности которого это имущество находится (в данном случае права на товарные знаки).

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении требования общества с ограниченной ответственностью "Демидовская вода".

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тульской области от 03.12.2020 по делу N А68-8623/2020 отменить.

Требования общества с ограниченной ответственностью "Демидовская вода" удовлетворить.

Перевести на общество с ограниченной ответственностью "Демидовская вода" права приобретателя исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 479005, N 505600, N 570879, N 576676, N 338647, N 483668, N 570881, N 486019.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фабрикант" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Демидовская вода" в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 48 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Н.А. Волошина

Судьи

М.А. Григорьева Ю.А. Волкова