Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 апреля 2022 г. N 13АП-5857/21 по делу N А56-10049/2019

г. Санкт-Петербург

04 апреля 2022 г.

Дело N А56-10049/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 24 марта 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 апреля 2022 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Третьяковой Н.О.

судей Згурской М.Л., Трощенко Е.И.

при ведении протокола судебного заседания: Пиецкой Н.С.

при участии:

от истца (заявителя): Солунский Д.А. по доверенности от 14.05.2020

от ответчика (должника): Воронцов Д.Н. по доверенности от 30.08.2021

от 3-го лица: не явился, извещен

рассмотрев дело N А56-10049/2019 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, для рассмотрения дел в суде первой инстанции, по общим правилам искового производства

иск ООО "Барсум"

к ООО "Инлайн Про"

3-е лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности

о защите исключительных прав на программу ЭВМ,

встречный иск о признании исключительного авторского права на программу,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Барсум", адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д. 20, лит. А, офис 401 а, ОГРН: 1057812726290 (далее - ООО "Барсум") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Инлайн Про", адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. В, часть помещения 1н, комната 67, ОГРН: 1167847410697 (далее - ООО "Инлайн Про") о признании недействительной государственной регистрации программы для ЭВМ - "Mentol Pro" (дата государственной регистрации - 18.05.2017, свидетельство N 2017615553); о запрете ООО "Инлайн Про" использовать любым способом программу для ЭВМ "Mentol Pro" и распоряжаться ею; об обязании ООО "Инлайн Про" опубликовать решение суда о допущенном нарушении на сайте http://mentol.pro не позднее 15 дней со дня вступления его в законную силу и о взыскании компенсации в размере 2 000 000 руб.

Определением от 03.03.2020 суд принял к производству встречный иск ООО "Инлайн Про" о признании за ООО "Инлайн Про" исключительного авторского права на программу для ЭВМ "Mentol Pro", запрете ООО "Барсум" совершать любые действия, нарушающие права ООО "Инлайн Про", в том числе использование и распоряжение программой для ЭВМ "Mentol Pro".

Решением суда от 30.12.2020 в удовлетворении первоначального иска отказано.

Встречный иск удовлетворен. Суд признал за ООО "Инлайн Про" исключительное право на программу для ЭВМ - "Mentol Pro".

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ООО "Барсум" подало апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального и процессуального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение дела, просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

Суд апелляционной инстанции, установив, что судебный акт по настоящему делу, исходя из предмета настоящего спора, может затронуть охраняемые законом права и интересы лица, не привлеченного к участию в деле, а именно - лица, на которое может быть возложена обязанность по принудительному исполнению судебного акта по настоящему делу, - ответственного за ведение соответствующего государственного реестра - Федеральную службу по интеллектуальной собственности, определением от 08.04.2021 перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. Этим же определением суд апелляционной инстанции привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

В судебном заседании, состоявшемся 03.06.2021, ООО "Барсум" в порядке статьи 49 АПК РФ уточнило свои исковые требования и просит:

- признать недействительной государственную регистрацию программы для ЭВМ "Mentol Pro" (дата государственной регистрации - 18.05.2017, свидетельство N 2017615553);

- исключить программу для ЭВМ "Mentol Pro" (дата государственной регистрации - 18.05.2017, свидетельство N 2017615553) из Реестра программ для ЭВМ;

- запретить ООО "Инлайн Про" использовать любым способом программу для ЭВМ "Mentol Pro" и распоряжаться ею;

- обязать ООО "Инлайн Про" опубликовать решение суда по настоящему делу на сайте http://mentol.pro не позднее 15 дней со дня вступления его в законную силу;

- взыскать с ООО "Инлайн Про" в пользу ООО "Барсум" компенсацию в размере 2 000 000 руб.

Уточнения приняты судом апелляционной инстанции в соответствии со статьей 49 АПК РФ.

Определением суда от 12.08.2021 производство по делу приостановлено в связи с назначением по ходатайству ООО "Барсум" компьютерно-программно-технической экспертизы.

В связи с поступлением в суд заключения эксперта ООО "Экспертное агентство "Витта" N 052-21, суд апелляционной инстанции определением от 28.10.2021 суд возобновил производство по настоящему делу.

В судебном заседании, состоявшемся 09.12.2021, представитель ООО "Инлайн Про" заявил ходатайство о назначении новой судебной экспертизы, на разрешение которой просит поставить следующий вопрос:

"В каком объеме (в процентах) воспроизведен исходный код программы для ЭВМ "Barsum", содержащийся в материалах заявки N 2015662292 на программу для ЭВМ "Barsum" (листы 55-77тома N7 арбитражного дела N56- 10049/2019) в исходном коде программа для ЭВМ "Mentol Pro", содержащемся в материалах заявки N2017612535 на программу для ЭВМ "Mentol Pro" (листы 121-155 тома N1 арбитражного дела N56- 10049/2019)".

Представитель ООО "Барсум" против удовлетворения заявленного ходатайства о назначении новой экспертизы возражал.

Определением от 09.12.2021 суд апелляционной инстанции отклонил ходатайство ООО "Инлайн Про" о назначении по делу новой судебной экспертизы.

12.01.2020 в суд апелляционной инстанции поступило ходатайство ООО "Барсум" о приобщении к материалам дела заключения эксперта от 24.12.2021 N 1557/14-1, 2867/11-1, подготовленного экспертами ФБУ "Северо-Западный РЦСЭ Минюста России" при расследовании уголовного дела.

В судебном заседании, состоявшемся 20.01.2022, представитель ОО "Барсум" отозвал ходатайство о приобщении к материалам дела указанного заключения. Данное заключение не приобщено к материалам дела. Также представителем ООО "Барсум" заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела Договора о полной передаче исключительного права на программу для ЭВМ от 25.11.2005, заключенного между ООО "Рексофт" (правообладатель) и ООО "Барсум" (правопреемник), Приложений к договору, Акта от 01.12.2005 о полной передаче исключительного права на программы для ЭВМ. Указанные документы приобщены к материалам дела.

Представителем ООО "Инлайн Про" в порядке статьи 161 АПК РФ заявлено о фальсификации представленных ООО "Барсум" доказательств, а именно Договора о полной передаче исключительного права на программу для ЭВМ от 25.11.2005, заключенного между ООО "Рексофт" (правообладатель) и ООО "Барсум" (правопреемник), Приложений к договору, Акта от 01.12.2005 о полной передаче исключительного права на программы для ЭВМ.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 161 АПК РФ, если лицо, участвующее в деле, обратится в суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления. Данная норма является императивной.

В судебном заседании 20.01.2022 апелляционный суд разъяснил уголовно правовые последствия заявления о фальсификации доказательств (пункт 1 части 1 статьи 161 АПК РФ) и предложил исключить данные документы из материалов дела.

ООО "Барсум" от исключения указанных документов из числа доказательств по делу отказалось.

В судебном заседании, состоявшемся 27.01.2022, представителем ООО "Барсум" на заявленное обществом "Инлайн Про" заявление о фальсификации доказательств заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела нотариально заверенного заявления генерального директора ООО "Рексофт" Егорова А.Г. и Акта сверки от 24.01.2022. Указанные документы приобщены к материалам дела.

Представителем ООО "Инлайн Про" заявлено ходатайство о назначении по делу судебной технической экспертизы в отношении представленного обществом "Барсум" Договора о полной передаче исключительного права на программу для ЭВМ от 25.11.2005.

В судебном заседании, состоявшемся 24.02.2022, представителем ООО "Барсум" в подтверждение факта исполнения договора от 25.11.2005 заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела платежных поручений N 31 от 06.12.2005 на сумму 194 700 руб. и N 46 от 13.12.2005 на сумму 2 306 900 руб. Указанные платежные поручения приобщены судом апелляционной инстанции к материалам дела.

Рассмотрев ходатайство ООО "Инлайн-Про" о назначении по делу судебной технической экспертизы в отношении представленного обществом "Барсум" Договора о полной передаче исключительного права на программу для ЭВМ от 25.11.2005, выслушав мнение представителей сторон, суд апелляционной инстанции, исходя из представленных в материалы дела документов, не нашел оснований для удовлетворения заявленного ходатайства.

Также суд апелляционной инстанции отклонил ходатайство ООО "Инлайн-Про" о назначении по делу экспертизы по кодам, которые были представлены в Роспатент, поскольку судебная экспертиза, назначенная судом апелляционной инстанции определением от 12.08.2021, была проведена экспертом по всем материалам настоящего дела.

ООО "Инлайн-Про" также заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела протокола осмотра доказательств 78 АВ 156503 - "руководство по использованию программы для ЭВМ "GrabX", из которого, как указывает представитель ООО "Инлайн-Про" следует, что программа для ЭВМ "Barsum Hydra"входит в программу для ЭВМ ""GrabX", правообладателем которой, является ООО "ИНФОТЕХ". Представленные ООО "Инлайн-Про" доказательства приобщены судом к материалам дела.

В настоящем судебном заседании ООО "Барсум" поддержал доводы искового заявления, а представитель ООО "Инлайн-Про" доводы, приведенные во встречном иске.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, извещенная надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, представителя в судебное заседание не направила, что не является препятствием для рассмотрения спора по существу в ее отсутствии.

Выслушав мнения представителей сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции установил следующее

Как следует из материалов дела, 01.02.2016 Федеральной службой по интеллектуальной собственности осуществлена регистрация за N 2016611370 в отношении программы для ЭВМ - Система биллинга и контроля качества услуг связи Barsum Bill Works с компонентами: Barsum Bill Works, Barsum Enterprise, Barsum ТЕМ, Barsum Alarm Monitor, Barsum Pro, Barsum Office, Barsum Wi-Fi, Barsum Hydra, Barsum Tprobe, правообладателем которой, является ООО "Барсум".

Ссылаясь на то, что ООО "Барсум" бывшие работники ООО "Барсум", в частности, Борисенко Сергей Леонидович, переработали принадлежащую ООО "Барсум" программу для ЭВМ "Barsum" (программный комплекс "Система биллинга и контроля качества услуг связи "Barsum Bill Works"") путем копирования исходного кода, структуры базы данных, алгоритмов работы и использует ее на рынке под названием "Mentol Pro" от имени ООО "Инлайн Про", ООО "Барсум" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В свою очередь ООО "Инлайн-Про", предъявило встречный иск о признании за ним исключительного авторского права на программу для ЭВМ "Mentol Pro", что в частности подтверждается свидетельством о государственной регистрации программы N 2017615553 от 28.03.2017.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ программы для ЭВМ относятся к объектам авторского права, и им предоставляется правовая охрана как произведениям литературы.

В силу пункта 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Как указано в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ к способам использования относятся, в том числе: воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии со статьей 1261 ГК РФ программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Следовательно, любая программа для ЭВМ имеет конкретную цель и выполняет определенные функции. Набор данных и команд, составляющих программу для ЭВМ, прямо обусловлены целями и функциями программы.

Сходство целей и функций двух программ для ЭВМ говорит о том, что их работа на ЭВМ или других компьютерных устройствах позволяет получить сходный результат и для его получения выполняются сходные команды. Поэтому соответствие (сходство) целей и функций одного программного обеспечения (ПО) целям и функциям другого ПО не может само по себе служить основанием для выводов об их тождественности.

Главным критерием тождественности является установленный факт идентичности исходного текста (исходного кода) программы.

С учетом изложенного общество "Барсум", обращаясь с иском в суд, должно было представить надлежащие доказательства, подтверждающие факт незаконного использования ответчиком исключительного права, в защиту которого предъявлен иск (в частности, переработки его программы для ЭВМ).

Согласно части 1 статьи 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела арбитражный суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации специалистов, а также огласить такие объяснения, показания, заключения, консультации, представленные в письменной форме.

Согласно части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции определением от 12.08.2021 была назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза, проведение которой было поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью "Экспертное агентство "Витта" Помаскину А.Б.

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы:

1. Содержит ли программа для ЭВМ "Mentol Pro" (свидетельство о государственной регистрации N 2017615553) исходный код или элементы исходного кода программы для ЭВМ "Barsum" (свидетельство о государственной регистрации N 2016611370)?

2. Содержит ли программа для ЭВМ "Mentol Pro" (свидетельство о государственной регистрации N 2017615553) структуры баз данных или элементы структуры баз данных программы для ЭВМ "Barsum" (свидетельство о государственной регистрации N 2016611370)?

3. Повторяет ли программа для ЭВМ "Mentol Pro" (свидетельство о государственной регистрации N 2017615553) полностью или частично алгоритмы работы программы для ЭВМ "Barsum" (свидетельство о государственной регистрации N 2016611370)?

4. Какая из представленных на экспертизу программ создана ранее другой?

5. Являются ли программа для ЭВМ "Mentol Pro" (свидетельство о государственной регистрации N 2017615553) и программа для ЭВМ "Barsum" (свидетельство о государственной регистрации N 2016611370) программными продуктами, разработанными независимо друг от друга (указать критерии определения).

По результатам проведенной по делу экспертизы в материалы дела представлено заключение от 24.09.2021 N 052-21, согласно выводам которого:

- Программа для ЭВМ "Mentol Pro" (свидетельство о государственной регистрации N 2017615553) содержит часть исходного кода программы для ЭВМ "Barsum" (свидетельство о государственной регистрации N 2016611370);

- Программа для ЭВМ "Mentol Pro" (свидетельство о государственной регистрации N 2017615553) содержит элементы структуры баз данных программы для ЭВМ "Barsum" (свидетельство о государственной регистрации N 2016611370);

- Программа для ЭВМ "Mentol Pro" (свидетельство о государственной регистрации N 2017615553) частично повторяет алгоритмы работы программы для ЭВМ "Barsum" (свидетельство о государственной регистрации N 2016611370);

- Программа для ЭВМ "Barsum" (свидетельство о государственной регистрации N 2016611370) создана в 2013 году, то есть значительно ранее программы для ЭВМ "Mentol Pro" (свидетельство о государственной регистрации N 2017615553), которая создана в 2018 году;

- Программа для ЭВМ "Mentol Pro" (свидетельство о государственной регистрации N 2017615553) и программа для ЭВМ "Barsum" (свидетельство о государственной регистрации N 2016611370) не являются программными продуктами, разработанными независимо друг от друга, поскольку программа для ЭВМ "Mentol Pro" (свидетельство о государственной регистрации N 2017615553) является производным программным продуктом от программы для ЭВМ "Barsum" (свидетельство о государственной регистрации N 2016611370) (вывод основан на обнаруженных заимствованиях исходного кода, совпадениях элементов структуры баз данных, алгоритмов работы программ и даты начала их разработки).

Вопреки доводам представителя общества "Инлайн-Про" из представленного в материалы дела экспертного заключения следует, что в распоряжение эксперта были представлены депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ, представляемые для государственной регистрации программы, представленные в форме фрагмента исходного кода систем "Mentol Pro" в томе дела N 1, листы дела 124-154 и "Barsum" в томе дела N 7, листы дела 59-76. Представленных для исследования материалов достаточно для вывода об использовании обществом "Инлайн-Про" программного кода общества "Барсум" для создания собственной программы для ЭВМ.

Так, в заключении эксперта указано, что "совокупный анализ собранных данных позволяет утверждать, что часть исходного кода программы ЭВМ "Mentol Pro" содержит в себе часть исходного кода программы для ЭВМ "Barsum", то есть программа "Barsum" по сути являлась "донором" исходного кода для программы "Mentol Pro".

Также, как установлено экспертом, программа для ЭВМ "Barsum" в целостном (функциональном) виде была разработана к 2013 году, в то время как программа для ЭВМ "Mentol Pro" разрабатывалась с 2017 года и в целостном (функциональном) виде была разработана к 2018 году.

Структуры данных в программах для ЭВМ "Barsum" и "Mentol Pro" имеют множество различных совпадений "схожестей", которые указывают на прямое заимствование программой для ЭВМ "Mentol Pro" у программы для ЭВМ "Barsum".

Таким образом, из заключения эксперта N 052-21 от 24.09.2021 следует, что при производстве экспертизы был установлен факт воспроизведения в программе для ЭВМ "Mentol Pro" исходного кода программы для ЭВМ "Barsum". Помимо этого в программе для ЭВМ "Mentol Pro" экспертом Помаскиным А.Б. были обнаружены заимствования элементов структуры баз данных, алгоритмов работы программы для ЭВМ "Barsum". На основании этих критериев, а также времени создания исследуемых программ (программа для ЭВМ "Barsum" создана ранее программы для ЭВМ "Mentol Pro") эксперт Помаскин А.Б. пришел к выводу, что программа для ЭВМ "Mentol Pro" является производной от программы для ЭВМ "Barsum".

Заключение эксперта N 052-21 от 24.09.2021 отвечает требованиям статьи 86 АПК РФ, порядок проведения экспертизы нарушен не был.

Суд апелляционной инстанции отклоняет возражения представителя ООО "Инлайн Про" Воронцова Д.Н., что он не был допущен к участию в экспертизе, а допущенному к участию в экспертизе Борисенко С.Л. запретили использовать мобильный телефон, осуществлять аудио- и видеофиксацию.

Определением от 02.09.2021 суд апелляционной инстанции частично удовлетворил ходатайство ООО "Инлайн Про" и предоставил представителям сторон, Солунскому Д.А. и Воронцову Д.Н., право присутствовать при проведении экспертизы.

Согласно объяснениям представителя ООО "Барсум" представители сторон вызывались в экспертную организацию 12 и 19 сентября 2021.; в эти дни от имени ООО "Инлайн Про" в экспертизе участвовал Борисенко С.Л.; Воронцов Д.Н. 12.09.2021 в экспертную организацию не явился; 19.09.2021 Воронцов Д.Н. на экспертизу явился и потребовал, чтобы в экспертную организацию вместе с ним допустили еще Борисенко С.Л.; руководитель экспертной организации в допуске Борисенко С.Л. в помещение экспертной организации отказал, так как только Воронцов Д.Н. согласно определению суда от 02.09.2021 может присутствовать при производстве экспертизы от ООО "Инлайн Про"; Воронцов Д.Н. от права присутствовать при проведении экспертизы отказался и просил допустить в помещение экспертной организации вместо него Борисенко С.Л.

Объяснения представителя ООО "Барсум" подтверждаются сведениями, изложенными в заявлении представителя ООО "Инлайн Про" Воронцова Д.Н., который подтвердил, что 12 и 19 сентября 2021 был приглашен в экспертную организацию; явился в экспертную организацию только 19.09.2021 вместе с Борисенко С.Л.; Борисенко С.Л. участвовал в экспертизе 12 и 19 сентября 2021 года.

По мнению ООО "Инлайн-Про", приведенные обстоятельства, свидетельствуют о нарушении в проведении экспертизы. Между тем определением от 02.09.2021 суд апелляционной инстанции на основании ходатайства ООО "Инлайн Про" предоставил право присутствовать при проведении экспертизы представителю ООО "Инлайн Про" Воронцову Д.Н. При этом в судебном заседании со стороны ООО "Инлайн-Про" не было заявлено о необходимости допуска к участию при проведении экспертизы еще каких-либо представителей ООО "Инлайн Про".

Относительно возможности использовать мобильный телефон в помещении экспертной организации, суд апелляционной инстанции считает необходимым указать, что на стадии выбора экспертной организации ООО "Инлайн Про" не заявляло ходатайство назначить экспертизу только в ту организацию, где можно будет использовать мобильной телефон. Кроме того, использование мобильного телефона может помешать нормальной работе эксперта, что недопустимо в силу части 2 статьи 83 АПК.

В связи с тем, что 12 и 19 сентября 2021 в экспертной организации присутствовал генеральный директор ООО "Инлайн-Про" Борисенко С.Л., порядок проведения экспертизы нарушен не был.

Суд апелляционной инстанции считает, что представленные ООО "Инлайн Про" в материалы дела заключение специалиста N 21-122 от 27.10.2021 и заключение специалиста N 100-ЗС-2021 от 27.10.2021, не опровергают выводов, сделанных экспертом Помаскиным А.Б.

Дубровский В.В., Шохзода Б.Т. и Богданов П.Н., подписавшие заключение специалиста N 21-122 от 27.10.2021 и заключение специалиста N 100-ЗС-2021 от 27.10.2021, в качестве специалистов к участию в деле судом апелляционной инстанции не привлекались, об уголовной ответственности не предупреждались.. В этой причине изложенные в этих заключениях утверждения по своей сути являются объяснениям лица, участвующего в деле.

Указанные заключения представляют собой мнение частных лиц о проведенной судебной экспертизе, сводятся к несогласию с использованным экспертом Помаскиным А.Б. оборудованием и программными средствами, порядком проведения им судебной экспертизы, оформлением заключения эксперта. Между тем указанные вопросы относятся к исключительной компетенции эксперта и прямо не влияют на полученные им выводы.

Также суд апелляционной инстанции отмечает допущенные в этих документах множественные искажения содержания заключения эксперта N 052-21 от 24.09.2021, а в заключении специалиста N 100-ЗС-2021 от 27.10.2021 содержатся недостоверные сведения: так, Богданов П.Н. пишет, что в процессе исследования использовал программу "CodeAnalyzer", однако согласно представленному ООО "Барсум" в материалы дела ответу разработчика этой программы в период с 8 по 27 октября 2021 к нему с запросом кода доступа никто не обращался (т. 13, л.д. 238-241).

Несмотря на то, что ООО "Инлайн Про" приводит доводы о необъективности, неполноте проведенного экспертом Помаскиным А.Б. исследования, с ходатайством о назначении по делу повторной экспертизы к суду апелляционной инстанции ООО "Инлайн Про" не обращалось.

В судебных заседаниях 09.12.2021 и 28.02.2022 представителем ООО "Инлайн Про" было заявлено ходатайство о проведении новой экспертизы в отношении кодов, представленных в Роспатент.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд апелляционной инстанции отклонил его, поскольку, как указано судом выше, экспертом Помаскиным А.Б. исследовались фрагменты исходного текста, депонированные при государственной регистрации спорных программ.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что выводы эксперта Помаскина А.Б. о том, программа для ЭВМ "Mentol Pro" является производной от программы для ЭВМ "Barsum", согласуются с результатами исследования, проведенного специалистами ООО "Курсус" в рамках уголовного дела N 11901400010000360, согласно которому, программный код программы ответчика "Mentol Pro" является повторением программного кода программы истца "Barsum" (т. 1, л.д. 45-54).

Выводы эксперта Помаскина А.Б. о том, программа для ЭВМ "Mentol Pro" является производной от программы для ЭВМ "Barsum", согласуются также с объяснениями ООО "Барсум" и представленным им трудовым договором N 7/2005 от 01.12.2005, протоколом осмотра от 21.05.2021, составленным нотариусом Козловым К.В. о том, что генеральный директор ООО "Инлайн Про" Борисенко С.Л. во время работы в ООО "Барсум" занимался разработкой исходного кода программ, входящих в программный комплекс "Система биллинга и контроля качества услуг связи "Barsum Bill Works".

Представленные ООО "Инлайн Про" в материалы дела заключение специалиста ООО "Петрософт" N 37/ЭЗ от 30.10.2019, заключение эксперта N ИПП-1/19 от 09.12.2019 и заключение N 1/24-12-2020 от 24.12.2020 не принимаются судом апелляционной инстанции в качестве надлежащих доказательств по делу.

Заключение специалиста ООО "Петрософт" N 37/ЭЗ от 30.10.2019 подписано Борисенко А.Л., братом Борисенко С.Л., генерального директора ООО "Инлайн Про", что не опровергалось ООО "Инлайн Про" в ходе судебного разбирательства.

Борисенко А.Л. подписано и заключение эксперта N ИПП-1/19 от 09.12.2019. Кроме того, из заключения невозможно установить, какие программы для ЭВМ и (или) исходный код каких программ для ЭВМ могли содержаться на USB флэш-накопителе, которые исследовал Борисенко А.Л.

Заключение N 1/24-12-2020 от 24.12.2020 подписано Щукиным А.В., который к участию в деле в качестве специалиста не привлекался. Следовательно, изложенные в заключении Щукиным А.В. утверждения по своей сути являются объяснениям лица, участвующего в деле.

Исходя из предмета и оснований заявленного иска, ООО "Барсум" должно доказать факт принадлежности ему исключительного права на программу для ЭВМ и факт нарушения ООО "Инлайн-Про" указанного права путем использования спорной программы способами, установленными в статье 1270 ГК РФ, а ООО "Инлайн-Про" - представить доказательства того, что его действия не нарушили исключительное право ООО "Барсум".

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ заключение эксперта N 052-21 от 24.09.2021, заключение ООО "Курсус" N К-86/201903/2019 от 19.03.2019, объяснения ООО "Барсум", материалы заявки N 2017612535 суд апелляционный считает установленным, что программа для ЭВМ "Mentol Pro" является производной от программы для ЭВМ "Barsum.

В подтверждение факт принадлежности исключительного права на программу для ЭВМ "Barsum" общество "Барсум" представило в материалы Договор о полной передаче исключительного права на программы для ЭВМ от 25.11.2005 и Акт от 01.12.2005 о полной передаче исключительного права на программы для ЭВМ по договору от 25 ноября 2005 г., в соответствии с которыми, к ООО "Барсум" от ООО "Рексофт" перешли исключительные права на программы "Барсум Офис/Про", "Барсум Оператор", "Barsum Wi-Fi", "Barsum Call Center", "Barsum Alarm Monitor", "Barsum Enterprise", "Barsum Data Centre" (т. 13, л.д. 100-105).

В соответствии с частью 1 статьи 161 АПК РФ, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд: разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Способы проверки заявления о фальсификации доказательств определяются судом, выбор этих способов должен соответствовать конкретным обстоятельствам дела и доводам, положенным в основу заявления о фальсификации.

На основании абзаца второго части 3 статьи 161 АПК РФ судебная экспертиза является одним из способов проверки заявления о фальсификации доказательств.

Однако процессуальный закон не исключает возможности проверки судом заявления о фальсификации иными (помимо назначения экспертизы) способами.

Судом в порядке, установленном статьей 161 АПК РФ, может быть проведена проверка документов, указанных в заявлении о фальсификации доказательств, путем сопоставления с другими доказательствами, поступившими в материалы дела.

Проверив поданное ООО "Инлайн Про" заявление о фальсификации Договора о полной передаче исключительного права на программы для ЭВМ от 25.11.2005 и Акта от 01.12.2005 о полной передаче исключительного права на программы для ЭВМ по договору от 25 ноября 2005, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для назначения технической экспертизы документов, поскольку ООО "Барсум" представлены в материалы дела другие доказательства, подтверждающие факт подписания договора и акта между ООО "Барсум" и ООО "Рексофт", а именно: платежные поручения N 31 от 06.12.2005 на сумму 194 700 руб. и N 46 от 13.12.2005 на сумму 2 306 900 руб., акт сверки от 24.01.2022, подписанный между ООО "Барсум" и ООО "Рексофт", нотариально удостоверенное заявление директора "Рексофт" Егорова А.Г. от 24.01.2022 (т. 13, л.д. 226-237, т. 14, л.д. 64, 65).

При этом, суд апелляционной инстанции отклоняет доводы ООО "Инлайн Про", что ООО "Барсум" должно предоставить доказательства возникновения исключительного права на вышеуказанные программы у ООО "Рексофт".

Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ, изложенному в пункте 110 постановления от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", правообладателем, получившим исключительное право на основании договора об отчуждении исключительного права, считается лицо, указанное в представленном в суд договоре. При этом и в случае, если этот договор заключен не непосредственно с автором, а с иным лицом, в свою очередь получившим право на основании договора об отчуждении исключительного права, иные доказательства в подтверждение права на иск, по общему правилу, не требуются. Необходимость исследования обстоятельств возникновения авторского права и перехода этого права к правопредшественнику истца отсутствует, если право истца не оспаривается при представлении ответчиком соответствующих доказательств.

ООО "Инлайн Про" доказательств, опровергающих исключительное право ООО "Рексофт" на указанные выше программы, суду апелляционной инстанции не представило.

Суд апелляционной инстанции также отклоняет доводы ООО "Инлайн Про" о том, что Договор о полной передаче исключительного права на программы для ЭВМ от 25.11.2005 и Акт от 01.12.2005 о полной передаче исключительного права на программы для ЭВМ по договору от 25 ноября 2005 не являются доказательствами возникновения у ООО "Барсум" исключительного права на программный комплекс "Система биллинга и контроля качества услуг связи "Barsum Bill Works", в связи с тем, что количество и наименование программ, приобретенных на основании Договора о полной передаче исключительного права на программы для ЭВМ от 25.11.2005, не совпадают с перечнем программ, зарегистрированных в Роспатенте согласно свидетельству N 2016611370, и что в поданном в Роспатент заявлении ООО "Барсум" указало, что является работодателем авторов программного комплекса "Система биллинга и контроля качества услуг связи "Barsum Bill Works".

Согласно объяснениям ООО "Барсум" приобретенные у ООО "Рексофт" программы "Барсум Офис/Про", "Барсум Оператор", "Barsum Wi-Fi", "Barsum Alarm Monitor" и "Barsum Enterprise" были модифицированы ООО "Барсум" с использованием труда своих работников и включены в программный комплекс "Система биллинга и контроля качества услуг связи Barsum Bill Works", зарегистрированный в Роспатенте под названием одного из компонентов - программы "Barsum Bill Works". При этом отдельные программы были названы по-новому: программа "Барсум Офис/Про" получила названия "Barsum Pro" и Barsum Office", программа "Барсум Оператор" была переименована в "Barsum Bill Works"; другие же программы - "Barsum Wi-Fi", "Barsum Alarm Monitor" и "Barsum Enterprise" - сохранили свои прежние названия. От коммерческого использования программ "Barsum Call Center" и "Barsum Data Centre" ООО "Барсум" отказалось, и они не вошли в зарегистрированный в Роспатенте программный комплекс Система биллинга и контроля качества услуг связи Barsum Bill Works". Программы "Barsum Hydra", "Barsum Tprobe" и "Barsum TEM", вошедшие в программный комплекс "Система биллинга и контроля качества услуг связи Barsum Bill Works", были разработаны как служебные произведения работниками ООО "Барсум".

Данные объяснения ООО "Барсум" согласуются с информацией, содержащейся в Договоре о полной передаче исключительного права на программы для ЭВМ от 25.11.2005 и Акте от 01.12.2005 о полной передаче исключительного права на программы для ЭВМ по договору от 25 ноября 2005 г., а также с материалами заявки в N 2015662292, поданной ООО "Барсум" в Роспатент, Свидетельством о государственной регистрации N 2016611370, трудовыми договорами, должностными инструкциями работников ООО "Барсум" (т. 1, л.д. 15-17, 19-21, 23-28, 55-75, т. 7, л.д. 59-75, 149-159, т. 9 л.д. 33).

Как разъяснено в пункте 109 Постановления N 10, при рассмотрении судом дела о защите авторских прав надлежит исходить из того, что, пока не доказано иное, автором произведения считается лицо, указанное в качестве такового на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 ГК РФ (статья 1257 ГК РФ), в Реестре программ для ЭВМ или в Реестре баз данных (пункт 6 статьи 1262 ГК РФ).

Необходимость исследования иных доказательств может возникнуть в случае, если авторство лица на произведение оспаривается путем представления соответствующих доказательств.

ООО "Инлайн Про" в опровержение принадлежности ООО "Барсум" исключительного права на программный комплекс "Система биллинга и контроля качества услуг связи "Barsum Bill Works" представило в суд апелляционной инстанции протокол осмотра интернет-сайта "http:infotech-spb.ru", распечатку свидетельства N 2021616049 и сведений из Реестра программ для ЭВМ.

Указанные документы, по мнению ООО "Инлайн Про", доказывают, что программа для ЭВМ "Barsum Hydra" входит в программу для ЭВМ "GrabX", которая принадлежит другому лицу - ООО "Инфортех".

Вместе с тем, из представленных документов не следует, что исключительное право на программу для ЭВМ "Barsum Hydra", входящую в программный комплекс "Система биллинга и контроля качества услуг связи "Barsum Bill Works", принадлежит ООО "Инфортех": свидетельство о государственной регистрации N 2021616049 не содержит данных, что в состав программы для ЭВМ "GrabX" входит программный компонент под названием "Barsum Hydra". Также суд апелляционной инстанции отмечает, что в представленном на странице 69 руководства по использованию программы для ЭВМ "GrabX" рисунке 45 "Настойки не сохранены" указаны не наименования программ, а наименования сервисов сборщика программы для ЭВМ "GrabX".

Других доказательств, опровергающих принадлежность ООО "Барсум" исключительного права на программный комплекс "Система биллинга и контроля качества услуг связи "Barsum Bill Works", ООО "Инлайн Про" суду апелляционной инстанции не представило.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ, представленные ООО "Барсум" Договор о полной передаче исключительного права на программы для ЭВМ от 25.11.2005, Акт от 01.12.2005 о полной передаче исключительного права на программы для ЭВМ по договору от 25 ноября 2005 г., материалы заявки N 2015662292, Свидетельство о государственной регистрации N 2016611370, трудовые договоры, должностные инструкции работников ООО "Барсум", суд апелляционный считает установленным факт того, что исключительное право на программный комплекс "Система биллинга и контроля качества услуг связи "Barsum Bill Works" принадлежит ООО "Барсум".

Программа для ЭВМ "Mentol Pro" (свидетельство о государственной регистрации N 2017615553) не может быть использована обществом "Инлайн-Про" в дальнейшем, поскольку была создана им с нарушением исключительных прав общества "Барсум" на программу для ЭВМ "Barsum ".

Поскольку установленными по делу обстоятельствами подтвержден факт нарушения исключительных прав ООО "Барсум" на программу для ЭВМ, суд апелляционной инстанции считает подлежащими удовлетворению требования ООО "Барсум" о признании недействительной государственную регистрацию программы для ЭВМ "Mentol Pro" (дата государственной регистрации - 18.05.2017, свидетельство N 2017615553); об исключении программы для ЭВМ "Mentol Pro" (дата государственной регистрации - 18.05.2017, свидетельство N 2017615553) из Реестра программ для ЭВМ; о запрете ООО "Инлайн Про" использовать любым способом программу для ЭВМ "Mentol Pro" и распоряжаться ею и об обязании ООО "Инлайн Про" опубликовать решение суда по настоящему делу на сайте http://mentol.pro не позднее 15 дней со дня вступления его в законную силу.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В случаях, предусмотренных названым Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Согласно пункту 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В соответствии с пунктом 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" компенсация подлежит взысканию с лица, нарушившего исключительное право на использование произведения, если оно не докажет отсутствие своей вины в этом нарушении.

В силу пункта 4 указанного информационного письма использование программы для ЭВМ в отсутствие письменного договора с правообладателем, которым передается право на такое использование программы для ЭВМ, само по себе является нарушением авторских прав.

Обществом "Барсум" заявлено требование о взыскании с ООО "Инлайн-Про" 2 000 000 руб. компенсации на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1515 ГК РФ.

Установив факт нарушения исключительных прав ООО "Барсум", суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями ГК РФ и разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" признал подлежащими удовлетворению требования о взыскании с ООО "Инлайн-Про" компенсации в полном объеме, в размере 2 000 000 руб. Оснований для снижения размера компенсации судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.12.2020 по делу N А56-10049/2019 отменить.

Первоначальный иск удовлетворить.

Признать недействительной государственную регистрацию программы для ЭВМ "Mentol Рго" (дата государственной регистрации - 18.05.2017, свидетельство о государственной регистрации N 2017615553).

Исключить программу для ЭВМ "Mentol Рго" (дата государственной регистрации - 18.05.2017, свидетельство о государственной регистрации N 2017615553) из Реестра программ для ЭВМ.

Запретить ООО "Инлайн Про" использовать любым способом программу для ЭВМ "Mentol Рго" и распоряжаться ею.

Обязать ООО "Инлайн Про" опубликовать настоящее Постановление на сайте http://mentol.pro не позднее 15 дней со дня вступления его в законную силу.

Взыскать с ООО "Инлайн Про" в пользу ООО "Барсум" компенсацию в размере 2 000 000 руб.; судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе в размере 21 000 руб.; судебные расходы по оплате судебной экспертизы в суде первой инстанции в размере 350 000 руб., судебные расходы по оплате судебной экспертизы в суде апелляционной инстанции в размере 200 000 руб.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

М.Л. Згурская Е.И. Трощенко