Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 апреля 2022 г. N 09АП-11509/22 по делу N А40-217163/2019

г. Москва

05 апреля 2022 г.

Дело N А40-217163/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 30.03.2022 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 05.04.2022 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева,

судей А.М. Елоева, Е.А. Мезриной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.Б. Ногеровой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Лаверана ГмбХ энд Ко. на решение Арбитражного суда г. Москвы от 14 января 2022 года по делу N А40-217163/2019, принятое судьей Крикуновой В.И.

по иску Лаверана ГмбХ энд Ко. к ООО "ЛЕВРАНА" (ИНН 7814622010); ООО "ЛЕВРАНА" (ИНН 7814698588); ООО "ЛОТОСМАГ" (ОГРН 1117746298581, юр.адрес: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 20, стр. 1, оф. 4) о защите исключительных прав

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Грядов А.В. по доверенности от 17.07.2019,

от ответчика1: Тарасова Т.Е. по доверенности от 28.05.2021,

УСТАНОВИЛ:

Компания Лаверана ГмбХ энд Ко. обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ответчикам о запрете любым способом вводить в гражданский оборот на территории РФ, в том числе посредством изготовления, предложения к продаже и продажи товаров (косметические и другие товары), маркированные обозначением Levrana, сходным до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца; об изъятии у ответчиков из оборота и уничтожении за счет соответчиков контрафактных товаров, изготовляемых и реализуемых ответчиками или находящимися на хранении указанных лиц, маркированных обозначениями, сходными до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца; о запрете ООО "ЛЕВРАНА" (ИНН 7814622010); ООО "ЛЕВРАНА" (ИНН 7814698588) использовать фирменное наименование "Леврана" сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца и принадлежащим ему товарным знаком по международной регистрации 518849 и обязании изменить фирменное наименование путем регистрации соответствующих изменений в установленном законом порядке в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Решением суда первой инстанции от 13.03.2020 г., оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 10.08.2020, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением суда кассационной инстанции от 02.02.2021 указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Суд кассационной инстанции указал, что отсутствует анализ однородности спорных товаров ответчиков с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак истца, а также аналогичность деятельности истца и ответчиков.

При новом рассмотрении дела истом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлено об уточнении исковых требований, которые приняты судом. Истец просил:

- запретить обществу "Леврана" (ОГРН 1147847307772), обществу "Леврана" (ОГРН 1177847245641) и обществу "Лотосмаг" любым способом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе посредством изготовления, предложения к продаже и продажи товары (косметические и другие товары), маркированные обозначением Levrana, сходным до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком компании;

- изъять из оборота и уничтожить за счет соответчиков контрафактные товары, изготовляемые и реализуемые обществом "Леврана" (ОГРН 1147847307772), обществом "Леврана" (ОГРН 1177847245641) и обществом "Лотосмаг" или находящиеся на хранении указанных лиц, маркированные обозначениями, сходными до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком компании;

- запретить обществу "Леврана" (ОГРН 1147847307772) использовать фирменное наименование "Леврана" сходное до степени смешения с фирменным наименованием компании и принадлежащим ему товарным знаком по номеру международной регистрации 518849 в отношении следующих видов деятельности: производство парфюмерных и косметических средств;

- запретить обществу "Леврана" (ОГРН 1177847245641) использовать фирменное наименование "Леврана" сходное до степени смешения с фирменным наименованием компании и принадлежащим ему товарным знаком по номеру международной регистрации 518849 в отношении следующих видов деятельности: производство парфюмерных и косметических средств.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.01.2022в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и удовлетворить исковые требования, ссылаясь на необоснованность выводов суда первой инстанции.

Ответчик ООО "ЛЕВРАНА" (ИНН 7814622010) представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Ответчики ООО "ЛЕВРАНА" (ИНН 7814698588), ООО "ЛОТОСМАГ" отзывы на апелляционную жалобу не представили.

Рассмотрев дело в отсутствие ответчиков - ООО "ЛЕВРАНА" (ИНН 7814698588), ООО "ЛОТОСМАГ", надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в порядке статей 123, 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав пояснения явившихся сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является правообладателем товарного знака по номеру международной регистрации 518849 (обозначение Lavera), зарегистрированного в 1988 г., по которому охраняются различные виды косметики и другие товары. Компания была зарегистрирована в 1987 г. под наименованием Laverana GmbH&Co.KG.

Истец в обоснование заявленных требований указывает, что ООО "Леврана" производит и осуществляет продажу на территории России косметической продукции под брендом "Levrana". Указывает, что сходство фирменного наименования истца и используемых ответчиками обозначений подтверждено Роспатентом в ходе судебного разбирательства по делу N СИП-544/2020, стороны осуществляют аналогичную деятельность.

Материалами дела подтверждается, что ответчики общество с ограниченной ответственностью "Леврана", ИНН 7814622010, ОГРН1147847307772 и общество с ограниченной ответственностью "Леврана", ИНН 7814698588, ОГРН 117784724564 - зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические лица. Учредителями обеих компаний являются одни и те же лица, компании являются аффилированными лицами, ведут совместную деятельность. Основными видами деятельности Обществ являются "Производство парфюмерных и косметических средств", "Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами", разработка, производство, реализация парфюмерных, косметических и других товаров смежного назначения. Общества производят и реализуют товары, относящиеся к натуральным органическим товарам, на основе качественного природного сырья. Продукция проходит соответствующие испытания, проверки на соответствие требованиям, что подтверждается декларациями соответствия.

В 2016 г. была подана заявка на регистрацию обозначения Levrana в качестве товарного знака, заявка N 2016735910, дата приоритета 28.09.2016 г. По заявке зарегистрирован товарный знак N 728488, дата регистрации 23.09.2019 г. Товарный знак зарегистрирован в отношении части товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ. По итогам рассмотрения заявки на товарный знак N 2016735910 на соответствия требованиям законодательства был противопоставлен товарный знак N 273017 "Лерана" дата регистрации 04.08.2004 г., дата приоритета 06.02.2004 г., зарегистрированный в отношении товаров 03 (части) и 05 (части) классов МКТУ, первоначальный правообладатель Акционерное общество "ВЕРТЕКС". Исключительное право на товарный знак N 273017 передано Обществу на основании договора отчуждения, передача права зарегистрирована в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2018 г., номер регистрации РД0274826. Действующий правообладатель товарного знака N 273017 Общество с ограниченной ответственностью "Леврана", 197183, Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д. 37, литер Е, комн. 64-74, 76-81.

В апреле 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью "Levrana" подало заявку на тождественный товарный знак "Levrana", заявка N 2019702004, дата приоритета 22.01.2019 г., в отношении товаров 03, 05, 25 и услуг 35 классов МКТУ. По заявке принято решение о регистрации в отношении части товаров 03, 05, 25 и части услуг 35 класса МКТУ.

В результате экспертизы заявленных обозначений по заявкам на товарные знаки N 2016735910 и N 2019702004 товарный знак по международной регистрации N 518849 "Lavera" не был противопоставлен.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец полагает, что имеется сходство до степени смешения его товарного знака "Lavera" с товарными знаками ответчиков "Лерана" и "levrana NATURAL".

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пунктам 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 (зарегистрированы в Минюсте России 25.03.2003 N 32) (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, указанных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Исходя из указанных положений Правил от 5 марта 2003 года N 32, разрешая вопрос о сходстве до степени смешения с товарным знаком истца, суд апелляционной инстанции установил, что словесные элементы товарных знаков "Lavera" и "Лерана" и "levrana NATURAL" выполнены разными шрифтами, разными регистрами (заглавные буквы/строчные буквы) и различным образом (с разными наклонами), в разной цветовой гамме и содержат как разное количество слов, так и разное количество слогов. В целом, знаки имеют различное композиционное построение (цвет шрифта, а также различный фон, на котором нанесены спорные обозначения).

То есть, как правильно указал суд первой инстанции, у сравниваемых обозначений отсутствует сходство по фонетическому и визуальному критериям.

Данная оценка обозначений также применима и к названиям обществ как истца, так и ответчиков.

Сопоставив фирменное наименование истца "Лаверана" и обозначение "Леврана", входящее в фирменное наименование ответчиков 1,2 и обозначение "Levrana", нанесенное на товары ответчиков и соответствующее, принадлежащим ему товарным знакам, суд установил, что словесный элемент "LEVRANA", является фонетически сходным с индивидуализирующей частью фирменного наименования истца - "LAVERANA". Сходство в данном случае обусловлено совпадением конечной части сравниваемых обозначений - "RANA", а также совпадением первой буквы "L" в сравниваемых словах, с которой начинается прочтение обозначения и его восприятие. То же самое касается обозначения "Леврана", являющегося транслитерацией слова "LEVRANA". Визуально указанные обозначения также схожи, то есть имеет место низкая степень сходства сравниваемых обозначений.

Между тем, данное обстоятельство не может свидетельствовать о неправомерности принятого судом решения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения, либо в случаях установления конвенционного, выставочного или иного приоритета средство индивидуализации или промышленный образец, в отношении которого установлен более ранний приоритет.

В соответствии с разъяснениями высшей судебной инстанции, изложенными в пункте 153 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) в Российской Федерации подлежит охране исключительное право на фирменное наименование, в том числе иностранных юридических лиц (статья 8 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по настоящему делу входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу права на товарные знаки и момент их возникновения, факт их нарушения ответчиком путем использования товарных знаков, а также фактическое использование их при осуществлении аналогичной деятельности.

Как следует из материалов дела, правовая охрана товарному знаку "Lavera" по международной регистрации N 518849 предоставлена для товаров "косметика, лосьоны для волос, зубные пасты, парфюмерия, средства по уходу за ногами, декоративная косметика" 3-го класса МКТУ и для товаров "фармацевтические продукты, а также химикаты для санитарно-гигиенических целей" 5-го класса МКТУ.

Как указано выше, товарные знаки ответчиков зарегистрированы в отношении товаров 03, 05, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

То есть стороны фактически осуществляют аналогичную деятельность.

Между тем, согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, для установления однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности) и использования фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака необходимо доказать, что обладатель исключительного права на фирменное наименование осуществляет под своим фирменным наименованием определенную деятельность на территории Российской Федерации.

Истцом, вопреки доводам жалобы, таких доказательств не представлено.

Представленные истцом при новом рассмотрении настоящего дела публикации в журналах в частности: "Образ жизни" (июнь -июль 2012, январь - февраль 2012), "Жара" (2012), "Мой Ребенок" (2012), "ABC" (2011), "Атмосфера красоты" (2012), "Женское здоровье" (2012), "Отдохни" (2012), "Burda" (2012), "Красота Здоровье" (2012) (т. 1, л.д. 50-82), а также, распечатки отзывов потребителей в сети Интернет, в том числе до 2019 года, фотографии продукции с этикетками, на которых указано фирменное наименование компании; декларации о соответствии в отношении косметической продукции иной продукции компании, поставляемой в Россию, датируемые до 2019 года; публикаций в журналах с рекламой продукции, производимой под контролем компании: копия журнала "Лиза" (2012), "Стильные прически" (2012), "Tatler" (2012), "Кроха" (2012) (т. 7, л.д. 88-150, т. 8, л.д. 1-20), распечатки сведений о декларациях соответствия на продукцию с официального сайта Федеральной службы по аккредитации, отзывы потребителей о продукции; валютные платежные поручения, не могут подтверждать, что эта продукция появилась на российском рынке в результате деятельности именно компании истца. Ни договоры поставки, ни товарно-транспортные накладные, ни таможенные декларации, ни какие-либо иные документы, подтверждающие, что именно компания истца, будучи иностранным лицом, осуществляет деятельность по введению в оборот товаров на территории Российской Федерации, не представлены. Равным образом, не приложены документы, подтверждающие факт производства продукции на территории Российской Федерации (которые в совокупности с доказательствами наличия товаров на рынке Российской Федерации могли бы свидетельствовать о фактически осуществляемой деятельности истца на территории Российской Федерации).

Судом первой инстанции дана подробная оценка всем обстоятельствам дела, оснований для переоценки выводов суда первой инстанции с учетом вышеизложенного у суда апелляционной инстанции не имеется.

Суд апелляционной инстанции также полагает необходимым отметить, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Такая позиция соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/04-67-642, Определении от 30.05.2011 N ВАС-5661/11 по делу N А40-39536/10-12-240.

Истцом не приведено доказательств того, что вследствие использования ответчиками спорных обозначений потребители полагали или могли полагать, что спорное обозначение индивидуализирует деятельность истца на рынке косметики.

Наоборот, представленное в материалы дела исследование ВЦИОМ указывает на тот факт, что потребителям известно как о продукции истца, так и о продукции ответчиков, и потребители не ассоциируют продукцию как единую.

Таким образом, решение суда является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит. Нормы материального права правильно применены судом, нарушений норм процессуального права не установлено.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266, 267, 268, 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14 января 2022 года по делу N А40-217163/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

А.М. Елоев Е.А. Мезрина