Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 6 апреля 2022 г. N 10АП-2759/22 по делу N А41-73376/2020

г. Москва

06 апреля 2022 г.

Дело N А41-73376/20

Резолютивная часть постановления объявлена 05 апреля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 апреля 2022 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пивоваровой Л.В.,

судей Коновалова С.А., Марченковой Н.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кононихиной Е.О.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Старлинк" на решение Арбитражного суда Московской области от 29.12.2021 по делу N А41-73376/2020.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Старлинк" - Борисов Д.Г. по доверенности от 12.01.2022;

общества с ограниченной ответственностью "Интегра Кабельные Системы" - Домахин В.Е. по доверенности от 21.10.2021.

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Старлинк" (далее - ООО "НПП Старлинк", истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области к обществу с ограниченной ответственностью "Интегра Кабельные Системы" (далее - ООО "Интегра Кабельные Системы", ответчик) с следующими исковыми требованиями (с учетом уточнения иска):

- запретить ответчику изготавливать, ввозить на территорию Российской Федерации, применять, предлагать к продаже, в том числе в сети Интернет, иным способом вводить в гражданский оборот или хранить продукцию, исключительные права на которую принадлежат истцу на основании патента Российской Федерации на полезную модель "Электрооптический кабель" N 196630;

- взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительных прав истца, принадлежащих ему на основании патента на полезную модель "Электрооптический кабель" N 196630.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены ИООО "Союз Кабель", АО "ЭР-Телеком Холдинг" (далее также - третьи лица).

Решением Арбитражного суда Московской области от 29.12.2021 исковые требования оставлены без удовлетворения.

С вынесенным решением не согласился истец и обжаловал его в апелляционном порядке. В апелляционной жалобе истец (далее также - податель жалобы) просит решение арбитражного суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы её податель указывает на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, неверное применение судом норм материального и процессуального права. Так, настаивает на доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца. Считает, что суд необоснованно отказал в назначении по делу судебной экспертизы.

От ответчика поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указано на законность обжалуемого судебного акта.

В судебном заседании представитель подателя жалобы поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель ответчика возражал против доводов жалобы.

Также представитель подателя жалобы заявил ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы.

Аналогичное ходатайство было заявлено при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции обоснованно отказал в проведении экспертизы в связи с невозможностью идентификации приобретенного истцом через контрольную закупку кабеля как принадлежащего ответчику (технологические возможности истца позволяют ему произвести соответствующий своему патенту кабель с любой маркировкой, в том числе и маркировкой ответчика).

Также экспертное учреждение, заявленное истцом - ФГУП ЦНИИС, планировало производить зрительный осмотр, что не позволило бы достоверно установить наличие или отсутствие всех признаков патента в спорной кабельной продукции, а с учетом результатов ранее проведенного испытания, согласованного с истцом, экспертиза является нецелесообразной.

Законность и обоснованность судебного акта проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем патента на полезную модель "Электрооптический кабель" согласно патенту Российской Федерации N 196630.

Согласно формуле данного патента полезная модель характеризуется следующим:

п. 1. Электрооптический кабель, содержащий помещённые во внешней защитной оболочке изолированные токопроводящие жилы, а также размещённый в центре кабеля волоконно-оптический модуль с оптическими волокнами, помещёнными в гидрофобном заполнителе, отличающийся тем, что волоконно-оптический модуль дополнительно покрыт водоблокирующей оболочкой, выполненной из гибких диэлектрических армирующих водоблокирующих нитей;

п. 2. Электрооптический кабель по п. 1, отличающийся тем, что в качестве центрального элемента используется дроп-кабель, содержащий под общей оболочкой волоконно-оптический модуль.

Обращаясь с иском в суд, истец заявил, что ответчик осуществляет изготовление и продажу продукции (кабель оптический гибридный ИКнг(А)-HF-Т-А4ТПЖ2-1.0), в том числе через сайт https://intg.ru/catalog/ (т. 1 л.д. 8-9).

По мнению истца, в данной продукции использует патент РФ на полезную модель N 196630, исключительное право на который у истца имеется с 18.12.2019.

Истец указал на осуществление контрольной закупки продукции у ответчика (счёт N 64 от 12.02.2020, платёжное поручение об оплате N72 от 12.02.2020, товарная накладная N 63 от 18.02.2020 - т. 1 л.д. 64-66).

На основе закупленного образца продукции истец заказал проведение независимой патентно-технической экспертизы на предмет оценки использования патента на полезную модель РФ N 196630 в продукции ответчика ИКнг(А)-HF-ТА4ТПЖ2-1.0.

В материалы дела представлено экспертное заключение от 13.03.2020 (копия - т. 1 л.д. 25-77, оригинал т. 1 л.д. 150, т. 2 л.д. 1-53).

Истец указал на использование ответчиком таких признаков независимого пункта формулы устройства по патенту на полезную модель истца как: электрооптический кабель; содержит помещённые во внешней защитной оболочке изолированные токопроводящие жилы; содержит размещённый в центре кабеля волоконно-оптический модуль с оптическими волокнами, помещёнными в гидрофобном заполнителе; волоконно-оптический модуль дополнительно покрыт блокирующей оболочкой; водоблокирующая оболочка выполнена из гибких диэлектрических армирующих водоблокирующих нитей.

Таким образом, по мнению истца, ответчик без разрешения патентообладателя осуществляет использование запатентованной полезной модели, чем нарушает исключительное право истца.

В связи с чем истцом заявлены требования о запрете действий и о взыскании компенсации.

Третье лицо ИООО "Союз Кабель" в пояснениях на иск указало, что разработка и производство экспериментального образца ИКнг(А)-HF-ТА4ТПЖ2-1.0 были осуществлены на основании конкурсной документации АО "ЭР-Телеком Холдинг"; формула патента N 196630 была опубликована 11.03.2020 и до этого момента не могла быть известна третьему лицу, ответчику.

Третье лицо АО "ЭР-Телеком Холдинг" в пояснениях по спору указало, что для нужд своей хозяйственной деятельности посредством внутреннего бизнес процесса выбора поставщиков проводит закупку оптического кабеля. Так, в ходе выбора поставщика оптического кабеля в октябре 2019 года были рассмотрены заявки пяти поставщиков оптического кабеля, в том числе, истца и ответчика. Поскольку проведению процедуры выбора поставщика предшествует процедура аккредитации поставщика, то есть проверка его финансовой устойчивости и добросовестного ведения хозяйственной деятельности и поскольку ООО "НПП Старлинк" отказалось предоставить полный комплект документов для такой аккредитации, заявка ООО "НПП Старлинк" была отклонена. Впоследствии в декабре 2019 года ООО "НПП Старлинк" было направлено требование о пресечении действий, нарушающих право на патент (начало срока действия 18.12.2019, дата регистрации 11.03.2020) при приобретении у иного поставщика кроме ООО "НПП Старлинк" "Гибридного волоконно-оптического кабеля (защитная оболочка полиэтилен высокой плотности)". В связи с получением данного письма сотрудниками АО "ЭР-Телеком Холдинг" были изучены технические характеристики кабеля, описанные ООО "НПП Старлинк", в сравнении с техническими характеристиками кабеля, предполагаемого к закупке. В результате анализа собранной информации АО "ЭР-Телеком Холдинг" пришло к выводу об отсутствии потенциальной возможности нарушения прав патентообладателя в связи с тем, что предложенные участниками закупки волоконно-оптические кабели по своей структуре и техническому решению не идентичны запатентованному кабелю ООО "НПП Старлинк". В частности, различие состоит в отсутствии защиты модуля, заполнении оболочки (ином материале, его отсутствии), виде армирования кабеля. О сделанных выводах АО "ЭР-Телеком Холдинг" известило ООО "НПП Старлинк" в письменной форме (письмо от 17.02.2020). С момента проведения процедуры выбора поставщика в октябре 2019 года до настоящего момента АО "ЭР-Телеком Холдинг" не приобретало у ООО "Интегра Кабельные Системы" "Кабель оптический гибридный ИКнг(А)HF-Т-А4ТПЖ2-1.0", который стал объектом настоящего спора.

Ответчик по иску возражал.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из недоказанности использования ответчиком в своем кабеле каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, принадлежащей истцу.

Апелляционный суд не усматривает оснований для отмены обжалуемого решения.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1346 названного Кодекса на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 названного Кодекса патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 названного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

Применительно к настоящему спору в предмет доказывания со стороны истца входит факт принадлежности ему права на защиту исключительных прав на полезную модель по патенту Российской Федерации N 196630, а также факт нарушения ответчиком этих исключительных прав одним из способов, перечисленных в пункте 2 статьи 1358 названного Кодекса.

В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании изделий, содержащих признаки названных полезных моделей, в противном случае он признаются нарушителем исключительного права и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Апелляционный суд считает необоснованными доводы подателя жалобы о нарушении его прав ответчиком путем изготовления и продажи продукции (кабель оптический гибридный ИКнг(А)-НР-Т-А4-ТПЖ2-1.0), в том числе через сайт https://intg.ru/catalog/.

Нотариальная фиксация скриншота с сайта ответчика - https://intg.ru/catalog/ лишь подтверждает, что представленный на сайте продукт - кабель марки ИКнг(А)-НР-Т-А4-ТПЖ2-1.0 не нарушает прав истца, в том числе не имеет никакого отношения к патенту N 196630.

На сайте ООО "Интегра Кабельные Системы" был представлен кабель, не являющийся ни кабелем - предметом спора в качестве образца кабеля, закупленного истцом, ни кабелем, повторяющим признаки, указанные в формуле кабельной продукции по патенту N 196630.

Главным отличительным признаком кабеля, ранее представленного на сайте ответчика, от патента является отсутствие различительной изоляции на токопроводящих жилах.

С целью обоснования своей позиции истец в суде первой инстанции не возражал против проведения технических испытаний кабеля на гидрофобность и электропроводимость.

В процессе судебного разбирательства ответчик просил провести совместное испытание в ОАО "ВНИИКП", истец против этого не возражал.

Судом первой инстанции определением от 13.04.2021 предложено сторонам представить совместный документ по проведению испытаний кабеля.

В материалы дела ответчиком представлен протокол испытаний N 01-05-2/3-2021 от 21.05.2021. Время и место проведения испытания ответчиком было согласовано с истцом, представитель истца подтвердил свое волеизъявление на участие, однако, на испытание не явился, что подтверждается материалами дела.

В данном протоколе отражено, что по результатам испытания кабель оптический ИКнг(А)-HF-T-A4ТПЖ2-1.0 пропустил воду через 17 минут 39 секунд, что подтверждает факт отсутствия в нем водоблокирующих элементов, предусмотренных патентом N 196630.

В соответствие с пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Ответчик пояснил, что для герметизации внутреннего объема волоконно-оптических кабелей связи для исключения продольного распространения воды в кабеле используются два различных способа герметизации: с использованием герметика (гидрофобный заполнитель) и с помощью сухих водоблокирующих материалов (ВБ-материалы). Водоблокирующие нити и ленты (ВБ-материалы) разбухают при контакте с водой и блокируют дальнейшее проникновение воды. Испытание на продольное нераспространение воды волоконнооптических кабелей (ГОСТ Р 52266-2020 п. 6.2.1.5), изготовленных с использованием в конструкции сухих ВБ-материалов, проводят в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60794-1-22 (метод F5С). Согласно ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017 "Общие технические требования. Основные методы испытаний оптических кабелей. Методы испытаний на воздействие внешних факторов" проведено испытание в аккредитованной лаборатории АО ВНИИКП по методу F5С с целью определения того, имеет или не имеет кабель оптический ИКнг(А)-HF-T-A4ТПЖ2-1.0 водоблокирующие элементы, предусмотренные патентом N 196630.

Указанные испытания свидетельствуют о том, что кабель оптический ИКнг(А)-HF-T-A4ТПЖ2-1.0 не имеет совокупности признаков, предусмотренных формулой патента патентом N 196630, в частности отсутствует признак "покрытие водоблокирующей оболочкой, выполненной из гибких диэлектрических армирующих водоблокирующих нитей", что в силу статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации доказывает факт несоответствия кабеля оптического ИКнг(А)-HF-TA4ТПЖ2-1.0 формуле патента N 196630.

Апелляционный суд отклоняет доводы жалобы в части неточностей указания организации, где истцом было предложено провести испытания кабелей.

Как следует из протокола и представленных документальных доказательств (переписка представителей сторон по электронной почте и мессенджере, а также журнала вызовов) ОАО "ВНИИКП" как организация, проводящая испытание, была выбрана именно представителями истца.

При этом, как указывает ответчик, в день проведения испытания представители истца перестали выходить на связь, на согласованное по времени и месту испытание кабельной продукции не явились.

Истец никак не опровергает данное утверждение.

Испытания подтвердили позицию ответчика об отсутствии в его кабельной продукции водоблокирующих элементов, выполненных из гибких диэлектрических армирующих водоблокирующих нитей.

Также апелляционный суд полагает необходимым обратить внимание на следующее.

Датой регистрации патента Российской Федерации на полезную модель "Электрооптический кабель" N 196630 является 11.03.2020 (т. 1 л.д. 85). Дата подачи заявки: 18.12.2019, дата публикации: 11.03.2020 в Бюллетене N 8 (т. 1 л.д. 85).

Вместе с тем закупка кабеля, на которую ссылается истец, состоялась на основании счёта N 64 от 12.02.2020, счёта-фактуры N 122 от 18.02.2020, товарной накладной N 63 от 18.02.2020 (т. 1 л.д. 79-80).

Как указывает АО "ЭР-Телеком Холдинг" (третье лицо) в ходе выбора поставщика оптического кабеля в октябре 2019 года были рассмотрены заявки пяти поставщиков оптического кабеля, в том числе ООО "НПП Старлинк" и ООО "Интегра Кабельные Системы".

Поскольку проведению процедуры выбора поставщика предшествует процедура аккредитации поставщика, то есть проверка его финансовой устойчивости и добросовестного ведения хозяйственной деятельности, и поскольку ООО "НПП Старлинк" отказалось предоставить полный комплект документов для такой аккредитации, заявка ООО "НПП Старлинк" была отклонена.

Впоследствии в декабре 2019 года ООО "НПП Старлинк" было направлено требование о пресечении действий, нарушающих право на патент (начало срока действия 18.12.2019, дата регистрации 11.03.2020) при приобретении у иного поставщика кроме ООО "НПП Старлинк" "Гибридного волоконно-оптического кабеля (защитная оболочка полиэтилен высокой плотности)".

В связи с получением данного письма сотрудниками АО "ЭР-Телеком Холдинг" были изучены технические характеристики кабеля, описанные ООО "НПП Старлинк", в сравнении с техническими характеристиками кабеля, предполагаемого к закупке.

В результате анализа собранной информации АО "ЭР-Телеком Холдинг" пришло к выводу об отсутствии потенциальной возможности нарушения прав патентообладателя в связи с тем, что предложенные участниками закупки волоконно-оптические кабели по своей структуре и техническому решению не идентичны запатентованному кабелю ООО "НПП Старлинк". В частности, различие состоит в отсутствии защиты модуля, заполнении оболочки (ином материале, его отсутствии), виде армирования кабеля. О сделанных выводах АО "ЭР-Телеком Холдинг" известило ООО "НПП Старлинк" в письменной форме (письмо от 17.02.2020).

С момента проведения процедуры выбора поставщика в октябре 2019 года до настоящего момента АО "ЭР-Телеком Холдинг" не приобретало у ООО "Интегра Кабельные Системы" "Кабель оптический гибридный ИКнг(А)HF-Т-А4ТПЖ2- 1.0", который стал объектом настоящего спора.

Изложенное свидетельствует о том, что заявка на регистрацию патента была подана уже после участия истца в тендере, когда он был осведомлен о продукции, производимой ответчиком.

Из материалов дела следует, что ответчик "Кабель оптический гибридный ИКнг(А)HF-Т-А4ТПЖ2- 1.0" в последующем не производил, не распространял. Иное истцом не доказано.

Учитывая данные обстоятельства, суд первой инстанции, вопреки доводам подателя жалобы, пришел к верному выводу о недоказанности истцом нарушения его прав со стороны ответчика.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта в любом случае, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 29.12.2021 по делу N А41-73376/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Старлинк" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий судья

Л.В. Пивоварова

Судьи

С.А. Коновалов Н.В. Марченкова