Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 апреля 2022 г. N 09АП-11832/22 по делу N А40-215371/2021

г. Москва

20 апреля 2022 г.

Дело N А40-215371/21

Резолютивная часть постановления объявлена 11 апреля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 апреля 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной,

судей Т.В. Захаровой, Е.А. Ким,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.В. Федотовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Селиверстова П.А. на решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2022 г. по делу N А40-215371/21, по иску Селиверстова П.А. к Йаху Инк. (США), с участием третьего лица ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" о признании исключительного права на доменное имя yahoofinanceapi.com, по встречному иску Йаху Инк. (США) к Селиверстову П.А. о запрете использования товарных знаков по свидетельствам NN 529734, 763864 взыскании компенсации 500 000 руб.

при участии в судебном заседании: от истца Соколы С.П. (по доверенности от 25.01.2022 г.); от ответчика Довгалюк А.И. (по доверенности от 17.11.2021 г.); от третьего лица - не явилось, извещено

УСТАНОВИЛ:

Селиверстов Павел Александрович обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к компании Йаху Инк. (США) о признании исключительного права на доменное имя yahoofinanceapi.com.

Йаху Инк. (США) в порядке ст. 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до принятия решения по существу заявленного иска заявил встречный иск о запрете использования товарных знаков по свидетельствам N N 529734, 763864 и взыскании компенсации 500 000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2022 г. в удовлетворении первоначального иска отказано, встречный иск удовлетворен, с учетом снижения размера компенсации.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец по первоначальному иску обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении первоначального иска в полном объеме и об отказе в удовлетворении встречного иска.

Ответчик по первоначальному иску против удовлетворения жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явилось, отзыв не представило, в связи с чем, жалоба рассмотрена в его отсутствие по представленным в материалы дела документам.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как указывает истец в обоснование заявленных требований, им зарегистрировано доменное имя "yahoofinanceapi.com", которое он имеет право его использовать, в то время как в отношении него необоснованно заявлены требования со стороны ответчика, связанные с защитой товарного знака по свидетельствам N 529734, N 763864.

Истец указывает на то, что обозначение, которое он использует в доменном имени, не является сходным до степени смешения с товарными знаками ответчика. Пользование доменным именем является добросовестным и не нарушает права правообладателя.

Оценив представленные сторонами в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что первоначальный иск удовлетворению не подлежит, поскольку истец не только не имеет самостоятельных прав на доменное имя yahoofinanceapi.com, но и, используя его, прямо нарушает исключительное право ответчика на товарные знаки Yahoo. При этом заявителем избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, а заявленный предмет иска и способ защиты нарушенного права не соответствует основанию иска, обстоятельствам и характеру нарушений его права, что является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Ответчик по первоначальному иску (истец по встречному иску), как правообладатель, имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Также, как указал суд первой инстанции, факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца по встречному иску, подтвержден представленными в дело доказательствами.

Спорное доменное имя является сходным до степени смешения с товарными знаками истца по встречному иску.

В связи с изложенным, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что требование истца по встречному иску (ответчика по первоначальному иску) о запрете использования товарных знаков в доменном имени подлежит удовлетворению.

Истец по встречному иску, воспользовавшись правом, установленным п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, просил взыскать с ответчика по встречному иску компенсацию в размере 500 000 руб.

Вместе с тем, судом установлены основания для снижения суммы компенсации для взыскания с ответчика до 50 000 руб.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы жалобы, исходя из следующего.

Оспаривая вывод суда первой инстанции о том, что заявителем избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, истец по первоначальному иску указывает, что предметом иска было признание права на доменное имя, что следует из названия исковых требований в начале иска и содержания иска. Заявитель апелляционной жалобы указывает на то, что им не заявлялось требования о признании права на доменное имя как объект интеллектуальной собственности.

При этом, истец основывал исковые требования на общих нормах Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности на положениях ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации о признании права.

Исходя из правовой позиции, изложенной в п. 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена. Права на них подлежат защите на основании общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о способах защиты гражданских прав.

Таким образом, на правовые отношения, связанные с доменными именами, не распространяются положения четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, что, помимо прочего, означает, что на доменное имя не признаётся исключительное право и другие интеллектуальные права.

Истец не обосновал, на основании каких иных относимых норм мог быть удовлетворён первоначальный иск о признании права на доменное имя.

В отношении требований истца п. 6 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен так называемый принцип старшинства.

Как правомерно установлено судом первой инстанции, ответчик является правообладателем серии товарных знаков YAHOO, зарегистрированных в Российской Федерации. Среди прочего, ответчику принадлежат следующие товарные знаки (далее - товарные знаки Yahoo"):

Регистрация N	Товарный знак	Классы МКТУ, товары и услуги
529734		09, 35, 38, 41, 42, в частности:
		35 - услуги по предоставлению справочной информации в онлайновом режиме и др. 42 - компьютерные услуги, а именно: создание информационных каталогов, сайтов и других ресурсов, доступных в компьютерных сетях, для третьих лиц и др.
763864		09, 35, 36, 38, 41, 42, 45, в частности: 35 - предоставление услуг онлайнового сравнения цен; компиляция онлайновых бизнес-справочников; предоставление онлайновых справочных информационных сервисов, содержащих также гиперссылки на другие веб-сайты и др. 42 - предоставление поисковых систем/средств для получения данных, содержащих информацию в областях финансов посредством Интернета; предоставление информации в виде компьютеризированных данных, файлов, приложений и информации через настраиваемые онлайновые веб-страницы и др.

Истец по первоначальному иску является администратором доменного имени yahoofinanceapi.com, которое зарегистрировано 28.03.2021 г., то есть значительно позднее дат приоритета товарных знаков Yahoo.

Из материалов дела усматривается, что на интернет-сайте https://yahoofinanceapi.com предлагается доступ к финансовым открытым программным интерфейсам (finance API), то есть истец посредством доменного имени yahoofinanceapi.com оказывает услуги по предоставлению справочной информации в онлайн-режиме и услуги по предоставлению поисковых систем/средств для получения данных, содержащих информацию в областях финансов посредством сети Интернет, то есть оказывает услуги, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки Yahoo.

В связи с вышеизложенным, суд первой инстанции обоснованно заключил, что истец не только не имеет самостоятельных прав на доменное имя yahoofinanceapi.com, но и, используя его, прямо нарушает исключительное право ответчика на товарные знаки Yahoo.

Довод жалобы о не рассмотрении ходатайства истца о привлечении к участию в деле третьего лица несостоятелен, поскольку ООО "РЕГ.РУ" привлечено к участию в деле с момента его возбуждения и указано в качестве такового во всех судебных актах суда первой инстанции. Более того, третьим лицом ООО "РЕГ.РУ" в материалы дела представлен отзыв на иск (том 2, л.д. 1).

Отклоняя доводы жалобы, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о правомерности заявленных встречных исковых требований.

Статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование своего товарного знака. Другие лица не могут использовать товарный знак без согласия правообладателя.

В силу п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с п.п. 158 и 159 постановления N 10 нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком. Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени, может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определённым образом. При этом такое использование должно осуществляться в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Такое требование может быть предъявлено в том числе к администратору доменного имени.

Согласно п. 41 Правил, утверждённых приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. N 482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак", обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу абз. 7 п. 7.1.1 приказа ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 г. N 12 "Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов" для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении.

Согласно абз. 2 п. 162 постановления N 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В соответствии с абз. 5 и 6 п. 162 постановления N 10 установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

С учетом представленных в материалы доказательств, суд апелляционной инстанции также приходит к выводу, что доменное имя yahoofinanceapi.com сходно до степени смешения с товарными знаками Yahoo за счёт полного вхождения товарного знака YAHOO. Это определяет высокую, а именно близкую к тождеству степень сходства сравниваемых обозначений.

Словесный элемент finance api не придаёт доменному имени нового значения, не воспринимается потребителями как обозначение, отличное по каким-либо критериям от товарных знаков Yahoo, поскольку является сугубо описательным и характеризует услуги, предлагаемые ответчиком на https://yahoofinanceapi.com.

Finance api обозначает финансовые открытые программные интерфейсы, доступ к которым ответчик предлагает на своём Интернет-сайте. Таким образом, словесный элемент finance api, будучи описательным, слабым и не доминирующим элементом в доменном имени yahoofinanceapi.com, не влияет на вывод о том, что доменное имя yahoofinanceapi.com и товарные знаки Yahoo сходны до степени смешения.

Восклицательный знак в товарных знаках Yahoo не занимает доминирующего положения, а это значит, что обозначения Yahoo! и Yahoo являются сходными до степени смешения за счёт тождества доминирующих словесных элементов Yahoo. Аналогично не имеет значения для вывода о сходстве до степени смешения незначительные различия в шрифтах и графические различия.

Ответчик по первоначальному иску (истец по встречному иску) доказал наличие у него исключительного права на товарные знаки Yahoo. Истец (ответчик по встречному иску) использует обозначения, сходные до степени смешения с указанными товарными знаками, в доменном имени yahoofinanceapi.com и на сайте https://yahoofinanceapi.com/. Сайт используется для оказания услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки Yahoo. Таким образом, в настоящем деле имеются все обстоятельства для удовлетворения встречного иска.

Доводы апелляционной жалобы о неохраноспособности обозначения Yahoo также подлежат отклонению.

Согласно абз. 3 п. 52 постановления N 10 при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

В п. 1 ст. 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен административный порядок для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, в том числе на том основании, что у него отсутствует различительная способность или он является общепринятым символом или термином. Таким образом, доводы истца о значении и различительной способности товарных знаков Yahoo не принимаются апелляционным судом.

При этом тот факт, что на имя другого лица зарегистрирован международный товарный знак Yahoo в отношении соуса для барбекю и других товаров 30 класса МКТУ, не означает недействительности товарных знаков Yahoo, поскольку они зарегистрированы в отношении неоднородных товаров и услуг. Система регистрации товарных знаков в Российской Федерации предполагает возможность регистрации тождественных обозначений на имя разных лиц в отношении неоднородных товаров. Факт такой регистрации подтверждает, что обозначение Yahoo является охраноспособным.

Решение Арбитражного суда Кировской области от 03.03.2022 г. по делу N А28-11930/2021, на которое ссылается апеллянт, не может быть принято во внимание, поскольку обстоятельства названного дела применительно к обстоятельствам настоящего спора не являются преюдициально значимыми. Более того, данное решение не вступило в силу.

С учетом изложенного вопреки доводам жалобы истец по встречному иску, воспользовавшись правом, установленным п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно просил взыскать с Селиверстова П.А. компенсацию.

Возражений в отношении взысканного судом размера компенсации сторонами не заявлено.

Таким образом, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

На основании изложенного, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 19.01.2022 г. по делу N А40-215371/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

Т.В. Захарова Е.А. Ким