Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 апреля 2022 г. N 09АП-19867/22 по делу N А40-269662/2019

г. Москва

25 апреля 2022 г.

Дело N А40-269662/19

Резолютивная часть постановления объявлена 18 апреля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 апреля 2022 года.

Судья Девятого арбитражного апелляционного суда Головкина О.Г. (единолично)

при ведении протокола судебного заседания секретарем Борисовой В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Максимус" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 15.02.2022 г. по делу N А40-269662/19 по иску ООО "Максимус" к ООО "Йодные технологии и маркетинг", ООО "Аптека от склада - Запад", ООО "Годовалов", с участием третьих лиц ООО "Компания Фарманалитик", Временного управляющего ООО "Йодные технологии и маркетинг" Дюльдина В.В. о защите прав на товарный знак и взыскании компенсации в размере 2 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании: от истца Семенов А.В. (по доверенности от 01.03.2021 г.); от ответчика ООО "Аптека от склада - Запад" Балдин М.А. (по доверенности от 28.10.2019 г.); от ответчика ООО "Йодные технологии и маркетинг" Парамзин Е.В. (по доверенности от 08.07.2021 г.); от ответчика ООО "Годовалов" Третьякова Н.В. (по доверенности от 20.01.2020 г.); от третьих лиц - не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Компания Forianelli Trading Limited (Форианелли Трэйдинг Лимитед) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании в солидарном порядке с Общества с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Запад" и Общества с ограниченной ответственностью "Годовалов", с учетом принятых в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений, компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 527696 в размере 2 000 000 руб.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.08.2020 г., исковые требования удовлетворены в заявленном истцом размере.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.06.2021 г. оставлено без рассмотрения ходатайство иностранного лица Forianelli Trading Limited от 11.06.2021 г. о процессуальном правопреемстве; решение суда первой инстанции и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2020 г. отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

При повторном рассмотрении дела истец Компания Forianelli Trading Limited заявила в порядке ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о его замене на правопреемника - Общество с ограниченной ответственностью "Максимус".

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25.08.2021 г. указанное заявление удовлетворено, произведена замена истца по делу на его правопреемника Общество с ограниченной ответственностью "Максимус".

При новом рассмотрении истец уточнил заявленные требования, а именно увеличил сумму компенсации до 9 193 736 руб. для взыскания солидарно с ответчиков, исходя из размера стоимости партии контрафактной продукции, за вычетом суммы компенсации в размере 20 000 руб., присужденной в деле N А40-265693/2019, исходя из недополученной в рамках дела N А40-36719/2017 разницы между оптовой и розничной ценой в размере 9 213 736 руб., итого 9 193 736 руб.

Уточнения судом первой инстанции приняты, как соответствующие ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В последующем, определением Арбитражного суда г. Москвы от 15.02.2022 г. г. производство по делу прекращено.

Не согласившись с вынесенным судом первой инстанцииопределением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил определение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

Ответчики против удовлетворения жалобы возражали по доводам, изложенным в отзывах, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явились, в связи с чем, жалоба рассмотрена в их отсутствие по представленным в материалы дела документам.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены определения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

В обоснование заявленных требований истец указал, что является правообладателем товарного знака N 527696, в то время как ответчики осуществляли предложение к продаже и продажу контрафактного товара, маркированного товарным знаком без разрешения правообладателя.

Факт продажи контрафактного товара установлен в судебных актах в деле N А40-36719/2017, в деле N А40-265693/2019, N А40-30630/2018.

Также истец указал на то, что не получив полного удовлетворения от одного из солидарных должников имеет право требовать от ответчика недополученную в деле N А40-36719/2017 с ООО "ЙМТК" разницу между оптовой и розничной ценой в размере 9 213 736 руб., за вычетом 20 000 руб., присужденных в деле N А40-265693/2019. Отсюда заявленная сумма компенсации составила 9 193 736 руб. в порядке пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Учитывая существо спора, а также установление в рамках вышеуказанных дел фактических обстоятельств, идентичных тем, которые подлежат установлению в настоящем деле, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истец уже реализовал свое право на судебную защиту ранее, в связи с чем, производство по делу прекращено в силу требований п. 2 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции соглашается с вынесенным судом первой инстанции определением, отклоняя доводы жалобы, исходя из следующего.

Как правомерно установлено судом первой инстанции, возражения истца направлены на пересмотр вступивших в законную силу судебных актов, не учитывают положения ст. ст. 9, 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п. п. 59, 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 и противоречат п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому при заявлении требования о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подп. 1 и 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Так, из материалов дела усматривается, что в ходе рассмотрения спора истец посредством системы http://kad.arbitr.ru 13.12.2021 подал заявление об изменении способа расчета компенсации с подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации на подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из размера стоимости партии контрафактной продукции, за вычетом суммы компенсации в размере 20 000 руб., присужденной в деле N А40-265693/2019, исходя из "недополученной в деле N А40-36719/2017 разницы между оптовой и розничной ценой в размере 9 213 736,00 руб.", итого 9 193 736 руб.

Однако ранее судом уже была оценка нарушению, охватываемого единством намерений правонарушителя по данной партии товара N 1 от 19.02.2015 г., надлежащее исполнение от ООО "Годовалов" принято правообладателем, что и явилось правовым основанием для прекращения производства по настоящему делу.

Судом первой инстанции обоснованно принято во внимание, что решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.07.2020 г. по делу N А40-276149/2019 с тех же ответчиков в пользу аффилированной с истцом компании ООО "Курортмедсервис" солидарно взыскано 2 000 000 руб. компенсации за нарушение прав на произведение дизайна (упаковки) по той же партии товара N 1 от 19.02.2015 г. по той же единственной закупке одной упаковки БАД стоимостью 155 руб. 40 коп.

Как указано в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2021 г. по делу N А40-62122/20, оставленным без изменения Верховным Судом Российской Федерации, истцом не опровергнуты документально подтвержденные доводы ответчиков о том, что учредителями и бенефициарами ООО "Курортмедсервис" и компании "Форианелли Трэйдинг Лимитед" являются одни и те же лица. Распределение между лицами, состоящими в отношениях связанности (аффилированность), идентичных товарных знаков, нарушение исключительных прав на которые может быть квалифицировано признаком сходности до степени смешения, при наличии единства намерений ответчиков в отношении одной и той же партии контрафактного товара, само по себе не может расцениваться как возникновение у каждого из аффилированных правообладателей права на применение установленных законом мер ответственности без учета ранее заявленных требований других аффилированных лиц.

Обязательность учета при рассмотрении настоящего спора решения суда по делу N А40-276149/2019 прямо указана в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17.06.2021 г., признанном законным определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.09.2021 г. по настоящему делу.

Кроме того, решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2020 г. по делу N А40-265693/2019 с ООО "Годовалов" и аптечного пункта "Аптека от Склада-Урал" в пользу того же истца ранее взыскана компенсация в размере 20 000 руб. компенсации по той же партии товара N 1 от 19.02.2015 г. по единственной закупке одной упаковки БАД стоимостью 155 руб. 39 коп., с незаконным использованием того же товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527696 Баю-Бай, что и в рамках настоящего дела.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2021 г. по делу N А40-263652/2019 подтверждено, что товарные знаки ООО "Курортмедсервис" по свидетельствам Российской Федерации N 183422, N 338019, а также товарные знаки иного лица - Компании Форианелли Трэйдинг Лимитед по свидетельству N 527696 охраняют одно и то же обозначение "Баю-Бай" и поэтому нужно считать, что одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков, произведение дизайна (упаковки) представляет собой одно нарушение, охватываемого единством намерений. При доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации.

Следует отметить, что все исполнительные листы по вынесенным ранее решениям предъявляются исключительно на расчетный счет ООО "Годовалов", исполнены последним и надлежащее исполнение принято истцом.

При доказанности имевшего место единства намерений и единого ответчика по всем перечисленным выше делам, изменение способа размера компенсации в данном случае направлено на пересмотр ранее вынесенных судебных актов, давших оценку, исходя из оценки представленных сторонами доказательств и внутреннего убеждения о соразмерности нарушения присужденной сумме компенсации, что недопустимо, а потому вывод о прекращении производства по делу правомерен и прямо следует из положений п. 65 постановления Пленума от 23.04.2019 г. N 10.

Направляя настоящее дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции суд кассационной инстанции, в том числе указал на чрезмерность ранее взысканной суммы компенсации и необходимость учесть имевшее место единство намерений на распространении одной и той же партии контрафактных товаров - N 1 от 19.02.2015 г. (дизайн упаковки и неотъемлемые элементы - размещенные на ней товарные знаки ТЗ N 183422 "Баю-бай", ТЗ N 338019 "БАЮ-БАЙ" и ТЗ N 527696 "Баю-Бай", составляющие серию); наличие иных исков о взыскании компенсаций по той же партии контрафактного товара N 1 от 19.02.2015 г. (всего по данной партии инициировано шесть дел. По трем из них ранее взыскано 2 040 000 руб. компенсации: N А40-275159/2019, N А40-265693/2019, N А40-276149/2019. По трем, включая дело N А40-269662/2019, производство прекращено по аналогичным настоящему делу основаниям вследствие изменения истцом порядка взыскания компенсации с п.п. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации на п.п. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации при единстве намерений на реализацию партии N 1 от 19.02.2015 г.); товарные знаки ООО "Курортмедсервис" по свидетельству Российской Федерации N 183422 и N 338019, а также товарный знак иного лица - Компании Форианелли Трэйдинг Лимитед по свидетельствам N 527696 охраняют одно и то же обозначение "Баю-Бай", являются серий знаков и поэтому нужно считать, что одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков, произведение дизайна (упаковки) представляет собой одно нарушение, охватываемого единством намерений.

Суд первой инстанции правомерно указал на то, что правообладатель предъявил к ООО "Годовалов" и "Аптекам от Склада" по партии N 1 от 19.02.2015 г. шесть исков на общую сумму компенсации 16 000 000 руб. В каждом из этих споров при представлении в материалы применительно к ООО "Годовалов" одних и тех же копий товарных накладных, а в отношении аптечного пункта - единственного чека о покупке 1 упаковки БАД "Баю-Бай" стоимостью 155 руб. 40 коп. размер компенсации заявлен в твердом размере и обоснован, исходя из единства намерения на реализацию всей партии контрафакта, места ответчиков в рейтинге аптечных сетей России, масштабности продаж, числа городов представительств и годового оборота всей сети.

При этом, сам факт приобретения спорной продукции у ООО "ЙТМК" даже если он был, не влечет за собой нарушение исключительных прав истца. Использование объекта исключительного права вопреки воле правообладателя может быть подтверждено только дальнейшим распоряжением приобретенным товаром.

Судом первой инстанции также правомерно учтено, что следствием уточнения исковых требований, исходя из размера двойной стоимости партии N 1 от 19.02.2015 г. в условиях установленного в ранее рассмотренных делах единства намерения на реализацию всей партии стало создание ситуации, при которой имеет место неоднократное заявление требований о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (поскольку суду следовало повторно дать оценку нарушению в отношении всей партии в целом, а не по каждому соответчику/отдельной аптеке, не по конкретным чекам/товарной накладной и не по каждому самостоятельному нарушению). Это не соответствует основным началам гражданского законодательства, направленного на обеспечение восстановления нарушенных прав (п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), а потому следствием изменения истцом способа расчета компенсации правомерно стало применение положений п. 65 постановления Пленума от 23.04.2019 г. N 10, ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и прекращение производства по настоящему делу.

Как указано выше, действия ответчиков были охвачены единым умыслом (единством намерений) на распространение одной партии контрафактных товаров и на дату принятия судом уточнения порядка расчета всему нарушению в целом по партии N 1 от 19.02.2015 г. оценка уже дана. Размер взыскания определен судом по своему усмотрению применительно ко всей партии, исходя из представленных сторонами доказательств, а потому уменьшение правообладателем размера исковых требований на "за вычетом суммы компенсации в размере 20 000 руб., присужденной в деле N А40-265693/2019", противоречит положениям п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации Ф и в любом случае не влияет на правовую судьбу заявленного ответчиками и правомерно удовлетворенного судом ходатайства о прекращении производства.

Пунктом 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрен расчет компенсации двумя способами, в равной мере применимыми при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе по собственному усмотрению требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подп. 1 либо подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.09.2011 г. N 3602/11, от 02.04.2013 г. N 16449/12).

В данном случае правообладатель по своему усмотрению выбрал способ, предусмотренный подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, освободивший истца от необходимости доказывать и документально подтверждать размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или стоимости права использования товарного знака.

Исходя из содержаний исковых требований и представленных в их обоснование пояснений, как в настоящем деле, так и в делах N А40-275159/2019, N А40-265693/2019, N А40-276149/2019 правообладатель не разделял нарушение применительно к каждой конкретной аптеке, поскольку полагал необходимым дать оценку и взыскать компенсацию, соразмерную всему нарушению в целом, без разделения на тот или иной аптечный пункт.

В обоснование размера компенсации по каждому из этих дел положено утверждение истца о едином намерении всей сетью аптек реализовать всю партию N 1 от 19.02.2015 г.

Путем уточнения иска по настоящему делу истец, уже приняв исполнение от единого ответчика ООО "Годовалов", фактически просит применить одновременно два способа расчета компенсации по одной и той же партии товара N 1 от 19.02.2015 г.: в порядке, предусмотренном подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (ранее рассмотренные дела N А40-275159/2019, N А40-265693/2019, N А40-276149/2019) и подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (дело N А40-269662/2019), что противоречит положениям данной статьи, разъяснениям, приведенным в п. 59 постановления Пленума N 10. Соответствующая правовая позиция сформулирована Определением ВС РФ N 309-ЭС21-12265 от 26.10.2021 г.

Довод истца о праве правообладателя требовать уплаты компенсации как от всех нарушителей совместно, так и любого из них в отдельности, помимо ранее изложенного, подлежит отклонению ввиду следующего.

Исходя из выбранного при рассмотрении вышеперечисленных дел способа расчета компенсации и принятого во внимание судами при обосновании размера компенсации утверждения о единстве намерений реализовать всю партию N 1 от 19.02.2015 г., доводы истца о возможности "дополучить" сумму компенсации путем изменения порядка расчета компенсации не соответствуют закону и оснований для применения положений п. 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 не имеется.

Апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции обеспечил полноту исследования всех вышеперечисленных обстоятельств и доказательств по делу в их совокупности и взаимной связи, оценил соответствующие доводы сторон, как следствие, вынес законный и должным образом мотивированный судебный акт.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены определения суда первой инстанции.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 15.02.2022 года по делу N А40-269662/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Судья

О.Г. Головкина