Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2022 г. N 17АП-3280/22 по делу N А50-22821/2021

г. Пермь

26 апреля 2022 г.

Дело N А50-22821/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 25 апреля 2022 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 26 апреля 2022 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Лихачевой А.Н.,

судей Назаровой В.Ю., Яринского С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тиуновой Н.П., при участии от истца: Савельев Д.А., паспорт, по доверенности от 02.10.2019, диплом;

от ответчика: Осмоловская П.Г., паспорт, по доверенности от 22.10.2021, диплом;

от третьих лиц представители не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика - индивидуального предпринимателя Трефиловой Аллы Александровны,

на решение Арбитражного суда Пермского края

от 04 февраля 2022 года

по делу N А50-22821/2021

по иску общества с ограниченной ответственностью "Завод зубных щеток" (ОГРН 1186952008572, ИНН 5608017730)

к индивидуальному предпринимателю Трефиловой Алле Александровне (ОГРН 311590315900035, ИНН 590315669195),

третьи лица: Белов Александр Юрьевич, общество с ограниченной ответственностью "ОРАПРО" (ОГРН 1197746083303; ИНН 7716931490),

о признании не соответствующим закону использование ответчиком продукции и обязании ответчика прекратить использование продукции, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Завод зубных щеток" (истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Трефиловой Алле Александровне (ответчик) о признании не соответствующим закону использование ответчиком в своей коммерческой деятельности готовой продукции "Dr. Dente щетка зубная" на основе промышленного образца по патенту РФ N 123868 и обязании ответчика прекратить использование в своей коммерческой деятельности указанной продукции без получения разрешения в установленном законом порядке, взыскании 176 085 руб. компенсации за нарушение исключительного права; кроме того, истец просит возместить 129 руб. стоимости товара, 15 000 руб. судебных расходов, а также почтовые расходы.

Определениями суда первой инстанции от 11.10.2021 и от 24.11.2021 к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований привлечены Белов Александр Юрьевич, общество с ограниченной ответственностью "ОРАПРО".

Далее истец неоднократно уточнял свои исковые требования, в судебном заседании 03.02.2022 заявил ходатайство об уточнении исковых требований, в окончательном варианте истец просит суд о признании не соответствующим закону использование ответчиком в своей коммерческой деятельности готовой продукции "Dr. Dente щетка зубная" на основе промышленного образца по патенту РФ N 123868 и обязании ответчика прекратить использование в своей коммерческой деятельности указанной продукции без получения разрешения в установленном законом порядке; взыскании с ответчика 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права; возместить 129 руб. стоимости товара, 15 000 руб. судебных расходов, а также почтовые расходы в сумме 409,92 руб.

Ходатайство судом первой инстанции удовлетворено на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 04 февраля 2022 года (резолютивная часть от 03.02.2022) исковые требования удовлетворены частично. С индивидуального предпринимателя Трефиловой Аллы Александровны (г. Пермь; ОГРН 311590315900035; ИНН 590315669195) взыскано в пользу общества с ограниченной ответственностью "Завод зубных щеток" (Тверская обл., г. Удомля; ОГРН 1186952008572; ИНН 5608017730) взыскано 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец по патенту РФ N 123868; а также 129 руб. стоимости спорного товара и 409,92 руб. почтовых расходов. В удовлетворении оставшейся части исковых требований, а также во взыскании судебных расходов на оплату юридических услуг отказано.

Ответчик, не согласившись с принятым судебным актом, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит оспариваемое решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, отказать в удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов жалобы указывает, что в материалах дела отсутствуют доказательства фактической реализации товара именно ответчиком.

По мнению ответчика, для разрешения вопроса о взыскании компенсации предварительно необходимо разрешить вопрос о признании действий нарушителя не соответствующим закону, нарушающими права правообладателя; неверно применены нормы статьи 1301 ГК РФ.

Ответчик полагает, что истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, претензию ответчик не получал; размер взыскиваемой компенсации не обоснован, расчет суммы компенсации отсутствует; истец и третье лицо не используют промышленный образец по патенту N 123868.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель истца с доводами жалобы не согласился по мотивам, изложенным в письменном отзыве, просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

От третьего лица поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу, согласно которому Белов А.Ю. возражает против удовлетворения апелляционной жалобы, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, просит рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие представителя.

Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Белов А.Ю. является правообладателем патента на промышленный образец "Рукоятка зубной щетки" N 123868, что подтверждается данными публичного Реестра промышленных образцов ФИПС. Дата приоритета 22.11.2019.

Истец (лицензиат) на основании лицензионного договора N 123868 от 16.02.2021, заключенного с лицензиаром Беловым А.Ю., является обладателем исключительного права на промышленный образец N 123868 (исключительная лицензия на срок действия патента на территории РФ). Лицензионный договор зарегистрирован в Роспатенте 11.05.2021.

Пунктом 3.1 лицензионного договора установлено лицензионное вознаграждение в виде единовременного платежа в размере 4 800 000 руб., а также в виде периодических платежей в размере 100 руб. за каждое изделие.

Как указывает истец, коммерческая деятельность ответчика осуществляется путем реализации товаров в розничной сети аптек "Планета здоровья". Так согласно лицензии ЛО-59-02-002311 от 18.10.2019 ответчик осуществляет реализацию продукции в трёх торговых точках на территории РФ. Ассортимент продукции ответчика включает, в том числе "зубную щетку Dr. Dente сиреневого цвета средняя", штриховой код товара на упаковке: 4627173480147".

Протоколом осмотра доказательств от 31.05.2021 нотариусом Удомельского городского нотариального округа Тверской области Кушнаревой М.А. зафиксированы данные о фактах размещения в интернет-аптеке под торговой маркой "Планета здоровья" (сайт https://planetazdorovo.ru) зубных щеток Dr. Dente.

25.06.2021 истцом проведена контрольная закупка товара "Dr. Dente щетка зубная средней жесткости сиреневая" в одной из аптек "Планета здоровья", в которой осуществляет торговую деятельность ответчик, находящейся по адресу г. Пермь, ул. Ленина, д. 57, в подтверждение чего представлен кассовый чек N 4994 от 25.06.2021 на сумму 129 руб.

07.05.2021 в рамках исполнения договора N ЭПО-07/21 от 24.02.2021 с Беловым А.Ю., патентным поверенным Калиниченко Е.А. подготовлено заключение о том, что в товаре "зубная щетка Dr. Dente сиреневого цвета средняя" содержатся все существенные признаки промышленного образца N 123868 или совокупность признаков, нашедших отражение на изображениях промышленного образца по патенту РФ N 123868. Патентным поверенным сделан вывод о том, что в изделии "зубная щетка Dr. Dente сиреневого цвета средняя" использован промышленный образец по патенту РФ N 123868.

27.07.2021 истец направил ответчику претензию от 26.07.2021 с целью досудебного урегулирования спора (л.д. 20-20 оборот). Претензия оставлена ответчиком без исполнения.

Считая, что ответчиком нарушено исключительное право истца на промышленный образец N 123868, истец обратился в суд с настоящим иском (с учетом его уточнения).

Суд первой инстанции заявленные в иске требования признал частично обоснованными, при этом не усмотрел возможности констатации продолжающегося использования ответчиком в своей коммерческой деятельности готовой продукции "Dr. Dente щетка зубная".

Поскольку истцом не представлено доказательств фактического несения судебных расходов, а именно уплаты представителю заявленной суммы, суд первой инстанции отказал ООО "Завод зубных щеток" во взыскании расходов на оплату услуг представителя, что не оспаривается.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции находит выводы суда первой инстанции правильными, соответствующими требованиям закона и материалам дела, основанными на всестороннем и полном исследовании доказательств, исходя при этом из следующих обстоятельств.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными п. 2 ст. 1358 ГК РФ. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом.

В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линии, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован промышленный образец.

Согласно абз. 4 п. 3 ст. 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если:

- это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца

- или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Как разъяснено в п. 123 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает. Наличие же в изделии ответчика всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования промышленного образца.

Таким образом, по настоящему делу надлежит установить совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедших отражение в его изображениях по патенту, и его сходство с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (спорный товар ответчика).

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Материалами дела подтверждается, что истец как лицензиат по лицензионному договору обладает исключительными правами на промышленный образец N 123868, в отношении которого зафиксировано нарушение со стороны ответчика (ст. 1235 ГК РФ).

Вопреки утверждению ответчика, факт продажи ответчиком спорного товара подтвержден кассовым чеком N 4994 от 25.06.2021 на сумму 129 руб., в котором указано наименование товара ("dr. dente щетка зубная средней жесткости сиреневая"), количество и стоимость товара, наименование и ИНН ответчика.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит, в том числе, совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Вопрос об использовании промышленного образца в конкретном товаре является вопросом факта, поэтому может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Сравнив реализованный ответчиком товар, приобщенный к материалам дела в качестве вещественного доказательства, с патентом на спорный промышленный образец суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что внешние признаки промышленного образца воспроизведены в спорном товаре, реализованном ответчиком, а именно состав и форма композиционных элементов (головка, шейка и ручка), рельеф ручки, расположение лунок под щетину. Кроме того, судом учтено, что аналогичные выводы содержатся в заключении патентного поверенного Калиниченко Е.А. от 07.05.2021.

На основании изложенного суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что реализованный ответчиком товар повторяет совокупность существенных признаков промышленного образца N 123868, что дает истцу право требовать судебной защиты нарушенного исключительного права.

Согласно ст. 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (ст.ст. 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015, п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из материалов дела усматривается, что истцом выбран способ определения компенсации из расчета от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

Судом первой инстанции размер компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец по патенту РФ N 123868 определен с учетом изложенного правового обоснования и представленного истцом уточнения требования по исковому заявлению об уменьшении размера компенсации до 50 000 руб. Изначально размер компенсации, определяемой в исковом заявлении, составлял 176 085 руб.

Довод ответчика об отсутствии расчета компенсации и отсутствие его обоснования подлежит отклонению, т.к. истец предоставил детализированный расчет компенсации, действующий на дату подачи искового заявления от 08.09.2021. Более того, истец целенаправленно снизил размер компенсации более чем в три раза по сравнению с начальными исковыми требованиями.

При этом ответчик о снижении заявленной истцом компенсации за нарушение исключительных прав не просил; не представил доказательств того, что размер компенсации превышает размер причиненных убытков, не представлено также доказательств того, что нарушение не носит грубый характер, что ответчик предпринимал попытки проверки партии товара на предмет нарушения исключительных прав третьих лиц.

Необходимость применения судом такой меры как снижение размера указанной компенсации ответчиком не доказана (ст. 9, 65 АПК РФ).

Суд первой инстанции правомерно не усмотрел возможности констатации продолжающегося использования ответчиком в своей коммерческой деятельности готовой продукции "Dr. Dente щетка зубная", исходя из того, что на дату подачи иска на сайте интернет-аптеки "Планета здоровья" https://pIanetazdorovo.ru. содержалась информация с предложенными к продаже вариантами всех 5 (пяти) видов ассортимента контрафактной продукции "Dr. Dente щетка зубная", аналогично фиксированной согласно протоколу осмотра доказательств от 31.05.2021 года, серии 69 АА 2553145 нотариусом Удомельского городского нотариального округа Тверской области Кушнаревой М.А., который зарегистрирован в реестре N 69/4-н/69-2021-2-1235 зафиксированы данные о фактах, размещенных в интернет-аптеке под торговой маркой "Планета здоровья", а на дату судебного заседания 03.02.2022 г. - данная информация удалена, что соответствует материалам дела и истцом не оспаривается и не опровергнуто.

Доводы ответчика относительно не направления ему претензии отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку соблюдение досудебного порядка установлено судом в соответствии с материалами дела.

А именно, истец направил ответчику (ИП Трефилова А.А.) претензию от 26.07.2021 Почтой России с описью вложения 27.07.2021 г. N 17184360207481 по адресу регистрации ИП Трефилова А.А.: 614068 Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, дом 111, кв. 79.

Согласно данным сайта https://u-ww.pochta.ru/trackinufl 17184360207481 данная претензия поступила в почтовое отделение по юридическому адресу ответчика 02 августа 2021 года в 16:51. Данное почтовое отправление не было получено ответчиком до 05 сентября 2021 включительно. 06 сентября 2021 года Почтовое отправление N 17184360207481 направлено назад отправителю (Истцу). При этом никаких аргументов, обосновывающих невозможность получения ответчиком почтовой корреспонденции по своему юридическому адресу - ответчик не представил суду.

В рассматриваемом случае претензионный порядок считается соблюденным, поскольку сам ответчик не обеспечил получение поступающей в его адрес корреспонденции, в силу части 2 статьи 9 АПК РФ несет риск наступления последствий не совершения им процессуальных действий.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика расходов на оплату юридических услуг в сумме 15 000 руб.

Поскольку истцом не представлено доказательств фактического несения судебных расходов, а именно уплаты представителю заявленной суммы, суд первой инстанции правомерно отказал обществу во взыскании расходов на оплату услуг представителя, что соответствует материалам дела.

Решение суда первой инстанции в данной части не обжалуется (ч.5 ст.268 АПК РФ).

Таким образом, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не учтены судом первой инстанции при вынесении решения и имели бы существенное значение для вынесения судебного акта по существу, повлияли на законность обжалуемого судебного акта; в целом направлены на переоценку доказательств и выводов суда первой инстанции при отсутствии к тому правовых и фактических оснований.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основаниями к отмене или изменению судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 258, 266-269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пермского края 04 февраля 2022 года по делу N А50-22821/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Пермского края.

Председательствующий

А.Н. Лихачева

Судьи

В.Ю. Назарова С.А. Яринский