Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 мая 2022 г. N 09АП-9548/22 по делу N А40-216736/2021

г. Москва

19 мая 2022 г.

Дело N А40-216736/21

Резолютивная часть постановления объявлена 12 мая 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 мая 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ким Е.А.,

судей: Захаровой Т.В., Стешана Б.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Григорьевой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам первой инстанции дело N А40- 216736/21,

по иску ООО "Максимус" (ОГРН: 1217700029942, ИНН: 9701169788)

к ООО Фирма "Здоровье" (ОГРН: 5147746145730, ИНН: 7730713208)

третье лицо FORIANELLI TRADING LIMITED (Форианелли трэйдинг лимитед)

о взыскании компенсации и приложенные к исковому заявлению документы.

при участии в судебном заседании:

от истца - Кожемякин Д.В. по доверенности от 01.03.2021;

от ответчика - Никитина Д.М. по доверенности от 12 января 2022 ;

от третьего лица - Кожемякин Д.В. по доверенности от 19.12.2022.

УСТАНОВИЛ:

ООО "МАКСИМУС" обратилось в суд с иском к ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Баю-Бай" по свидетельству N 527696 при производстве продукта: чай детский травяной "Баюшки-Баю" в количестве 999 упаковок в партии N 041119 от 18.11.2019 в размере 389 610 руб.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 17 января 2022 года суд первой инстанции в иске отказал.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт.

Также с апелляционной жалобой обратилось FORIANELLI TRADING LIMITED (Форианелли трэйдинг лимитед) (в порядке ст. 42 АПК РФ).

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2022 года, суд изучив и оценив материалы дела, доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что дело рассмотрено судом первой инстанции с нарушением порядка, установленного Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с частью 6 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене решения по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным указанным Кодексом для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

При таких обстоятельствах апелляционный суд считает необходимым перейти к рассмотрению настоящего дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, для рассмотрения дела в суде первой инстанции, и привлечь FORIANELLI TRADING LIMITED (Форианелли трэйдинг лимитед) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Пунктом 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" разъяснено, что о переходе к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, на основании части 6.1 статьи 268 Кодекса арбитражный суд апелляционной инстанции выносит определение. Возражения в отношении данного определения в силу частей 1, 2 статьи 188 Кодекса могут быть заявлены только при обжаловании судебного акта, которым завершается рассмотрение дела в арбитражном суде апелляционной инстанции.

Представитель истца, третьего лица доводы искового заявления поддержали в полном объеме. Просят исковые требования удовлетворить. Дают пояснения, отвечают на вопросы.

Представитель ответчика возражает против удовлетворения искового заявления. Считает доводы искового заявления несостоятельными. Просит исковые требования оставить без удовлетворения. Дает пояснения, отвечает на вопросы.

В обоснование исковых требовании истец ссылался, что ООО "МАКСИМУС" обладает правом требования возмещения убытков и взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 527696 (наименование "Баю-Бай").

Право истца основано на договоре цессии N 23/08-21 от 23 августа 2021 г. между ООО "МАКСИМУС" и правообладателем товарного знака N 527696 компанией ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (далее Компания).

Компания на основании государственной регистрации имеет права на товарный знак: Баю-Бай N 527696, Приоритет:17.05.2013, Дата государственной регистрации:26.11.2014, 05-биологически активные добавки к пище (БАД).

Из общедоступной информации, в том числе в сети Интернет, правообладателю и истцу стало известно, что ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" производит, предлагает к продаже, продает и рекламирует продукт: чай детский травяной под наименованием "Баюшки-Баю", сходным до степени смешения с товарным знаком N 527696 ("Баю-бай") правообладателем которого является компания ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД.

20 апреля и 15 сентября 2020 г. были проведены контрольные закупки продукта: чай детский травяной под наименованием "Баюшки-Баю" в аптеке г. Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д.2.

Вместе с продуктом: чай детский травяной под наименованием "Баюшки-Баю", далее чай "Баюшки-Баю", в аптеке были получены: кассовый чек от 20.04.2020 г. и 15.09.2021 г.; удостоверение качества и безопасности N 99 от 18.11.2019; свидетельство о государственной регистрации (СГР) на продукт: чай детский травяной "Баюшки-Баю" под номером RU.77.99.19.005.E.003952.02.15 от 13.02.2015 г.

В удостоверении качества и безопасности (далее УДК), в свидетельстве о государственной регистрации от 13.02.2015 г. и в кассовом чеке указано наименование продукта: чай детский травяной "Баюшки-Баю", в качестве продавца и производителя чая "Баюшки-Баю" указано одно и тоже юридическое лицо ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ", наименование аптеки и ИНН в чеке совпадают с наименованием и ИНН ответчика ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ", т.е. аптека принадлежит ответчику ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ".

На свидетельстве о государственной регистрации и удостоверении качества и безопасности проставлены печати и штампы аптеки и ответчика, удостоверение качества и безопасности подписано начальником Отдела Контроля Качества (ОКК) ответчика Т.А. Белоус.

09.03.2021 г. был сделан скриншот сайта LEKTRAVA.RU, согласно сервиса Whois, владельцем домена является ООО "Фирма "Здоровье".

На сайте LEKTRAVA.RU рекламируется и предлагается к продаже продукт: чай детский травяной "Баюшки-Баю", на скриншотах есть фото упаковки чая "Баюшки-Баю".

На упаковке закупленного чая "Баюшки-Баю" и на упаковке чая на скриншотах сайта крупно нанесено название "БАЮШКИ-БАЮ".

Таким образом, по мнению истца спорная продукция, которую ответчик ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" производит, предлагает к продаже, продает, рекламирует, в том числе в сети "интернет", называется "БАЮШКИ-БАЮ" и на упаковках продукции используется обозначение "БАЮШКИ-БАЮ".

ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" получило Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) "БАЮШКИ-БАЮ" по заявке N 2017707101 от 21.05.2018 г., далее Решение Роспатента.

В Решении Роспатента указано следующее (дословно): "В результате экспертизы комбинированного обозначения "Баюшки-Баю", заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении товаров 05 класса МКТУ, установлено, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками, со словесным элементом "Баю-бай", зарегистрированными под: N 527696, на имя ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕН, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а так же, однородность товаров и услуг были установлены на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Товары 05 класса заявленного перечня "чаи травяные для медицинских целей, фиточай и др." являются однородными товарам 05 класса фармацевтические, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, биологически активные добавки к пище противопоставленных товарных знаков по свидетельству N 527696 и соотносятся между собой как "род-вид".

Так же при установлении однородности принимались во внимание условия производства и сбыта, круг потребителей, род (вид) товаров, назначение, а также принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному и тому же изготовителю (в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов сравниваемых обозначения)".

Таким образом, Роспатент установил, что чай "Баюшки-Баю": имеет обозначение "Баюшки-Баю" сходное до степени смешения с товарным знаком N 527696 "Баю-Бай", является однородным товару 5 класса биологически активные добавки к пище (БАД) в отношении которого зарегистрирован товарный знак N 527696.

Следовательно, обозначение "Баюшки-Баю", обладающее высокой степенью сходства с товарным знаком "Баю-Бай" N 527696, используется ответчиком ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" незаконно для идентификации продукта - чай детский травяной "Баюшки-Баю", который однороден БАД, в отношении которого зарегистрирован товарный знак N 527696, и это нарушает исключительные права правообладателя товарного знака N 527696.

Истцом 19 октября 2020 г. в адрес ответчика ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" была направлена в порядке ч. 5 ст.4 АПК РФ претензия в порядке досудебного урегулирования (N 6 от 19.10.2020), что подтверждено кассовым чеком и описью вложения.

Однако ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" после получения претензии продолжило продавать чай "Баюшки-Баю", что подтверждается закупкой от 08 февраля 2021 г. и закупкой от 09 апреля 2021 г., предлагать чай "Баюшки-Баю" к продаже, рекламировать, в том числе в интернете, что подтверждается скриншотом сайта LEKTRAVA.RU ОТ 09 марта 2021 г.

Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

При производстве чая "Баюшки-Баю" производитель ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ", в соответствии с законодательством, на каждую произведенную партию выписывает удостоверение качества и безопасности (УДК). В УДК указываются:

* дата изготовления

* номер партии (серия)

* количество упаковок в партии (шт.)

20 апреля 2020 г. при контрольной закупке чая "Баюшки-Баю" были получены: удостоверение качества и безопасности N 99, дата изготовлении партии 18.11.2019, номер партии 041119.

В этом удостоверении качества и безопасности указано, что ответчик ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" произвел партию в количестве 999 упаковок (штук) контрафактного продукта: чай детский травяной "Баюшки-Баю".

Кассовый чек от 20.04.20г. и кассовый чек от 15.09.20г., полученные от ответчика ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ".

В кассовых чеках указана цена упаковки чая "Баюшки-Баю" 195 рублей.

Таким образом, размер компенсации (двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак) составляет: 999 упаковок*195 рублей*2=389 610 рублей.

Исходя из п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Так, в силу пп. 1, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (Правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

При этом в соответствии со ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия Правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия Правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность.

Как следует из материалов дела между FORIANELLI TRADING LIMITED (ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) и ООО "Максимус" заключен договор уступки права (требования) N 23/08-21 от 23.08.2021, согласно условиям которого (п. 1.1. Договора уступки права (требования)) Цедент уступает требования по возмещению убытков и выплаты компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N527696 Баю-Бай за период с 19.10.2017 по 23.08.2021.

Возражая против заявленных требований ответчик указывал на то, что указанная сделка между сделка FORIANELLI TRADING LIMITED (ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) и ООО "Максимус", а именно договор уступки права (требования) N 23/08-21 от 23.08.2021 является недействительной в силу своей ничтожности на основании ст. 168 ГК РФ.

Отказывая в удовлетворении иска суд первой инстанции исходил из следующего.

Предмет договора цессии определен в п. 1 ст. 382 ГК РФ. Согласно этой норме, право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования).

Право требования - это законная возможность кредитора получить что-либо от должника.

На момент заключения договора уступки субъективное право на получение суммы компенсации у цессионария еще не наступило, а равно цедент вопреки п. 1.2 договора уступки может передать лишь будущие права.

На момент заключения договора уступки у цедента из перечисленного в предмете договора существуют лишь права, предусмотренные ст. 1250 ГК РФ, а именно право на судебную защиту в том числе (обращение в суд).

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

Изложенное свидетельствует о том, что по Договору уступки цедент уступает цессионарию будущие права требования по получению суммы компенсации, и на момент заключения договора уступки существует только требование за нарушение исключительного права - возмещения убытков как способ защиты исключительных прав правообладателя Торгового знака "Баю-Бай".

Права цедента о взыскании компенсации с должника на момент подачи заявления о правопреемстве отсутствуют, право на обращение в суд у правообладателя ТЗ возникли на основании ГК РФ.

По смыслу статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом общих положений обязательственного права цессионарий вправе обращаться в суд от своего имени только за защитой собственного права, возникшего из сделок с третьими лицами во исполнение указаний принципала или перешедшего к агенту от принципала в порядке уступки права требования.

В рассматриваемом случае требование о защите исключительных смежных прав путем взыскания компенсации направлено на защиту не его собственного права, а права цедента, поскольку в установленном законом порядке исключительные права цессионарию не отчуждались, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Апелляционная коллегия полагает, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что заключение договора уступки прав на взыскание компенсации недостаточно для признания за цессионарием права на обращение в суд от своего собственного имени с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя.

Поскольку лицензионного соглашения не заключалось, не передавались исключительные права, у цессионария отсутствуют субъективное право, подлежащие защите.

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

По смыслу статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом общих положений обязательственного права цессионарий вправе обращаться в суд от своего имени только за защитой собственного права, возникшего из сделок с третьими лицами во исполнение указаний принципала или перешедшего к агенту от принципала в порядке уступки права требования.

В рассматриваемом деле требование о защите исключительных смежных прав путем взыскания компенсации направлено на защиту не его собственного права, а права цедента, поскольку в установленном законом порядке исключительные права цессионарию не отчуждались.

Нарушение исключительных прав порождает деликтное обязательство перед Форианелли трейдинг лимитед вследствие нарушения исключительных прав общества.

Обязанность возместить вред, причиненный нарушением, не связана с исполнением или неисполнением договорных обязательств.

Заключение договора уступки прав на взыскание компенсации недостаточно для признания за цессионарием права на обращение в суд от своего собственного имени с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя.

Поскольку лицензионного соглашения не заключалось, не передавались исключительные права, у цессионария отсутствует субъективное право, подлежащее защите.

Между тем, учитывая специфику гражданского оборота результатов интеллектуальной деятельности в целом, и объектов авторского права в частности, то при распоряжении соответствующими правами необходимо руководствоваться положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, имеющей по отношению к результатам интеллектуальной деятельности специальный характер и применение.

Согласно ст. 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу п. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Нарушение исключительных прав (включая смежные) не является сделкой, а является гражданским правонарушением. Право преследовать за нарушение исключительных прав принадлежит правообладателю на основании факта создания охраняемого законом произведения (ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации) или на основании договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора (ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Иные формы передачи исключительного права действующим гражданским законодательством не предусмотрены, и эти положения не могут быть изменены иным договором, в том числе, договором доверительного управления.

В рассматриваемом деле заявленное управляющим (истцом) требование о защите исключительных прав путем взыскания компенсации направлено на защиту не его собственного права, а права учредителя (правообладателя), поскольку в установленном законом порядке исключительные права управляющему не отчуждались.

Кроме того, право на защиту является элементом субъективного гражданского права (в том числе, исключительного) и не может быть передано по договору иному лицу при сохранении иных элементов субъективного права за правообладателем.

Поскольку истцу не передавались исключительные права, оно не может быть признано надлежащим истцом по заявленному требованию ввиду отсутствия у него субъективного права, подлежащего защите.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 января 2022 года по делу N А40- 216736/21 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.А. Ким

Судьи

Т.В. Захарова Б.В. Стешан