Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2022 г. N 13АП-5445/22 по делу N А56-45431/2021

г. Санкт-Петербург

27 мая 2022 г.

Дело N А56-45431/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 23 мая 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 мая 2022 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Трощенко Е.И.

судей Згурской М.Л., Третьяковой Н.О.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Пиецкой Н. С.,

при участии:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: Гусева Л. В., доверенность от 18.08.2021

от 3-го лица: не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-5445/2022) индивидуального предпринимателя Лукьянова Вадима Владимировича на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.01.2022 по делу N А56-45431/2021 (судья Виноградова Л. В.), принятое

по иску индивидуального предпринимателя Лукьянова Вадима Владимировича

к обществу с ограниченной ответственностью "Ивиском"

3-е лицо: ИП Огиенко Р.А.

о взыскании компенсации

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Лукьянов Вадим Владимирович (далее - истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Ивиском" (далее - ответчик, общество) о взыскании 13 796 860 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Определением от 19.10.2021 к участию в деле привлечен ИП Огиенко Р.А. в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на стороне ответчика.

Решением суда от 12.01.2022 иск отклонен.

Истец, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильное применение норм материального и процессуального права, просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, которым иск удовлетворить.

По мнению подателя жалобы, в иске неправомерно отказано, ответчик использовал товарный знак истца для привлечения потребителей к сведениям на сайте ответчика, материалами дела подтверждается схоство товарного знака истца и использованного ответчиком словесного обозначения.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения жалобы по основаниям, изложенным в отзыве.

Истец, надлежащим образом уведомленный о времени и месте заседания, своих представителей в суд не направил, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела следует, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "FIREPROFF", что подтверждается Свидетельством N 571334, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности в отношении следующих классов товаров:

09 - оборудование для тушения огня;

19 - неметаллические строительные материалы, неметаллические жесткие трубы для строительных целей.

Приоритет товарного знака: 12.09.2014, срок действия регистрации истекает - 12.09.2024.

Между Истцом и ООО "Поток-Трубная компания" 28.12.2017 заключен лицензионный договор, согласно которому Истец предоставил ООО "Поток-Трубная компания" право использования товарного знака N2571334 для осуществления деятельности по производству и реализации пластиковых труб и фитингов для систем пожаротушения торговой марки FIREPROFF (Товар), данный лицензионный договор зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 02.10.2019 г. N РДВ 12077. Иным третьим лицам Истец прав на использование зарегистрированного товарного знака не предоставлял.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

На протяжении длительного периода времени Ответчик, являясь дилером ООО "Пластик" (производителя пластиковых труб и фитингов для систем пожаротушения торговой марки AntiFire), использует товарный знак "FIREPROFF" для рекламы реализуемой Ответчиком продукции в сети Интернет (Google, Яндекс) без заключения лицензионного договора на использование товарного знака.

Истец обнаружил в информационной сети "Интернет", что сайт www.iviscom.ru выдается при наборе в поисковой строке Яндекс, Google поисковой и контекстной рекламы с использованием ключевого словосочетания "fireproff".

Истец полагает, что в результате данных действий нарушаются исключительные права ИП Лукьянова В.В. на товарный знак путем его использования в качестве ключевого слова контекстной рекламы в поисковых системах.

Поскольку претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции иск отклонил.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, проверив правильность применения судом норм материального и процессуального права, оценив доводы апелляционной жалобы, считает, что она не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения спорного товарного знака и противопоставленных обозначений по всем критериям, предусмотренным законом и другими нормативно-правовыми актами, с учетом выработанных судебной практикой подходов, представленных сторонами доказательств и доводов по своему внутреннему убеждению в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ исключительные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака.

В соответствии с частью 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Так, в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как следует из пунктов 59, 61, 62 постановления N 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой ГК РФ", согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

В пункте 172 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой ГК РФ" указано, что использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети "Интернет" в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Закона о защите конкуренции, статья 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности).

Установление факта недобросовестной конкуренции может послужить основанием для предъявления иска о взыскании убытков с нарушителя исключительного права.

По мнению подателя жалобы, в иске неправомерно отказано, ответчик использовал товарный знак истца для привлечения потребителей к сведениям на сайте ответчика, материалами дела подтверждается схоство товарного знака истца и использованного ответчиком словесного обозначения.

Указанные доводы подлежат отклонению по следующим основаниям.

Суд первой инстанции ошибочно отклонил довод ответчика, что ключевое слово в контекстной рекламе в сети Интернет является исключительно техническим элементом, не влияющим на содержание поисковой выдачи.

Вместе с тем допущенная судом первой инстанции ошибка не привела к неправильности принятого судебного акта по существу.

Согласно представленным истцом протоколам осмотра сети интернет путем введения в поисковую строку Яндекс, Google появляется рекламные объявления "fireproff - поставка напрямую с завода", "fireproff. Низкие цены!", "fireproff. Всегда в наличии!", по клику на которые осуществлялся переход на сайт ответчика.

Следовательно, в данном случае, часть сходного с тованым знаком истца обозначение (словесного элемента " fireproff ") использовалось в качестве ключевого слова для поиска информации в сети "Интернет", что по своей сути является техническим параметром показа рекламного объявления в поисковой системе, определяемым рекламодателем и настраиваемым посредством соответствующих инструментов в интерфейсе поисковой системы, не индивидуализирует какие-либо товары, услуги либо самого рекламодателя и не является самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ.

Отображение обозначения "fireproff" в гиперссылке при переходе на интернет-сайт ответчика не может быть признано использованием этого обозначения для индивидуализации оказываемых ответчиками услуг, поскольку непосредственно не входит в содержание этого интернет-сайта (его контент), определяемый рекламодателем.

Указанное ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из всех существующих, при этом потребителю не известны настройки выданных результатов поиска.

Таким образом, по общему правилу, использование без согласия правообладателя чужого товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, если на самом сайте товарный знак не используется, не является нарушением.

Подобные выводы изложены в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2021 по делу N А56-115405/2019.

Доказательств использования спорного товарного знака непосредственно на сайте ответчика истец не представил.

Также суд первой инстанции правильно отметил, что товарный знак истца является комбинированным, включая в себя, помимо слова "fireproff", изобразительные элементы, особый шрифт и цветовое решение.

При этом в контекстной рекламе использовано обозначение "fireproff", практически тождественное по написанию и звучанию английскому слову fireproоf (огнеупорный) без использования иных элементов товарного знака: начертание, цветовое решение, изобразительные элементы и т.п.

Соответственно, отсутствует тождество использованного в контекстной рекламе обозначения с товарным знаком истца.

При таких обстоятельствах суд первой инстацнии правомерно отклонил иск.

Оценив доводы сторон и представленные ими доказательства в совокупности и взаимосвязи, апелляционный суд полагает, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правильно применил нормы материального и процессуального права, его выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Доводы жалобы не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем не могут служить основанием для отмены состоявшегося судебного акта.

В связи с этим апелляционная инстанция не находит оснований для иной оценке представленных сторонами доказательств и обстоятельств, установленных судом, а также сделанных им выводов.

Таким образом, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются по правилам статьи 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.01.2022 по делу N А56-45431/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.И. Трощенко

Судьи

М.Л. Згурская Н.О. Третьякова