Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 6 июня 2022 г. N 05АП-2438/22 по делу N А51-14358/2021

г. Владивосток

06 июня 2022 г.

Дело N А51-14358/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 31 мая 2022 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 06 июня 2022 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Д.А. Глебова,

судей Е.А. Грызыхиной, Е.Н. Шалагановой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.А. Ячмень,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД",

апелляционное производство N 05АП-2438/2022

на решение от 03.03.2022 судьи Ю.С. Турсуновой

по делу N А51-14358/2021 Арбитражного суда Приморского края

по иску общества с ограниченной ответственностью "Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД" (ИНН 2502053289, ОГРН 1152502002366)

к обществу с ограниченной ответственностью "Фактория"

(ИНН 2723189721, ОГРН 1162724081112)

об обязании прекратить продажу товаров; изъятии продукции из торгового оборота; утилизации продукции; взыскании компенсации,

при участии:

от истца: А.Н. Жукова, по доверенности от 27.04.2022, сроком действия 3 года, удостоверение адвоката,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД" (далее - истец, ООО "Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД") обратилось в арбитражный суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Фактория" (далее - ответчик, ООО "Фактория") об обязании ООО "Фактория" прекратить продажу товаров под торговой маркой MANUOKI с промышленным дизайном: коробок, упаковок, полотна подгузников; изъять всю продукцию из торгового оборота с промышленным дизайном, который использует ООО "Фактория"; утилизировать всю продукцию, изъятую из торгового оборота и остатки с незаконным использованием промышленного дизайна упаковок, коробок за счет ООО "Фактория"; исключить с сайта www.manuoki.org картинки промышленной упаковки подгузников, подгузников-трусиков; обязать ООО "Фактория" возместить 2200864000 руб. двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров произведения (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)).

Решением Арбитражного суда Приморского края от 03.03.2022 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Пятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда от 03.03.2022 отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. В обоснование своей правовой позиции апеллянт указывает, что ответчиком незаконно использовались графические образцы объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих истцу, что подтверждается фото и размещенными на сайте OZON рекламными материалами и товарами https://www.ozon.ru/brand/manuoki-35062475/.

В 2019-2021 ООО "Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД" не реализовывало в адрес ООО "Фактория" спорную продукцию, следовательно, вся реализованная ООО "Фактория" продукция является контрафактной, поскольку на нее незаконно нанесен дизайн промышленных упаковок, коробок, полотна подгузников, подгузников трусиков, права на которые принадлежат ООО "Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД", в связи с чем с ответчика в пользу истца подлежит взысканию выручка от реализации продукции за этот период.

Определением Пятого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2022 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 31.05.2022.

Через канцелярию суда от ООО "Фактория" поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу, который в порядке статьи 262 АПК РФ приобщен к материалам дела. Ответчик по тексту представленного отзыва на апелляционную жалобу выразил несогласие с изложенными в ней доводами, считает обжалуемый судебный акт законным и обоснованным, а апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению.

В заседании арбитражного суда апелляционной инстанции представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, решение суда первой инстанции просил отменить.

Из материалов дела коллегией установлены следующие обстоятельства.

Как указал истец, ООО "Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД" имеет лицензионное соглашение с автором на право использования дизайна промышленных упаковок, коробок, POS материалов, буклетов, проспектов, печатных форм, макетов и других материалов и электронных носителей.

13.12.2016 между ООО "Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД" и ООО "Фактория" был подписан договор поставки N 13/12/16, в рамках исполнения которого истец осуществлял ответчику поставку подгузников и подгузников-трусиков, маркированных товарным знаком MANUOKI.

Поскольку в 2019 - 2021 гг. ООО "Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД" не реализовывало в адрес ООО "Фактория" продукцию, однако ответчик продолжал продавать спорную продукцию с нанесенным на неё и на ее упаковку дизайном, ООО "Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД" обратилось в адрес ООО "Фактория" с претензией, в которой просило прекратить продажу товаров с нанесенным на них промышленным дизайном и выплатить убытки и неустойку, указав на нарушение прав истца на результаты интеллектуальной деятельности (объект промышленного дизайна).

Оставление претензии без ответа явилось основанием для обращения ООО "Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД" в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Исследовав и оценив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, проверив в порядке статей 266 - 271 АПК РФ правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения судебного акта в силу следующих обстоятельств.

Возникшие между сторонами правоотношения были правильно квалифицированы судом первой инстанции как отношения по поводу охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Статьей 1229 ГК РФ установлено исключительное право граждан или юридических лиц, обладающих исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), на использование такого результата или такого средства по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (абзац 2 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ произведения дизайна являются объектами авторских прав. Произведением дизайна является результат такой деятельности, выраженный в объективной форме (пункт 6 Обзора судебной практики ВС РФ N 3 (2021), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.11.2021).

В силу пункта 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно статье 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ.

В силу разъяснений пункта 79 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом на основании этой статьи ГК РФ обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

По требованию о защите нарушенных интеллектуальных прав в соответствии со статьей 65 АПК РФ истец обязан доказать факт принадлежности ему интеллектуальных прав или права на их защиту и факт незаконного использования указанных прав ответчиком, а ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

В обоснование своего права на предъявление настоящего иска истец указал, что данное право было приобретено обществом на основании лицензионного договора, заключенного 20.03.2017 между ИП Бакановым В.И. и ООО "Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД", в соответствии с пунктом 1 которого правообладатель (ИП Баканов) с сохранением за собой права выдачи лицензий другим лицам предоставляет лицензиату право использования дизайна промышленных упаковок, коробок, полотна подгузников, подгузников трусиков, влажных салфеток, печатных матриц, клише (ТМ MANUOKI) в предусмотренных договором пределах. Перечень объектов, на которые было передано право пользования, закреплен в приложении N 1 к договору.

Однако апеллянт не учел, что заключенный сторонами лицензионный договор является простой (неисключительной) лицензией (пункт 1 договора), которая не предоставляет истцу право защищать спорные права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом на основании статьи 1254 ГК РФ обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

Сведений о наличии у ООО "Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД" исключительной лицензии в отношении спорного произведения дизайна, равно как и об отчуждении ему исключительного права, не имеется.

Поскольку ООО "Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД" не передавались каким-либо образом исключительные права, оно не может быть признано надлежащим истцом по заявленному требованию ввиду отсутствия у него субъективного права, подлежащего защите (что соответствует правовой позиции Постановления Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 N 13537/12).

Отсутствие права на иск является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. Поскольку истец является обладателем неисключительной лицензии, он вправе лишь использовать авторские права разрешенными способами, без полномочий взыскания компенсации или запрета действий с произведением третьим лицам.

Кроме того, судом первой инстанции обоснованно учтено, что в силу абзаца 2 пункта 2 статьи 1235 ГК РФ предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ. Несоблюдение требования о государственной регистрации не влечет недействительности самого договора, однако такой договор не может являться основанием для взаимодействия с третьими лицами, не может влиять на интересы третьих лиц.

Доказательств осуществления государственной регистрации предоставления исключительного права по лицензионному договору от 20.03.2017 не представлено, следовательно, переход исключительного права на объект дизайна от ИП Баканова В.И. к ООО "Мануоки Глобал Джапан Ко., Лтд" не состоялся, что, в свою очередь, также влечет невозможность реализации правомочий, составляющих содержание данного права, в полном объеме.

Более того, согласно условиям лицензионного договора от 20.03.2017, в случае обнаружения нарушений незаконного использования промышленного дизайна упаковок, коробок (ТМ MANUOKI) третьими лицами, Лицензиат имеет право от имени Правообладателя взыскать с нарушителя денежную компенсацию за незаконное использование дизайна упаковок, коробок, полотна подгузников, подгузников трусиков (пункт 13). В случаях, когда нарушитель нарушает права Правообладателя и в добровольном порядке отказывается от выплат за нарушения, Лицензиат имеет право от имени Правообладателя обращаться в суды общей юрисдикции и в арбитражные суды для взыскания денежной компенсации (пункт 14). Право на обращение общества в суд от своего имени условиями договора не предусмотрено.

В целом доводы апелляционной жалобы не содержат каких-либо обстоятельств, не принятых во внимание судом первой инстанции при вынесении решения. Заявляя в апелляционной жалобе о незаконности выводов суда первой инстанции, апеллянт в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не приводит доводов в обоснование своей позиции, ограничиваясь ссылками на обстоятельства дела, которые были учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального и процессуального права. При таких обстоятельствах основания для отмены обжалуемого судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

Расходы по оплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в силу положений статьи 110 АПК РФ относятся на апеллянта.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 03.03.2022 по делу N А51-14358/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

Д.А. Глебов

Судьи

Е.А. Грызыхина Е.Н. Шалаганова