Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2022 г. N 09АП-46289/22 по делу N А40-254790/2021

г. Москва

12 августа 2022 г.

Дело N А40-254790/21

Резолютивная часть постановления объявлена 02 августа 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 августа 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Птанской,

судей Д.В. Пирожкова, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 мая 2022 года по делу N А40-254790/21, принятое судьей Козленковой О.В., по иску Акционерного общества "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" (ОГРН: 1117154036911) к Федеральному бюджетному государственному учреждению "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (ОГРН: 1037739437229) об обязании подписать акт и по встречному исковому заявлению о взыскании штрафа

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Животова Н.А. по доверенности от 25.06.2021

от ответчика: Коршунов М.А. по доверенности от 05.04.2022

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (далее - ответчик) об обязании подписать акт исполнения обязательств по лицензионному договору N 1-01-12-00575 от 01 октября 2012 года.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25 февраля 2022 года в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности; в порядке ст. 132 АПК РФ к производству принято встречное исковое заявление о взыскании по договору N 1-01-12-00575 от 01 октября 2012 года штрафа в размере 175 000 рублей.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 25.05.2022 г. первоначальные исковые требования удовлетворены. В удовлетворении встречного искового заявления отказано.

Ответчик не согласился с принятым решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы, заявитель ссылается на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам, имеющим значение для дела.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции 02.08.2022 г. представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам представленного им отзыва в порядке ст. 262 АПК РФ.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2022 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, в обоснование первоначальных исковых требований истец сослался на то, что 01 октября 2012 года между Российской Федерацией, от имени которой выступает ответчик (лицензиаром), и истцом (лицензиатом, ранее - ОАО "КБП") был заключен лицензионный договор N 1-01-12-00575, с протоколом разногласий.

В соответствии с пунктом 2.1. договора лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора право на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД) с целью выполнения обязательств лицензиата в соответствии с условиями контракта, а лицензиат уплачивает лицензиару за право пользования результатами интеллектуальной деятельности платеж в соответствии с разделом 7 договора.

В соответствии с пунктом 1.1. договора РИД - технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе выполнения ОКР "Модернизация противотанковой управляемой ракеты 9М113 (шифр "Удар"), содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, права на которые принадлежат Российской Федерации.

Указанные результаты интеллектуальной деятельности были предоставлены истцу с целью выполнения обязательств в соответствии с условиями дополнения от 29.06.2012 N 47 к контракту от 31.10.2002 N КВР 615612137, заключенному с Президентом Индии.

В соответствии с пунктом 7.2 договора (в редакции протокола разногласий и дополнительного соглашения N 1 от 28 февраля 2013 года к договору) за предоставленное по договору право на использование РИД лицензиат уплачивает платеж в пользу Российской Федерации в размере 17 252 доллара США 90 центов. Размер лицензионного платежа может быть уточнен. За предоставленное по договору право на использование РИД при экспорте продукции в рамках выполнения дополнения от 24.12.2012 N 49 к контракту от 31.10.2002 N КВР 615612137 лицензиат уплачивает платеж в пользу Российской Федерации в размере 5 191 доллар США 88 центов.

В соответствии с пунктом 7.6. договора выполнение обязательств сторон по договору оформляется актом выполнения обязательств по договору, подписываемому надлежаще уполномоченными представителями сторон в срок 30 календарных дней с момента полной уплаты платежа лицензиатом по договору в соответствии с пунктом 7.2.

Пунктом 13.1. договора предусмотрено, что он действует до подписания сторонами акта выполнения обязательств по договору.

В обоснование первоначальных исковых требований истец указал, что содержащееся в пункте 13.1. договора условие о действии договора до подписания сторонами акта выполнения обязательств по договору зависит от воли сторон, и не относится к событию, которое должно неизбежно наступить, следовательно, оно не может являться условием о сроке окончания действия спорного лицензионного договора (ст. 190 ГК РФ).

Таким образом, в соответствии с п. 4 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор от 01 октября 2012 года N 1-01-12-00575 заключен на пять лет и с учетом дополнительного соглашения N 1 от 28 февраля 2013 года к лицензионному договору между АО "КБП" и ФГБУ "ФАПРИД" действовал до 01 марта 2018 года. С указанной даты срок его действия прекращен.

Кроме того, указанные в лицензионном договоре дополнения от 29.06.2012 N 47 и от 24.12.2012 N 49 к контракту от 31.10.2002 N КВР 615612137 были исполнены сторонами в полном объеме и прекратили свое действие. Поставка продукции инозаказчику состоялась в октябре 2012 года и в апреле 2013 года, что подтверждается ГТД от 29.10.2012 и грузовой авианакладной от 31.10.2012, ГТД от 02.04.2013 и грузовой авианакладной от 03.04.2013.

После прекращения действия дополнений к контракту с инозаказчиком результаты интеллектуальной деятельности, предоставленные на основании лицензионного договора от 01 октября 2012 года N 1-01-12-00575, истцом не использовались.

Обязательства по оплате лицензионного платежа в размере, установленном договором, были исполнены истцом в полном объеме. Платежным поручением от 14 августа 2014 года N 13187 на счет ответчика были перечислены денежные средства размере 188 061 рубля 32 копеек (эквивалент 5 191,88 долларов США), платежным поручением от 16 декабря 2015 года N 20518 на счет ФГБУ "ФАПРИД" были перечислены денежные средства в размере 1 222 014 рублей 28 копеек (эквивалент 17 252,90 долларов США).

Таким образом, в соответствии с пунктом 7.6. договора ответчик должен был исполнить обязательство по оформлению и подписанию акта выполнения обязательств по договору. Данное обязательство в установленный договором срок ответчиком исполнено не было.

08 апреля 2016 года с учетом полной оплаты лицензионного платежа истцом и прекращении срока действия лицензионного договора в адрес ответчика были направлены два экземпляра акта выполнения обязательств по договору, подписанных со стороны истца, с просьбой об оформлении ответчиком акта и возврате подписанного экземпляра. Ответа на данное обращение от ответчика получено не было.

Повторные обращения с просьбой об оформлении акта исполнения обязательств по договору были направлены истцом в адрес ответчика 06 февраля 2017 года и 18 ноября 2019 года.

Так, до момента подачи иска в нарушение пункта 7.6. договора акт исполнения обязательств по договору ответчиком не подписан, несмотря на прекращение срока его действия, и при отсутствии для этого каких-либо оснований.

В связи с доказанностью обстоятельств, на которые сослался истец по первоначальному иску в обоснование своих требований, суд первой инстанции правомерно приходит к выводу об удовлетворении первоначального иска.

В обоснование требований по встречному иску ответчик указал, что в соответствии с п. 1 ст. 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании РИД.

Согласно пункту 9.1. договора, лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, представляет лицензиару отчетную документацию.

Под "Отчетной документацией", согласно пункту 1.9. договора, понимается: отчет о выполнении лицензионного договора согласно форме, указанной в разделе 14 договора; выписка из банка о поступлении денежных средств на расчетный счет лицензиата по контракту; копия экспортной лицензии на поставку продукции по контракту; копия оформленного паспорта сделки на реализацию продукции по контракту; копии документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, в том числе копия грузовой таможенной декларации на отгрузку партии продукции по контракту.

Под "Отчетным периодом", согласно пункту 1.8. договора, понимается каждый календарный квартал в течение срока действия договора.

Ответчик указал, что обязанность предоставить отчетную документацию возникает у истца в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом.

Крайняя дата предоставления отчетной документации за: II квартал 2013 года - 30 июля 2013 года; III квартал 2013 года - 30 октября 2013 года; IV квартал 2013 года - 30 января 2014 года; I квартал 2014 года - 30 апреля 2014 года; II квартал 2014 года - 30 июля 2014 года; III квартал 2014 года - 30 октября 2014 года; IV квартал 2014 года - 30 января 2015 года.

Согласно пункту 9.1. договора, лицензиат в течении 30 дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет отчетную документацию по лицензионному договору, в которой отражается информация о поступлении денежных средств на расчетный счет лицензиата (валютная выручка за поставленную продукцию).

Согласно пункту 7.1. договора, лицензионный платеж переводится лицензиатом на счет лицензиара пропорциональными платежами в течение 30 дней с даты подписания договора.

Ответчик заявил, что истцом допущены факты ненадлежащего исполнения обязательств по договору.

В соответствии с пунктом 9.6. договора лицензиат выплачивает лицензиару штраф в размере 25 000 рублей за нарушение пункта 9.1. договора, а именно о представлении лицензиару отчётной документации в течение 30 дней, следующих за отчётным периодом.

По мнению ответчика, истцом не исполнена обязанность по предоставлению отчетной документации за период со II квартала 2013 года по IV квартал 2014 года (7 отчетных период) в течение 30 календарных дней, следующих за отчетными периодами (пункт 9.1. договора), тем самым истец нарушил условия лицензионного договора и п. 1 ст. 1237 ГК РФ.

Следовательно, истец обязан оплатить в доход федерального бюджета штраф в размере 175 000 рублей (25 000 рублей х 7 отчетных периодов).

В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции истец заявил о применении исковой давности ко встречным требованиям.

В во встречном иске ответчик, со ссылкой на пункт 9.1. договора, указывает, что обязательства по предоставлению отчетной документации возникают у истца в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом.

Таким образом, условиями лицензионного договора определен срок исполнения обязательств по представлению отчетной документации.

Учитывая, что крайней датой представления отчетной документации является: II квартал 2013 года - 30 июля 2013 года; III квартал 2013 года - 30 октября 2013 года; IV квартал 2013 года - 30 января 2014 года; I квартал 2014 года - 30 апреля 2014 года; II квартал 2014 года - 30 июля 2014 года; III квартал 2014 года - 30 октября 2014 года; IV квартал 2014 года - 30 января 2015 года, срок исковой давности по заявленным ответчиком встречным требованиям о представлении отчетной документации:

* за 2 квартал 2013 года - истек 30 июля 2016 года;

* за 3 квартал 2013 года - истек 30 октября 2016 года;

* за 4 квартал 2013 года - истек 30 января 2017 года;

* за 1 квартал 2014 года - истек 30 апреля 2017 года;

* за 2 квартал 2014 года - истек 30 июля 2017 года;

* за 3 квартал 2014 года - истек 30 октября 2017 года;

* за 4 квартал 2014 года - является 30 января 2018 года.

Встречный иск заявлен в предварительном судебном заседании, состоявшемся 25 февраля 2022 года, то есть с существенным пропуском установленного срока для обращения в суд.

В соответствии с п. 2 ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Согласно разъяснениям, изложенным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца -физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.

С учетом изложенного пропуск ответчиком срока исковой давности по заявленным встречным требованиям о взыскании штрафа является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении встречного иска.

Доводы апелляционной жалобы ответчика не опровергают выводов суда первой инстанции по существу спора и подлежат отклонению исходя из следующего.

Согласно п. 7.6. лицензионного договора от 01 октября 2012 года N 1-01-12-00575 выполнение обязательств сторон по договору оформляется актом выполнения обязательств по договору, подписываемому надлежаще уполномоченными представителями сторон в срок 30 (тридцать) календарных дней с момента полной уплаты платежа лицензиатом по договору в соответствии с п. 7.2 договора.

Таким образом, единственным установленным договором условием необходимым для подписания акта исполнения обязательств по лицензионному договору является оплата АО "КБП" лицензионного платежа в размере, установленном п. 7.2 лицензионного договора.

Исполнение данного условия АО "КБП" влечет безоговорочное возникновение обязанности ФГБУ "ФАПРИД" по подписанию акт выполнения обязательств по лицензионному договору.

Обязательства по оплате лицензионного платежа в размере, установленном лицензионным договором от 01 октября 2012 года N 1-01-12-00575 в редакции Дополнительного соглашения от 28 февраля 2013 года N 1 были исполнены АО "КБП" в полном объеме. Платежным поручением от 14 августа 2014 года N 13187 на счет ФГБУ "ФАПРИД" были перечислены денежные средства в размере 188 061,32 рублей (эквивалент 5 191,88 долларов США), платежным поручением от 16 декабря 2015 года N 20518 на счет ФГБУ "ФАПРИД" были перечислены денежные средства в размере 1 222 014,28 рублей (эквивалент 17 252,90 долларов США).

Однако установленная договором обязанность по подписанию акта выполнения обязательств в установленный договором срок и до настоящего времени ФГБУ "ФАПРИД" не исполнена при отсутствии для этого каких-либо оснований и препятствий.

Доводов и доказательств, свидетельствующих о наличии у ФГБУ "ФАПРИД" законных и объективных оснований не исполнять обязательства по подписанию акта выполнения обязательств по лицензионному договору, ответчиком не представлено.

Согласно позиции, изложенной в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2015 года по делу N А40-172512/2014, поскольку предмет лицензионного договора и другие его условия связаны с условиями договора комиссии, вывод о прекращении либо о наличии обязательств по лицензионному договору подлежит установлению с учетом обстоятельств исполнения договора комиссии. Закон не связывает наличие обязанности лицензиата представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с иными обстоятельствами.

В данном случае результаты интеллектуальной деятельности, указанные в лицензионном договоре, были предоставлены АО "КБП" с целью выполнения обязательств по договору комиссии - дополнению от 29.06.2012 N 47 к контракту от 31.10.2002 N КВР 615612137 и дополнению от 24.12.2012 N 49 к контракту от 31.10.2002 N КВР 615612137. Указанные дополнения были исполнены сторонами в полном объеме и прекратили свое действие. Поставка продукции инозаказчику состоялась в октябре 2012 года и в апреле 2013 года, доказательства представлены в материалы дела.

После прекращения действия дополнений к контракту с инозаказчиком результаты интеллектуальной деятельности, предоставленные на основании лицензионного договора от 01 октября 2012 года N 1-01-12-00575, АО "КБП" не использовались.

С учетом изложенного, суд обоснованно указал, что в данном случае предмет лицензионного договора и другие его условия напрямую связаны с условиями договора комиссии, в связи с чем доводы ФГБУ "ФАПРИД" о том, что основанием не подписывать акт исполнения обязательств по лицензионному договору является непредставление АО "КБП" отчетной документации после прекращения срока действия договора комиссии, судом правомерно отклонены.

Доводы апелляционной жалобы ФГБУ "ФАПРИД" о том, что суд не дал оценку наличию имеющейся, по мнению ФГБУ "ФАПРИД", задолженности АО "КБП" по оплате штрафа также несостоятельны.

Решение суда содержит подробное обоснование отказа в удовлетворении встречного иска ФГБУ "ФАПРИД" о взыскании с АО "КБП" штрафа в размере 175 000 рублей за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора от 01 октября 2012 года N 1-01-12-00575 по представлению отчетной документации за период со 2 квартала 2013 года по 4 квартал 2014 года в связи с пропуском ФГБУ "ФАПРИД" срока исковой давности.

Оценив представленные доказательства и фактические обстоятельства дела, с учетом вышеприведенных норм закона, суд обоснованно пришел к выводу о том, что нарушение ответчиком установленной договором обязанности по подписанию акта выполнения обязательств влечет формальную правовую неопределенность в вопросе действия лицензионного договора, требует постоянной отчетности от истца о причинах и основаниях не подписания акта и закрытия лицензионного договора, при этом дает право ответчику злоупотреблять своими правами, требовать предоставления отчетов по договору, прекратившему свое действие и штрафов за неисполнение данного требования.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25 мая 2022 года по делу N А40-254790/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Птанская

Судьи

Д.В. Пирожков А.И. Трубицын