Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27 октября 2022 г. N 10АП-18120/22 по делу N А41-12733/2022

г. Москва

27 октября 2022 г.

Дело N А41-12733/22

Резолютивная часть постановления объявлена 24 октября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 октября 2022 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Боровиковой С.В.

судей: Марченковой Н.В., Семушкиной В.Н.,

при ведении протокола судебного заседания Терликовой Д.А.,

при участии в судебном заседании:

от ООО "Октава холдинг": Зимина Э.К., представитель по доверенности от 24.02.2022;

от ООО "Олеос": Любцева Е.Н., представитель по доверенности от 20.10.2022, Тараданкина А.А., представитель по доверенности от 20.04.2022.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Октава холдинг" на решение Арбитражного суда Московской области от 03 августа 2022 года по делу N А41-12733/22, по исковому заявлению ООО "Октава холдинг" к ООО "Олеос" о защите исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Октава холдинг" (далее - ООО "Октава холдинг") обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Олеос" (далее- ООО "Олеос") с требованиями об изъятии из оборота и уничтожении продукции, содержащую изображение товарного знака "ДЫШИ" N 472913, а также взыскании компенсации в сумме 5.000.000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 03 августа 2022 года по делу N А41-12733/22, исковые требования в части требований о взыскании компенсации оставлены без рассмотрения. В удовлетворении остальной части требований отказано. (т. 2 л.д. 49-50).

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ООО "Октава холдинг" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда, полагая, что судом не полностью исследованы обстоятельства, имеющие значение для дела, а так же неправильно применены нормы материального права.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

Представитель ответчика возражал против доводов заявителя апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Заслушав представителей истца и ответчика, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, арбитражный апелляционный суд находит апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Как указывает истец, ООО "ОКТАВА ХОЛДИНГ" принадлежит исключительное право на товарный знак "ДЫШИ", что подтверждается свидетельством от 15.10.2012 г. N 472913, с приоритетом от 27.05.2011 г., в отношении следующих товаров:

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты;

05 - фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; средства для ухода за полостью рта медицинские, включая лечебные и лечебно-профилактические зубные пасты, в том числе детские; чаи травяные для медицинских целей, чай для похудания медицинский; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; биологически активные добавки к пище.

12 августа 2013 г. ООО "ОКТАВА ХОЛДИНГ" предоставило АО "АКВИОН" (ОГРН 1027739039195) неисключительную лицензию на срок действия исключительного права на товарный знак "ДЫШИ" на территории РФ (лицензионный договор N 50.13).

29 января 2021 г. Истцу стало известно, что Ответчик незаконно использует товарный знак "ДЫШИ" в наименовании продукта Карандаш для ароматерапии на основе эфирных масел "OLEOS" Дыши свободно!".

Как считает истец, обозначение "Дыши свободно!" является тождественным товарному знаку "ДЫШИ", который используется АО "АКВИОН" дли индивидуализации продуктов линейки Дыши (https://maslodishi.ru/products/), в том числе путем маркировки продукции, размещении товарного знака "ДЫШИ" на рекламных и информационных материалах, в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Между товарным знаком "ДЫШИ" и обозначением "Дыши свободно!" имеется явное фонетическое сходство ввиду полного вхождения элемента "ДЫШИ" в обозначение "Дыши свободно!"

Как указывает истец, карандаш для ароматерапии на основе эфирных масел "OLEOS" Дыши свободно!", выпускаемый Ответчиком, так же, как и Карандаш-ингалятор Дыши, состоит из эфирных масел (в том числе: мятное, эвкалиптовое, лавандовое) и продается на территории РФ. Карандаш для ароматерапии на основе эфирных масел "OLEOS" Дыши свободно!" применяется для облегчения состояния в комплексной терапии при простуде. Кроме того, Карандаш для ароматерапии на основе эфирных масел "OLEOS" Дыши свободно!" так же, как и Карандаш-ингалятор Дыши, представляет собой пластиковый карандаш, внутри которого находится смесь эфирных масел.

Вероятность смешения товарного знака "ДЫШИ" и обозначения "Дыши свободно!" определяется исходя из степени однородности товаров.

В связи с этим, истец считает что ответчик, путем предложения к продаже указанных товаров, нарушает исключительные права истца на товарный знак N 472913,

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении требований суд первой инстанции исходил из того, что истцом не представлено доказательств в обоснование заявленных требований.

Оспаривая решение суда по мотивам, изложенным в апелляционной жалобе, истец указывает, что выводы суда необоснованные.

Апелляционный суд не может согласиться с данными доводами заявителя апелляционной жалобы в силу следующего.

Пунктом 1 ст.1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно п.1 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно п. 2 ст.1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п.3 ст.1484 названного Кодекса).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015). Смешение (вероятность смешения) имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров.

При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака (пункт 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как усматривается из материалов дела, Истцу принадлежат исключительные права на товарный знак "ДЫШИ", что подтверждается свидетельством от 15.10.2012 г. N 472913, с приоритетом от 27.05.2011. Данный факт ответчиком не оспаривается.

Равно как не оспаривается факт предложения к продаже карандаша для ароматерапии на основе эфирных масел "OLEOS" Дыши свободно!".

Суд, проведя сравнительный анализ товарного знака истца и обозначений, используемых ответчиком, в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития России от 20.07.2015 N 482, пришел к выводу о сходстве данных обозначений до степени смешения ввиду того, что они состоят из совпадающих букв, звуков, одинакового количества слогов за счет полного вхождения одного обозначения в другое, что обуславливает их фонетическое тождество.

Вместе с тем суд считает, что сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление и не являются сходными.

Суд считает, что словесный элемент " Дыши свободно!" представляет собой грамматически и семантически связанную конструкцию. Данное обстоятельство препятствует восприятию входящих в состав обозначения словесных элементов как самостоятельных, независимых друг от друга лексических единиц.

Так согласно словарно-справочным источникам, "словосочетание" - сочетание двух или более полных (то есть не частичных) слов с относящимися к ним частичными словами или без них в речи, являющееся по значению одним целым (https:/literarterms.academic.ru/Словосочетание).

В связи с этим суд соглашается с доводами ответчика о том, что в словесном элементе оспариваемого обозначения слово "Дыши" взаимосвязано со словом "свободно". С учетом изложенного суд считает, что словесный элемент оспариваемого обозначения используемого ответчиком представляет собой словосочетание, в котором слова "Дыши", "свободно" семантически объединены, что препятствует тому, чтобы они воспринимались независимо друг от друга, и, следовательно, фонетически и визуально являлись тождественными товарному знаку "ДЫШИ", который используется АО "АКВИОН" дли индивидуализации продуктов линейки Дыши (https://maslodishi.ru/products/), в том числе путем маркировки продукции, размещении товарного знака "ДЫШИ" на рекламных и информационных материалах, в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Кроме того, после получения претензии от истца изменил дизайн упаковки карандаша для ароматерапии на основе эфирных масел "OLEOS" Дыши свободно!" на "OLEOS" Гармония дыхания".

Изготовление новой формы упаковки требовало и начало выпуска продукции в новой упаковке требовало некоторого времени в связи с разработкой нового дизайна, необходимостью изготовления нового трафарета, поручением типографии изготовления упаковки в форме, а так же в связи с необходимостью внесения изменений в процесс производства товара и выпуском продукции в новой упаковке.

Таким образом, на дату рассмотрения настоящего спора указываемые истцом нарушения были устранены.

С учетом изложенного суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении требований.

Апелляционный суд считает обоснованным, что требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 5.000.000 руб. оставлено без рассмотрения в связи с несоблюдением претензионного порядка в связи со следующим.

в соответствии с ч.1 ст.4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Положением пункта 5 вышеуказанной статьи предусмотрено, что спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов.

Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом.

В силу п.2 ч.1 ст.148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором. По смыслу вышеприведенных норм обязательный претензионный порядок должен быть указан в нормативных документах либо договорах, регламентирующих деятельность потерпевшего и лица, причинившего ущерб.

В силу п.7 ч.1 ст.126 АПК РФ к исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.

Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования споров принято понимать закрепление в договоре или законе условий о направлении претензии или иного письменного уведомления одной из спорящих сторон другой стороне, а также установление сроков для ответа и других условий, позволяющих разрешить спор без обращения в судебные инстанции.

Под претензией следует понимать требование заинтересованного лица, направленное непосредственно контрагенту об урегулировании спора между ними путем добровольного применения способа защиты нарушенного права, предусмотренного законодательством.

Указанное требование (претензия) облекается в форму письменного документа, содержащего четко сформулированные требования (например, изменить или расторгнуть договор, исполнить обязанность, оплатить задолженность или выплатить проценты и т.д.), обстоятельства, на которых основываются требования, доказательства, подтверждающие их (со ссылкой на соответствующее законодательство), сумму претензии и ее расчет (если она подлежит денежной оценке) и иные сведения, необходимые для урегулирования спора. Доказательствами соблюдения истцом досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора с ответчиком являются копия претензии и документы, подтверждающие ее направление ответчику.

На основании пункта 5.1 статьи 1252 ГК РФ, введенного в действие с 12.07.2017, с учетом пп.3 п.1 этой же статьи в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.

При этом иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором.

Требование о выплате компенсации представленная претензия не содержит.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, аналогичны приводимым в суде первой инстанции, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда Московской области.

Иное толкование заявителем апелляционной жалобы положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 03 августа 2022 года по делу N А41-12733/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд по интеллектуальным в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу.

Председательствующий

С.В. Боровикова

Судьи

Н.В. Марченкова В.Н. Семушкина