Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 декабря 2022 г. N 09АП-74960/22 по делу N А40-144752/2022

г. Москва

07 декабря 2022 г.

Дело N А40-144752/22

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Е.А. Ким

рассмотрев апелляционную жалобу

Шестакова Дениса Викторовича

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 сентября 2022 года по делу N А40- 144752/22,

рассмотренному в порядке упрощенного производства

по иску Баскаков Павел Владимирович (ОГРНИП: 304770001230470, ИНН: 771000035249) ответчик: Шестаков Денис Викторович (ОГРНИП: 317774600584513, ИНН: 772607251193) о взыскании компенсации в размере 600 000 рублей 00 копеек.

без вызова сторон

УСТАНОВИЛ:

ИП Баскаков Павел Владимирович обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ИП Шестакову Денису Викторовичу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 600 000 руб. 00 коп.

Оценив доводы и возражения сторон в совокупности с представленными доказательствами, руководствуясь. ст. ст. 1229, 1233, 1484, 1515 ГК РФ, ст.ст110, 123, 167 - 171, 176, 177, 229 АПК РФ, решением от 27 сентября 2022 г. суд первой инстанции иск удовлетворил.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена на сайте Картотеки арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Судебное заседание апелляционной инстанции проводилось без вызова сторон на основании ст. 272.1 АПК РФ.

От истца поступил отзыв на жалобу.

Проверив доводы апелляционной жалобы, отзыва, законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения в порядке статей 266, 268, 269, 2721 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, апелляционный суд считает, что решение следует оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Судом установлено, что индивидуальному предпринимателю Баскакову Павлу Владимировичу (далее - Истец) принадлежат права на следующие товарные знаки:

Dendy

-товарный знак в виде словесного обозначения * (регистрационный

номер 453366),

-товарный знак в виде словесного обозначения *(регистрационный номер 707764),

-товарный знак в виде словесного обозначения * (регистрационный номер 748806),

-товарный знак в виде словесного обозначения

(регистрационный номер 749009).

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении, в том числе товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) таких как: "игры, игрушки", которые используются Истцом для обозначения реализуемых им игровых приставок.

13 апреля 2022 года Истцом был осмотрен администрируемый ООО "Интернет Решения" (ИНН 7704217370, ОГРН 1027739244741) сайт интернет-магазина ozon.ru, где были обнаружены и зафиксированы факты незаконного использования Индивидуальным предпринимателем Шестаковым Денисом Викторовичем (далее -Ответчик) принадлежащих Истцу товарных знаков.

Незаконное использование товарных знаков Ответчиком осуществляется путем размещения:

-товарных знаков в виде словесного обозначения Dendy (регистрационные номера 453366, 748806) в описании и характеристиках к изделиям,

-товарного знака в виде словесного обозначения Денди (регистрационный номер 707764) в описании и характеристиках к изделиям,

-товарного знака в виде словесного обозначения Dendy Junior (регистрационный номер 749009) в описании к изделиям.

Совокупность вышеуказанных нарушений создает у потенциальных покупателей впечатление, что Ответчиком предлагаются к продаже именно приставки Денди, что явно и существенно нарушает права правообладателя.

Кроме того, использование товарных знаков в описаниях товаров позволяло товарам Ответчика попадать в поисковую выдачу при запросе потенциальными покупателями по словам "Dendy" или "Денди".

Истец не давал Ответчику право на использование принадлежащих ему товарных знаков.

Претензионные требования истца остались без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Истец не давал своего разрешения Ответчику на использование принадлежащих ему исключительных прав. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Ответчиком не опровергнут факт использования товарных знаков, принадлежащих Истцу, с иной целью, не для индивидуализации товаров.

Использование Ответчиком товарных знаков Истца на упаковках, в описаниях и характеристиках товаров на маркетплейсе Ozon направлено на привлечение внимания потребителя к предлагаемым к продаже товарам, в связи с чем возникает вероятность смешения.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 1484 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. При этом в соответствии с ч. 3 указанной статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 указано, что смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

По смыслу пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 критериями определения вероятности смешения товарного знака и спорного обозначения являются следующие обстоятельства:

-используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

* длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

* степень известности, узнаваемости товарного знака;

* степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

* наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Таким образом, суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения.

Истцом было зафиксировано незаконное использование Ответчиком товарных знаков Истца при продаже изделий на маркетплейсе ozon.ru.

Так, при продаже товара с артикулом 244729722 Ответчик прямо указал: "Dendy - это восьмибитная игровая телевизионная приставка, самая популярная игровая консоль в России, она по праву может называться культовой...". Данный текст нанесен и на упаковку приставки.

Суд приходит к выводу, что в данном случае речь идет об использовании товарного знака Истца в целях смешения товаров.

Помимо этого, товарные знаки Истца использовались Ответчиком в описаниях и характеристиках предлагаемых к продаже изделий:

Таким образом, допущенные Ответчиком нарушения очевидно направлены на смешение товаров и введение потребителей в заблуждение.

Наличие или отсутствие товарного знака Истца непосредственно на самих товарах Ответчика не влияет на обоснованность требования о взыскании компенсации.

Ответчик связывает незаконное использование чужих товарных знаков с упоминанием их на упаковках товаров.

По словам Ответчика, на его товарах отсутствуют товарные знаки Истца, в связи с чем он считает, что правомерно использует обозначения "Денди", "Dendy" в описаниях и характеристиках к товарам при реализации их на торговых площадках в сети Интернет.

Однако незаконное использование товарного знака предполагает применение тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения без разрешения правообладателя. Упоминание товарных знаков Истца в описаниях и характеристиках товаров при предложении их к продаже в сети "Интернет" также является незаконным. Наличие или отсутствие товарных знаков на упаковке товара не влияет на обоснованность требования по взысканию компенсации.

Ответчик, с разрешения правообладателя, является официальным продавцом игровых приставок, индивидуализированных под товарным знаком "Retro Genesis". Реализуя вышеуказанный товар, Ответчик использует в описаниях и характеристиках не только товарные знаки, право на использование которых у него имеется, но и товарные знаки "Dendy", "Денди", без разрешения правообладателя.

Упоминания товарных знаков "Dendy", "Денди" может послужить основополагающими мотивами при выборе товара покупателем. Следовательно, упоминание товарных знаков Истца в описаниях и характеристиках к реализуемым товарам является нарушением исключительных прав Истца.

Согласно положениями абзаца 2 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив размер предъявленной к взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, объем предложений о продаже товаров, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 300 000 рублей.

Апелляционный суд соглашается с выводами суда первой инстанции, отклоняет доводы жалобы, на основании следующего.

Из представленных описаний и характеристик изделий, предлагаемых Ответчиком к продаже, товарные знаки Истца использовались именно для целей индивидуализации товаров Ответчика, при этом вероятность смешения высока в связи со следующим:

- в описаниях и характеристиках продаваемых изделий непосредственно воспроизведены словесные элементы товарных знаков Истца;

- товары, продаваемые Ответчиком, являются однородными с приставками Денди, производимыми и продаваемыми Истцом (перечень продукции Истца на маркетплейcе Ozon по ссылке: https://www.ozon.ru/seller/shedevr-6261/igry-i-soft-13300/?miniapp=seller_6261);

* длительность использования и высокая узнаваемость товарного знака Истца позволяла Ответчику рассчитывать на значительный объем продаж;

* широкий ассортимент продаваемых Истцом игровых приставок с различным дизайном может создать впечатление, что товары Ответчика входят в серию игровых приставок Денди.

Следовательно, в результате использования Ответчиком товарных знаков Истца возникает высокая вероятность смешения, что явно недопустимо по смыслу ч. 3 ст. 1484 ГК РФ.

Таким образом, допущенные Ответчиком нарушения очевидно направлены на смешение товаров и введение потребителей в заблуждение.

Незаконность использования чужих товарных знаков в описаниях товаров в сети "Интернет" также находит свое отражение и в судебной практике, в том числе в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 4 апреля 2022 г. по делу N А40-52922/2021 года, где суд указал: "При этом суд апелляционной инстанции также установил, что данное сходное с товарным знаком истца обозначение используется ответчиками в сети "Интернет" в рекламном объявлении с целью привлечения российских потребителей к товарам, реализуемых пользователем домена cut.unilaser.ru, тождественным тем товарам, для которых зарегистрирован товарный знак истца. Из изложенного следует, что суд апелляционной инстанции установил факт использования спорного обозначения не в качестве ключевого слова поиска, представляющего собой технические параметры поиска, но также и в рекламном объявлении, размещенном во всеобщем доступе в сети "Интернет", что является использованием товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ."

Незаконное использование товарных знаков Истца не может быть мотивировано тем, что Ответчик указал их лишь для упоминания игровой платформы и совместимости с игровыми картриджами.

Заявителем апелляционной жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

Судебный акт принят при правильном применении норм материального права, содержащиеся выводы не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В силу изложенного суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела и конкретных обстоятельствах, доводы лиц, участвующих в деле правильно оценены, выводы сделаны при правильном применении норм действующего законодательства.

Руководствуясь статьями 266 - 269 (п. 1), 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 сентября 2022 года по делу N А40- 144752/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Е.А. Ким