Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2024 г. N 17АП-2329/24 по делу N А60-39395/2023

г. Пермь

22 апреля 2024 г.

Дело N А60-39395/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 08 апреля 2024 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 22 апреля 2024 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Бородулиной М.В.,

судей Гребенкиной Н.А., Яринского С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Черногузовой А.В.,

при участии в судебном заседании:

представителей истца - Шкодских С.В. (доверенность от 01.04.2023), Головина Р.С. (директор, протокол от 24.06.2021, выписка из ЕГРЮЛ),

представителя ответчика - Котович Е.Ю. (доверенность от 25.03.2024)

третьего лица Головина Романа Сергеевича (паспорт),

в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда)

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу истца, общества с ограниченной ответственностью "УРАЛНАСТИЛ",

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 31 января 2024 года

по делу N А60-39395/2023

по иску общества с ограниченной ответственностью "УРАЛНАСТИЛ" (ИНН 6679143313, ОГРН 1216600038313)

к обществу с ограниченной ответственностью "Уральская научно-производственная корпорация Экспром" (ИНН 6685166559, ОГРН 1196658059510),

третьи лица: Головин Роман Сергеевич, Морозов Денис Владимирович, общество с ограниченной ответственностью "Заводнастилов" (ИНН 6679098131, ОГРН 1169658097773),

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛНАСТИЛ" (общество "Уралнастил", истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Уральская научно-производственная корпорация Экспром" (общество "УНПК Экспром", ответчик) о взыскании 2 340 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака N 847884.

В порядке статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Головин Роман Сергеевич (Головин Р.С.), Морозов Денис Владимирович (Морозов Д.В.), общество с ограниченной ответственностью "Заводнастилов" (общество "Заводнастилов").

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 31 января 2024 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением, истец обратился в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Истец оспаривает выводы суда о том, что спорное графическое изображение является служебным произведением и исключительные права на данное произведение принадлежит обществу "Заводнастилов".

По утверждению истца, спорное графическое произведение было создано Головиным Р.С. самостоятельно, в период с апреля по май 2017 года. Программа ЭВМ (сайт), размещённая по адресу nastil96.ru, разработана с Мая по Июль 2017 года. А хозяйственные отношения, которые суд поименовал как трудовые, начались только в конце 2017 года. Соответственно спорное произведение изготовлено, до того, как Головин Р.С. начал взаимодействовать с ООО СНПК "Экспром" (переименовано в ООО "Заводнастилов").

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Третьи лица Головин Р.С. и Морозов Д.В. в отзывах на апелляционную жалобу поддерживают позицию истца.

В судебном заседании представители истца, третье лицо - Головин Р.С., поддержали доводы апелляционной жалобы.

Представитель ответчика высказал возражения против удовлетворения апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем комбинированного товарного знака с изобразительным элементом в виде ромба, выполненного красными линиями с пробелами по сторонам и словесным элементом "УралНастил", свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 847884 с датой приоритета 07.09.2021, зарегистрирован в отношении товаров 06, 19, 35, 40 классов МКТУ.

По утверждению истца, ответчик - общество "УНПК Экспром", использует товарный знак N 847884 на сайте в сети "Интернет" https://ekspromnastil.ru/, а также https://yandex.ru/profile/- /CCU7qKanGB, https://vk.com/ekspromnastil для предложения к реализации товара без разрешения правообладателя, в подтверждение чего представил протокол осмотра письменных доказательств от 12.04.2023, удостоверенный нотариусом нотариального округа город Екатеринбург Дорониной А.А., электронную переписку с ответчиком.

Истец требует взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака N 847884, в размере 2 340 000 руб. на основании части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в размере двукратной стоимости права использования товарного знака.

В подтверждение расчета компенсации представил отчет об оценке N 2023/973 от 26.05.2023, выполненный ООО "Компания оценки и права", согласно которому рыночная стоимость права использования по неисключительной лицензии в период с 17.01.2022 по 12.04.2023 без учета НДС составляет 1 170 000 руб.

Ответчику вменяется использование без разрешения правообладателя изобразительного элемента товарного знака N 847884, в виде в виде ромба, выполненного красными линиями с пробелами по сторонам.

В подтверждение неправомерного использования обозначения с нарушением исключительных прав истцом представлен нотариально удостоверенный протокол осмотра интернет-страницы от 12.04.2023, из которого следует размещение на интернет-сайте с адресом http://ekspromnastil.ru/ обозначения, воспроизводящего изобразительный элемент, являющегося частью товарного знака истца. Из раздела сайта "Контакты" и нижней части страницы следует, что сайт используется ООО "СНПК Экспром" (третье лицо - ООО "Заводнастилов"), указан адрес: г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 31а, офис 406, адрес электронной почты info@ekspromnastil.ru.

Судом первой инстанции установлено, что спорное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца; сходство обусловлено тождеством общих изобразительных элементов.

В обоснование предъявления требований о взыскании компенсации именно к ответчику истец ссылается на то, что фактически ООО "Заводнастилов" деятельность не ведет. При направлении истцом предложения о приобретении товара по контактным данным, указанным на сайте, счета были выставлены от имени ответчика - ООО "УНПК Экспром", что подтверждается представленными в материалы дела скриншотами переписки по электронной почте info@ekspromnastil.ru, счетами на оплату. Указанный адрес электронной почты совпадает с контактным на сайте http://ekspromnastil.ru/.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик указывал на то, что до регистрации в качестве товарного знака спорное обозначение разработано и длительное время использовалось в деятельности ООО "СНПК Экспром" (после изменения наименования - ООО "Заводнастилов"); спорное обозначение создано бывшим работником ООО "СНПК Экспром" Головиным Р.С., в настоящее время являющимся учредителем и генеральным директором истца; ООО "СНПК Экспром" был зарегистрирован товарный знак "ЭКСПРОМ" по свидетельству Российской Федерации N 830130, в последствии, переданный ответчику; истец и ответчик конкурируют на рынке в части деятельности по изготовлению и поставке решетчатых настилов; действия истца направлены на вытеснение ответчика с рынка и причинение ему вреда; действия истца являются злоупотреблением правом.

Оспаривая размер компенсации, ответчик представил рецензию на отчет N 2023/973 от 26.05.2023 - заключение специалиста N 498-23/К от 23.11.2023, а также отчет об оценке N 499-23/ИС от 28.11.2023, выполненные ООО "Региональный центр оценки и экспертизы".

Третье лицо - ООО "Заводнастилов", поддержал позицию ответчика.

Третьи лица Головин Р.С. и Морозов Д.В. выступают на стороне истца и поддерживают его позицию в споре.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзывов на нее, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства в соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Частью 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Применительно к положениям части 2 статьи 1484 ГК РФ незаконное использование товарного знака (сходного обозначения) может выражаться, в частности, в безосновательном (т.е. без согласия правообладателя) размещении такого товарного знака (обозначения) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в размещении товарного знака (обозначения) в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

С учетом вышеприведенных норм права, а также части 2 статьи 65 АПК РФ, по иску о защите исключительных прав на товарный знак подлежат установлению, в частности, обстоятельства использования ответчиком соответствующего товарного знака истца или обозначения, сходного до степени смешения с товарных знаком истца, в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован принадлежащий истцу товарный знак.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В силу пункта 1 статьи 1295 ГК РФ авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору.

Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное (пункт 2 указанной статьи ГК).

В силу пункта 1 статьи 1296 ГК РФ исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или иное произведение, созданные по договору, предметом которого было создание такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.

Обстоятельства дела свидетельствуют о том, что стороны спора осуществляют экономическую деятельность в одной сфере деятельности, конкурируют на соответствующем рынке товаров и бенефициары также вовлечены в соперничество между юридическими лицами.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ).

02.09.2014 между ООО "СНПО "Экспром" в лице генерального директора и учредителя Насырова Р.Н. (в настоящее время генеральный директор и учредитель ООО "УНПК ЭКСПРОМ") и Головиным Р.С. был заключен договор на оказание услуг по продвижению web-сайта в сети Интернет, в рамках которого Головин Р.С. обязался по поручению ООО "СНПО "ЭксПром" (Заказчик) оказать услуги: - выполнить комплекс мероприятий по поддержанию, изменению и продвижению в сети Интернет web-сайта Заказчика, Url-адрес которого npo-eksprom.ru; 2 - изменить текстовую и графическую информацию на сайте, с или без изменения структуры и дизайна сайта в целях продвижения веб-представительства Заказчика, а также оказать прочие услуги, указанные в п. 1.1. Договора на оказание услуг по продвижению сайта Заказчика.

В последующем 01.10.2018 между ООО "СНПК Экспром" и Головиным Р.С. был заключен трудовой договор N 2, в рамках которого Р.С. Головин был принят на должность маркетолога с местом работы по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 27, оф. 206. Также данное обстоятельство подтверждается заявлением Головина Р.С. о приеме на работу от 01.10.2018, приказом N 2 от 01.10.2018. Согласно дополнительному соглашению от 01.10.2019 к трудовому договору от 01.10.2018 Головин Р.С. принят на должность директора по развитию ООО "СНПК Экспром".

В пункте 1.9 трудового договора N 2 от 01.10.2018 указано, что все результаты работ, созданные в процессе осуществления работником своих трудовых функций, является собственностью работодателя. Все произведения, компьютерные программы и иные объекты авторских и смежных прав, созданные работником в процессе выполнения трудовых обязанностей, являются служебными произведениями, и все исключительные права на эти произведения принадлежат правообладателю.

В материалы дела представлены доказательства использования на протяжении длительного времени ООО "СНПК Экспром" спорного обозначения графического элемента в своей коммерческой деятельности в период сотрудничества с Головиным Р.С., а именно нотариально заверенный протокол о производстве осмотра доказательств от 27.10.2021 66 А А 678181 1, содержащий скриншоты сайта nastil96.ru на даты 26.12.2017, 31.12.2018, 17.06.2019, 02.12.2020; УПД N 981 от 20.11.2018, УПД N 281 от 31.07.2019,УПД N 575 от 06.12.2019; УПД N 178 от 17.08.2020; счета, отгрузочные спецификации, наклейки с коммерческим обозначением, доменным именем и характеристиками товара; сертификаты соответствия N 0420494 от 23.01.2019, N 0420476 от 24.01.2019 оформленные в отношении изготовителя ООО "СНПК Экспром" о соответствии продукции - изделий из решетчатого настила - требованиям нормативных документов, иные представленные документы.

По утверждению третьего лица - Головина Р.С., сайт nastil96.ru принадлежит ему и был предоставлен в пользование ООО "СНПК Экспром" по устному соглашению на период сотрудничества.

Общество "УралНастил" зарегистрировано 30.06.2021, основной вид деятельности - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (ОКВЭД 25.11), заявка на регистрацию товарного знака истцом подана 07.09.2021.

Трудовые правоотношения ООО "СНПО Экспром" с Головиным Р.С. прекращены с 07.07.2021.

Как следует из письма ООО "Интернет-Про" от 25.11.2021 N 188, сайт npo-eksprom.ru был удален лицом, на аккаунте которого был зарегистрирован - Головиным Р.С., 19.11.2021.

В материалы дела представлена копия заявления от 04.06.2021 в ООО "Манго Телеком" на переоформление номера телефона ООО "СНПК "Экспром", в соответствии с содержанием которого якобы ООО "СНПК "Экспром" в лице руководителя Насырова Р.Т. передало права пользования номерами частному лицу Головину Р.С. По результатам почерковедческого исследования (заключение специалиста N 9 от 27.10.2021) установлено, что подпись Насырова Р.Т. выполнена не им, а другим лицом, после чего номера телефонов были возвращены ООО "СНПК Экспром".

Судом первой инстанции отмечено, что из действий, в описываемой третьим лицом Головиным Р.С. хронологии, который еще в 2016 -2017 годы имел намерение к ведению деятельности смежной с ООО "СНПК Экспром", выстраивается последовательность, в результате которой у потребителей продукции ООО "СНПК Экспром" должна сложиться связь спорного логотипа с реализуемой продукцией, однако права использования последнему не передаются, после чего третье лицо Головин Р.С. начинает ведение смежной с ответчиком и его предшественником деятельности с использованием спорного логотипа.

Истец не мог не знать о том, что ООО "СНПК Экспром" (ООО "Заводнастилов") и ответчик на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых им товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей в результате действий ООО "СНПК Экспром" (ООО "Заводнастилов") и ответчика, а также о том, что до даты приоритета товарного знака спорное обозначение использовалось ООО "СНПК Экспром" (ООО "Заводнастилов") и ответчиком, при этом третьим лицом Головиным Р.С. принимались меры к переводу контактных данных (телефона, сайта) бывшего работодателя на себя.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что в действия истца имеются признаки злоупотребления правом, поскольку регистрация им товарного знака произведена исключительно с целью вхождения на смежный с ответчиком рынок определенного товара с использованием обозначения, длительное время используемого ответчиком при осуществлении предпринимательской деятельности, и устранения присутствия товара этого лица.

Истец предъявляет требования не прямо к лицу, осуществившему размещение на своем сайте спорного обозначения - ООО "СНПК Экспром" (после смены наименования - ООО "Заводнастилов"), а к лицу, осуществляющему торговую деятельность по указанным на сайте контактам, утверждая, что ООО "Заводнастилов" хозяйственной деятельности не ведет.

В электронной переписке, представленной в качестве доказательства использования электронной почты ответчиком, где истец от имени Компании "УМК" настаивает на том, чтобы в ответе на письмо ответчик использовал логотип, а именно спорный графический элемент, на что ответчик отвечает: "Мы логотипами не торгуем_".

Приведенные обстоятельства, применительно к пункту 2 статьи 10 ГК РФ, с учетом разъяснений, данных в пункте 154, пункте 170 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" верно квалифицированы судом как свидетельствующие о злоупотреблении правом со стороны истца и как подтверждающие добросовестное поведение ООО "СНПК Экспром", обладающего правом использования спорного обозначения как служебного произведения и начавшего его правомерное использование задолго до регистрации истцом товарного знака N 847884.

Суд апелляционной инстанции считает доводы, изложенные в апелляционной жалобе, направленными на переоценку установленных по настоящему делу обстоятельств и фактических отношений сторон, которые являлись предметом исследования по делу и получили надлежащую правовую оценку в соответствии со статьей 71 АПК РФ.

Судом апелляционной инстанции не установлены нарушения норм материального или процессуального права, которые в силу статьи 270 АПК РФ могли бы повлечь изменение или отмену решения суда первой инстанции.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 31 января 2024 года по делу N А60-39395/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

М.В. Бородулина

Судьи

Н.А. Гребенкина С.А. Яринский