Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 12 января 2023 г. N 05АП-7078/22 по делу N А51-13083/2021

г. Владивосток

12 января 2023 г.

Дело N А51-13083/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 10 января 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 12 января 2023 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего С.М. Синицыной,

судей Е.А. Грызыхиной, С.Б. Култышева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания И.В. Нечаевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью торгово-промышленная компания "Галант",

апелляционное производство N 05АП-7078/2022,

на решение от 20.04.2022 судьи А.К. Калягина

по делу N А51-13083/2021 Арбитражного суда Приморского края

по иску публичного акционерного общества "Детский мир"

к обществу с ограниченной ответственностью торгово-промышленная компания "Галант",

третье лицо: индивидуальный предприниматель Голубев Павел Владимирович

о взыскании 240 000 рублей,

при участии: лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились,

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество "Детский мир" (далее - истец, ПАО "Детский мир") обратился в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная компания "Галант" (далее - ответчик, ООО ТПК "Галант") о взыскании 240 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 598290.

Определением Арбитражного суда Приморского края от 09.03.2022 в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Голубев Павел Владимирович.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 20.04.2022 иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскано 120 000 рублей компенсации, в удовлетворении исковых требований в остальной части отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ответчик обратился в Пятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить в части удовлетворенных требований и принять по делу новый судебный акт в данной части. В обоснование доводов жалобы апеллянт со ссылкой на статью 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) указывает, что реализовывал товары, приобретенные им у самого истца (то есть введенные в гражданский оборот последним), что исключает нарушение его прав на товарный знак.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2022 решение Арбитражного суда Приморского края от 20.04.2022 по делу N А51-13083/2021 в обжалуемой части оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2022 постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2022 отменено, дело направлено в Пятый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение.

Определением Пятого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2022 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 06.12.2022.

Рассмотрение апелляционной жалобы в порядке статьи 158 АПК РФ откладывалось до 10.01.2023.

В заседание суда 10.01.2023 лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе с учетом публикации необходимой информации на официальном сайте суда в сети Интернет, не явились, что по смыслу статьи 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения апелляционной жалобы по существу.

Повторно исследовав и оценив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, проверив в порядке статей 266 - 271 АПК РФ правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции считает, что обжалуемый судебный акт подлежит изменению в силу следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела, ПАО "Детский мир" является правообладателем товарного знака "Demi Star", зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 08.10.2015, что подтверждается свидетельством N 598290. Дата истечения срока действия исключительного права - 08.10.2025.

Указанный товарный знак имеет правовую охрану в отношении перечня товаров и услуг, с том числе, 28 класса Международной классификации товаров и услуг, включая такие товары, как куклы, домики для кукол, комнаты для кукол, кровати для кукол, бутылочки с соской для кукол, одежда для кукол.

07.06.2021 на сайте в сети "Интернет" с доменным именем "ozon.ru" истцом был установлен факт предложения к продаже от имени ООО ТПК "Галант" товаров 12-ти различных наименований (куклы, дом для куклы и т.п.) под товарным знаком "Demi Star".

Претензией от 10.06.2021 исх.N ДП/ИМ-31/150150 истец предложил ответчику добровольно уплатить компенсацию за произведенные им нарушения исключительного права на товарный знак.

Оставление ответчиком претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в Арбитражный суд Приморского края с настоящим иском.

Возникшие между сторонами правоотношения были правильно квалифицированы судом первой инстанции как отношения по поводу охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые подлежат регулированию положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в числе прочих товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (часть 1 статьи 1515 ГК РФ).

С учетом вышеприведенных норм права по иску о защите исключительных прав на товарный знак подлежат установлению, в частности, обстоятельства использования ответчиком товарного знака истца или обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован принадлежащий истцу товарный знак.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 156 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака. Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", использованием исключительных прав является предложение к продаже (продажа) товара, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу.

В пункте 162 постановления N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Факт предложения к продаже ответчиком спорных товаров (кукол, домов для кукол и т.п.), маркированных товарным знаком истца, подтвержден скриншотами сайта "ozon.ru" и ответчиком не оспорен.

В то же время, апеллянт указывает, что спорный товар был произведен и введен в гражданский оборот самим истцом и приобретен ответчиком через цепочку сделок с третьим лицом - Голубевым П.В., следовательно, в силу статьи 1487 ГК РФ исключительное право истца является исчерпанным, что исключает нарушение его прав ответчиком.

Как было отмечено Судом по интеллектуальным правам в своем постановлении от 24.10.2022, характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя.

Единственным таким ограничением, предусмотренным законом, является исчерпание исключительного права на товарный знак.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, исчерпание права и пр.). Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявлений, ходатайств.

Таким образом, вопрос установления контрафактности товара также подчиняется общим требованиям о распределении бремени доказывания.

Так, в случае если истец ссылается на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при продаже товара, а ответчик (при доказанности факта использования) заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств.

Например, ответчик может ссылаться на законность использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ), доказывая это тем, что товар внешне выглядит как оригинальный, товарный знак использован в том виде, в каком его использует сам правообладатель, а в качестве изготовителя на товаре (упаковке) указан сам правообладатель или его лицензиат. Истец же вправе оспорить доводы ответчика о законности использования товарного знака, например, указывая на то, что спорный товар не произведен ни им, ни его лицензиатом, подтверждая это несоответствием спорного товара производимым им товарам или отсутствием производства спорных товаров в целом.

В случае если возражения ответчика о правомерности использования спорного товарного знака и об оригинальности товара в установленном порядке не оспорены истцом, суд с учетом части 3.1 статьи 70 АПК РФ исходит из доказанности законности использования товарного знака ответчиком.

Как видно из материалов дела и установлено апелляционным судом, большинство (11 из 12 единиц) спорных товаров, действительно, были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем (истцом) посредством их розничной продажи покупателю Голубеву П.В.

Данное обстоятельство подтверждается представленными ответчиком кассовыми чеками, в которых отражена информация о наименовании товаров, дате, времени и месте их реализации, продавце - ПАО "Детский мир", уплаченных за товар денежных суммах.

Факт приобретения вышеуказанных товаров подтвержден самим Голубевым П.В. как третьим лицом по настоящему делу в тексте своего отзыва на иск от 13.04.2022.

Также Голубевым П.В. подтверждено, что впоследствии он передал ООО ТПК "Галант" спорные товары, что подтверждается авансовыми отчетами за период с 09.05.2021 по 06.08.2021, а общество, свою очередь, осуществило ему выплату за переданные товары, что подтверждается платежными поручениями за период с 06.09.2021 по 17.12.2021. Данные документы (авансовые отчеты и платежные поручения) были представлены третьим лицом в материалы дела.

В силу вышеприведенного принципа исчерпания исключительного права на товарный знак данные обстоятельства исключают основания для вывода о нарушении исключительного права истца на товары, которые были реализованы истцом Голубеву П.В. до размещения ответчиком предложения об их продаже на сайте "ozon.ru".

Вместе с тем, судом апелляционной инстанции было установлено, что в отношении товара "Дом для кукол "Demi Star" с аксессуарами 21 шт. OC-WH-010B", ответчиком не было предоставлено в материалы дела кассового чека, подтверждающего приобретение данного товара у истца.

Из кассовых чеков в отношении товаров: "Коляска для куклы "Demi Star" 9662А Princess", "Пупс "Demi Star" Мой малыш 93829АС", "Кукла "Demi Star" интерактивная 100 фраз 94636АО", "Набор "Demi Star" Пупс с аксессуарами 94209АF", следует, что они были приобретены позднее, чем опубликовано предложение об их продаже (07.06.2021 - дата фиксации истцом таких предложений на сайте "ozon.ru").

В свою очередь, данные обстоятельства исключают применение к таким товарам принципа исчерпания права (статья 1487 ГК РФ), поскольку факт предложения к продаже таких товаров произошел до их введения истцом в гражданский оборот путем продажи третьему лицу - Голубеву П.В.

Таким образом, осуществив предложение к продаже вышеуказанных товаров в количестве 5-ти единиц, ответчик в силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ нарушил исключительное право истца на его товарный знак, поскольку материалами дела не подтверждается, что последний давал своё согласие ответчику на использование принадлежащего ему товарного знака. Доказательства, подтверждающие наличие у ответчика прав на введение в гражданский оборот посредством предложения к продаже товаров с товарными знаками истца, в материалах дела также отсутствуют.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 59 постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Абзацем третьим пункта 3 статьи 1250 ГК РФ определено, что, если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу положений пунктов 60, 63 постановления N 10 требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 ГК РФ).

Если имеется несколько принадлежащих одному лицу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение и проч., компенсация за нарушение прав на каждый объект определяется самостоятельно.

Как следует их содержания иска, ПАО "Детский мир" выбран такой способ защиты своих исключительных прав как взыскание компенсации в размере по 20 000 рублей за каждый факт нарушения его исключительных прав (всего - 12 нарушений), итого - 240 000 рублей (12 нарушений * 20 000 рублей).

В соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Приняв во внимание характер и последствия допущенных ответчиком нарушений, суд первой инстанции снизил размер взыскиваемой истцом компенсации до 10 000 рублей за каждое нарушение исключительного права истца на спорный товарный знак, что не ниже минимального предела, установленного законом.

Однако поскольку в настоящем случае был установлен факт нарушения исключительных прав истца на товарный знак только в отношении 5-ти единиц спорных товаров (в отношении остальных товаров действует принцип исчерпания исключительного права на товарный знак), то с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 50 000 рублей компенсации (по 10 000 рублей за каждое нарушение).

На основании части 2 статьи 269 АПК РФ по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

Поскольку требования истца удовлетворены частично, доводы апелляционной жалобы ответчика являются частично обоснованными, то в соответствии со статьей 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 1 625 рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску. В свою очередь, с истца в пользу ответчика подлежит взысканию 4 749 рублей 60 копеек расходов по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 20.04.2022 по делу N А51-13083/2021 изменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью торгово-промышленная компания "Галант" в пользу публичного акционерного общества "Детский мир" 50 000 рублей компенсации, 1 625 рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску, всего - 51 625 (пятьдесят одну тысячу шестьсот двадцать пять) рублей.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества "Детский мир" в пользу общества с ограниченной ответственностью торгово-промышленная компания "Галант" 4 749 (четыре тысячи семьсот сорок девять) рублей 60 копеек расходов по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

С.М. Синицына

Судьи

Е.А. Грызыхина С.Б. Култышев