Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 19 января 2023 г. N 05АП-7202/22 по делу N А24-2313/2022

г. Владивосток

19 января 2023 г.

Дело N А24-2313/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 19 января 2023 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего С.М. Синицыной,

судей Е.А. Грызыхиной, С.Б. Култышева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания И.В. Нечаевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "Шамса-Боттлерс",

апелляционное производство N 05АП-7202/2022,

на решение от 29.09.2022 судьи Ю.В. Ищук

по делу N А24-2313/2022 Арбитражного суда Камчатского края

по иску индивидуального предпринимателя Галанова Андрея Александровича

(ОГРНИП 306501013700020, ИНН 501005033608)

к обществу с ограниченной ответственностью "Шамса-Боттлерс"

(ОГРН 1054100081144, ИНН 4101104469),

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Фрутовит",

о защите товарного знака, взыскании компенсации,

при участии:

от истца (в режиме веб-конференции): представитель Грудина А.О. по доверенности от 23.03.2022;

от ответчика и третьего лица: не явились,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Галанов Андрей Александрович (далее - истец, ИП Галанов А.А.) обратился в Арбитражный суд Камчатского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Шамса-Боттлерс" (далее - ответчик, ООО "Шамса-Боттлерс") о запрете использовать обозначение "Фрутовит" в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки N 617287, N 617288, в частности: при производстве товаров, предложений к продаже, продаже товаров, а также о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости контрафактного товара 1 265 337,60 рублей за незаконное использование товарных знаков истца.

Определением Арбитражного суда Камчатского края от 25.08.2022 в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Фрутовит" (далее - третье лицо, ООО "Фрутовит").

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 29.09.2022 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ответчик обратился в Пятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение изменить и принять по делу новый судебный акт. В обоснование доводов жалобы апеллянт указывает, что из материалов дела невозможно достоверно определить, что поставленная продукция по трем позициям на общую сумму 258 972 рубля, а именно: груша вяленная, цукаты 200 г, штрих-код 4601577000309; папайя желтая с ароматом дыни, цукаты 200 г, штрих-код 4601577000385; папайя желтая, цукаты 200 г, штрих-код 46015770003375, являлась контрафактной. В частности, ответчик отмечает, что на сайте www.barcode-list.ru невозможно идентифицировать продукцию по вышеуказанным штрих-кодам, а в оригиналах товарных накладных, имеющихся у ответчика, в отношении указанных позиций товара указаны иные штрих-коды.

Определением Пятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2022 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 17.01.2023.

До начала судебного заседания через канцелярию суда от истца поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу, который в порядке статьи 262 АПК РФ был приобщен к материалам дела. В отзыве истец просил оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В заседание суда 17.01.2023 ответчик и третье лицо, извещенные о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, не явились.

От ответчика поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие его представителя, рассмотрев которое апелляционная коллегия, руководствуясь статьями 156, 159, 184, 185, 258 АПК РФ, определила его удовлетворить.

По смыслу статьи 156 АПК РФ неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, не является препятствием для рассмотрения апелляционной жалобы по существу.

Апелляционным судом установлено, что решение обжалуется ответчиком в части удовлетворения иска в отношении трех позиций товара, а именно: груша вяленная, цукаты 200 г, штрих-код 4601577000309; папайя желтая с ароматом дыни, цукаты 200 г, штрих-код 4601577000385; папайя желтая, цукаты 200 г, штрих-код 46015770003375.

Поскольку возражений против проверки решения в указанной части лицами, участвующими в деле, заявлено не было, суд апелляционной инстанции в соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ проверяет законность и обоснованность решения только в данной части.

Представитель истца возразил против доводов апелляционной жалобы, решение в обжалуемой части счел законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Исследовав и оценив материалы дела, доводы апелляционной жалобы и отзыва на неё, заслушав представителя истца, проверив в порядке статей 266 - 271 АПК РФ правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения судебного акта в силу следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела, ИП Галанов А.А. является правообладателем товарных знаков "Фрутовит" и "Frutovit", зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 25.05.2017, что подтверждается свидетельствами N 617288 и N 617287. Дата истечения срока действия исключительных прав - 18.12.2025.

Указанные товарные знаки имеют правовую охрану в отношении перечня товаров и услуг, с том числе, 29-ого класса Международной классификации товаров и услуг, включая такие товары, как овощи и садово-огородные продукты, консервированные или подготовленные для употребления.

Истец также является владельцев сайтов в сети "Интернет" с доменными именами frutovit.com и frutovit.ru, на которых содержится информацией о его товарных знаках.

В 2018 году истцу стало известно, что ООО "Фрутовит" незаконно использует обозначения, сходные до степени смешения со спорными товарными знаками, в своей предпринимательской деятельности, что послужило основанием для обращения предпринимателя в Арбитражный суд города Москвы за защитой своих прав.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2021 по делу N А40- 208181/20-105-989, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2022 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2022, с ООО "Фрутовит" в пользу ИП Галанова А.А. была взыскана компенсация в размере 47 328 797,66 рублей.

В процессе судебного разбирательства по делу N А40-208181/2020 ИП Галанову А.А. стало известно, что ООО "Шамса-Боттлерс" в период с сентября 2018 года по январь 2020 года приобрело у ООО "Фрутовит" товар, маркированный обозначениями, сходными до степени смешения со спорными товарными знаками, на общую сумму 632 668,80 рублей.

Претензией от 20.08.2021 истец обратился к ответчику с требованием в течение 20 рабочих дней с даты получения претензии выплатить денежную компенсацию в размере двукратной стоимости контрафактного товара.

Оставление ответчиком претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в Арбитражный суд Камчатского края с настоящим иском.

Возникшие между сторонами правоотношения были правильно квалифицированы судом первой инстанции как отношения по поводу охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые подлежат регулированию положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в числе прочих товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (часть 1 статьи 1515 ГК РФ).

С учетом вышеприведенных норм права по иску о защите исключительных прав на товарный знак подлежат установлению, в частности, обстоятельства использования ответчиком товарного знака истца или обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован принадлежащий истцу товарный знак.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 156 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака. Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", использованием исключительных прав является предложение к продаже (продажа) товара, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу.

В пункте 162 постановления N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Факт приобретения ООО "Шамса-Боттлерс" у ООО "Фрутовит" товара, маркированного обозначениями, сходными до степени смешения со спорными товарными знаками, на общую сумму 632 668,80 рублей в целях дальнейшее продажи в розничных торговых точках подтверждается оригиналами соответствующих товарных накладных. Предложение к продаже товара, содержащего такие обозначения, подтверждается скриншотами на сайте ответчика в сети "Интренет", и ответчиком по существу не оспаривается.

Обстоятельства контрафактности данного товара были установлены судебными актами в рамках дела N А40-208181/2020 и в силу части 2 статьи 69 АПК РФ не требуют доказывания вновь.

Как видно из текста рассматриваемой апелляционной жалобы, ответчик не согласен относительно выводов суда о приобретении им у ООО "Фрутовит" следующих позиций товара:

- груша вяленная, цукаты 200 г, штрих-код 4601577000309;

- папайя желтая с ароматом дыни, цукаты 200 г, штрих-код 4601577000385;

- папайя желтая, цукаты 200 г, штрих-код 4601577000375.

Вместе с тем, факт приобретения указанных позиций подтверждается как представленными истцом копиями, так и представленными ответчиком оригиналами товарных накладных N 63 от 19.09.2018 (строки 2 и 4), N 8 от 21.01.2019 (строка 4).

Утверждения апеллянта о том, что данные о штрих-кодах указанных товаров в представленных истцом копиях товарных накладных не сходятся с данными их оригиналов, своего подтверждения при анализе судебной коллегией указанных документов не нашло.

То обстоятельство, что на сайте www.barcode-list.ru (база данных штрих-кодов и соответствующих им товаров) поиск по вышеуказанным штрих-кодам результатов не выдает, не является относимым доказательством, опровергающим факт приобретения указанных позиций ответчиком, который подтвержден оригиналами первичных документов.

Более того, коммерческое предложение ООО "Фрутовит" содержит наименования вышеназванных позиций товаров, идентифицированных соответствующими штрих-кодами (4601577000309, 4601577000385).

Таким образом, осуществив дальнейшее предложение к продаже вышеуказанных товаров в своих розничных магазинах, ответчик в силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ нарушил исключительное право истца на его товарные знаки, поскольку материалами дела не подтверждается, что последний давал своё согласие ответчику на их использование. Доказательства, подтверждающие наличие у ответчика прав на введение в гражданский оборот посредством предложения к продаже товаров с товарными знаками истца, в материалах дела также отсутствуют.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Так, в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса.

Как разъяснено в пункте 57 постановления N 10 в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 59 постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Абзацем третьим пункта 3 статьи 1250 ГК РФ определено, что, если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу положений пунктов 60 и 61 постановления N 10 требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 ГК РФ).

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Как следует их содержания иска, истцом выбраны такие способы защиты своего исключительного права на товарный знак как:

1) запрещение использовать обозначение "Фрутовит" в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки N 617287, N 617288, в частности: при производстве товаров, предложений к продаже, продаже товаров;

2) взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара за незаконное использование товарных знаков истца.

Учитывая, что само по себе производство, предложение к продаже, продажа контрафактной продукции на территории РФ несет под собой угрозу дальнейшего нарушения исключительного права истца на товарный знак, исковые требования в части запрета использования товарных знаков N 617287, N 617288 являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Ввиду доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара также является обоснованным.

Заявленный истцом размер взыскиваемой компенсации - 1 265 337,60 рублей равен двукратной стоимости ввезенного ответчиком контрафактного товара, включая спорные три позиции, исходя из цены, указанной в товарных накладных (общая сумма 632 668,80 рублей).

Заявления о снижении размера компенсации, исчисленной указанным образом, с представлением доказательств того, что размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком), и того, что использование товарного знака, права на который принадлежат истцу, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер, ответчиком сделано не было.

Таким образом, требования истца о взыскании компенсации за три спорных позиции товара подлежат удовлетворению в заявленном размере.

На основании изложенного арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции в обжалуемой части сделаны в соответствии со статьей 71 АПК РФ на основе полного и всестороннего исследования всех доказательств по делу с правильным применением норм материального права.

Нарушений норм процессуального права, в том числе являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

Следовательно, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения судебного акта не имеется.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Камчатского края от 29.09.2022 по делу N А24-2313/2022 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Камчатского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

С.М. Синицына

Судьи

Е.А. Грызыхина С.Б. Култышев