Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 января 2023 г. N 09АП-87435/22 по делу N А40-127068/2022

город Москва

20 января 2023 г.

Дело N А40-127068/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 19 января 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 января 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Е.А. Птанской, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Коллегии адвокатов города Москвы "Экследж"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 01 ноября 2022 года

по делу N А40-127068/2022, принятое судьей Чадовым А.С.,

по иску ООО "Медицинско-правовая компания" (ОГРН 1105543037082)

к Коллегии адвокатов города Москвы "Экследж" (ОГРН 1167700073298)

о защите прав на товарный знак

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Малинин В.К. по доверенности от 30.12.2022

от ответчика: извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

ООО "МЕДИЦИНСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ" (далее - истец, правообладатель, общество "МЕДИЦИНСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ") обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Коллегии адвокатов города Москвы "ЭксЛедж" (далее - ответчик) о признании незаконным использование Коллегией адвокатов города Москвы "ЭксЛедж" товарного знака "Призыва.Нет"; на Коллегию адвокатов города Москвы "ЭксЛедж" возложена обязанность прекратить незаконное использование товарного знака "Призыва.Нет".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01 ноября 2022 года исковые требования удовлетворены.

При этом суд исходил из обоснованности исковых требований.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что возможное указание ответчиком товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака в понимании статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации; использование без согласия правообладателя чужого знака обслуживания в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, если в самом объявлении товарный знак не используется, не является нарушением.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца против доводов жалобы возражал.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе с учетом того, что жалоба подана с соблюдением установленного срока на апелляционное обжалование, стороны были извещены о начавшемся судебном процессе, апелляционным судом исполнена обязанность по размещению информации о времени и месте рассмотрения дела в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru,), явку представителя в судебное заседание не обеспечил, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит отмене, исходя из следующего.

Исковые требования по настоящему делу мотивированы следующим.

Общество "МЕДИЦИНСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ" является правообладателем следующих товарных знаков:

"Призыва.Нет" (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 701154, приоритет товарного знака 13.08.2018 г., зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 28.02.2019 г. и изменения к свидетельству на товарный знак от 03.02.2020 г.);

"ПризываНет.ру" (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 491118, приоритет товарного знака 04.07.2012, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ от 03.07.2013 и изменения к свидетельству на товарный знак от 03.02.2020 г.

Под данными товарными знаками истец осуществляет деятельность в области права, а именно оказывает юридические, консультационные и представительские услуги гражданам призывного возраста, имеющим отклонения в состоянии здоровья, ограничивающих их годность к прохождению военной службы, в том числе имеющим болезни, наличие которых дает право в установленном законом порядке освободиться от призыва на военную службу.

Реализуя свое исключительное право, истец использует свои товарные знаки путем их указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, в сети "Интернет".

Заявителю стало известно, что в гражданском обороте используется доменное имя advokat-prizyvnika.ru, на странице которого размещена информация о Коллегии адвокатов города Москвы "ЭксЛедж", которая по аналогии с обществом "МЕДИЦИНСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ", осуществляет деятельность в области права, а именно оказывает юридические, консультационные и представительские услуги гражданам призывного возраста, имеющим отклонения в состоянии здоровья, ограничивающих их годность к прохождению военной службы.

При использовании в строчке поиска формулировки "призыванет", "ПризываНет", "Призыва.нет" в поисковой системе в сети интернет в верхних строчках результатов поиска появится ссылка на сайт https://www.advokat-prizvvnika.ru, что подтверждается протоколом о производстве осмотра вещественных доказательств, заверенным 03.06.2022 г. нотариусом города Москвы Калининым Сергеем Николаевичем.

Таким образом, потребитель адресуется на рекламное объявление Коллегии, предлагающее потребителю продукцию Коллегии адвокатов города Москвы "ЭксЛедж", однородную продукции общества "МЕДИЦИНСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ", а рекламное объявление адресует потребителя на интернет-сайт Коллегии, который является коммерческим инструментом для реализации продукции и содержит описание деятельности Вашей организации, информирующую, что он реализует продукцию, которая однородна продукции заявителя.

Истец настаивает, что ответчиком без разрешения правообладателя используются словесные обозначения товарных знаков "Призыва.Нет" и "ПризываНет.ру" в виде их применения в качестве ключевых слов при размещении рекламы на поисковых сервисах, а также при размещении рекламных объявлений на страницах социальной сети.

Претензии истца оставлены ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В качестве средства защиты исключительного права статья 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает возможность предъявления требования, в частности:

о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

о пресечении действий, нарушающих право или создающему угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 1225, 1229, 1231, 1232, 1250, 1252, 1479, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из обоснованности заявленных требований, доказанности нарушения ответчиком исключительных прав на товарные знаки.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с указанными выводами суда первой инстанции с учетом следующего.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как разъяснено в пункте 172 Постановления N 10, использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети "Интернет" в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), статья 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г.).

Установление факта недобросовестной конкуренции может послужить основанием для предъявления иска о взыскании убытков с нарушителя исключительного права.

В силу части 3 статьи 37 Закона о конкуренции лица, права и интересы которых нарушены в результате нарушения антимонопольного законодательства, вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещение вреда, причиненного имуществу.

Для взыскания же компенсации по правилам статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации должно быть установлено нарушение исключительного права на товарный знак в смысле статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Между тем из содержания статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации соответствующий способ использования товарного знака не усматривается.

Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренный, так и не предусмотренный в статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, ограничен единым принципом такого использования - осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров, то есть приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров. Именно в силу приведенного ограничения правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и не способно вызвать их смешения.

Ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью в отношении конкретного рекламного объявления, так как по своей сути является техническим параметром показа рекламного объявления в поисковой системе, определяемым рекламодателем и настраиваемым посредством соответствующих инструментов в интерфейсе поисковой системы, настройки которого неизвестны потребителю; не индивидуализирует какие-либо товары/услуги либо самого рекламодателя и не является самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Соответственно, само по себе использование ключевых слов, совпадающих с товарными знаками хозяйствующих субъектов-конкурентов, при оформлении контекстной рекламы без их согласия не может рассматриваться как использование средств индивидуализации, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующих субъектов-конкурентов либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующими субъектами-конкурентами в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Поэтому возможное указание обществом товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака в понимании статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Следовательно, такое использование обозначения не является нарушением прав на товарный знак.

По смыслу действующего законодательства словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции (услуг) правообладателя и лица, использующего такое словесное упоминание.

Данный вывод соответствует правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 16.01.2019 г. N 305-КГ18-22963 по делу N А40-200682/2017.

Ключевые слова, метатеги используются в сети "Интернет" для поиска информации пользователями. Ключевое слово представляет собой технический параметр, определяемый рекламодателем, который и указывает данный параметр посредством соответствующих инструментов настройки в системах онлайн-рекламы. Для каждого объявления может быть выбран ряд ключевых слов. При этом ключевые слова для поиска информации разных рекламодателей могут совпадать. Пользователь не ставится в известность относительно того, по каким ключевым словам он может получить выход на интересующую его информацию. Поэтому при введении ключевого слова пользователь получает ряд ссылок на возможные ресурсы, для которых выбрано соответствующее ключевое слово. Поэтому ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учетом отсутствия индивидуализирующей способности.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что возможность смешения возникает в случае, если под воздействием конкретного содержания контекстной рекламы у пользователя может возникнуть впечатление, что при переходе по рекламной ссылке (с использованием ключевых слов) он будет переадресован на сайт правообладателя средства индивидуализации либо на сайт, иным образом связанный с правообладателем средства индивидуализации.

Таким образом, по общему правилу, исходя из приведенных выше норм права и сложившейся судебной практики, использование без согласия правообладателя чужого знака обслуживания в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, если в самом объявлении товарный знак не используется, не является нарушением. Если же знак обслуживания размещен в самом рекламном объявлении, то такое использование может быть признано нарушением исходя из пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Данная позиция отражена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2021 г. по делу N А56-115405/2019, постановлении Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2022 г. по делу N А40-78544/2021.

На сайте advokat-prizyvnika.ru не содержится какое-либо средство индивидуализации истца, способное вызвать смешение с его товарным знаком и юридическим лицом общества "МЕДИЦИНСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ", а представлена информация об оказании юридической помощи адвокатами, членами Адвокатской палаты г. Москвы, осуществляющих адвокатскую деятельность в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".

В текстах рекламных объявлений сайта advokat-prizyvnika.ru также отсутствует какое-либо средство индивидуализации истца, способное вызвать смешение с его товарным знаком и юридическим лицом - обществом "МЕДИЦИНСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ".

Из конкретного содержания объявления контекстной рекламы сайта advokat-prizyvnika.ru следует, что пользователь при переходе по рекламной ссылке (с использованием ключевых слов) будет переадресован на сайт коллегии адвокатов, никаким образом не связанный с ответчиком и его средствами индивидуализации.

Поскольку истцом не были представлены доказательства совокупности названных обстоятельств и в материалах дела отсутствует подтверждение того, что на спорном сайте, в тексте рекламных объявлений содержится информация о принадлежащем истцу средстве индивидуализации, использование которого способно вызвать смешение с деятельностью последнего, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о недоказанности истцом наличия в действиях ответчика признаков нарушения исключительного права на товарный знак.

Оценив представленные в дело доказательства и отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции руководствовался статьями 1225, 1229, 1250, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, содержащимися в пунктах 59, 61, 162, 172 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд апелляционной инстанции исходит из того, что в данном случае технические параметры показа рекламного объявления в поисковой системе, определяемые рекламодателем и настраиваемые посредством соответствующих инструментов в интерфейсе поисковой системы, не индивидуализирует какие-либо товары, услуги либо самого рекламодателя и не является самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции следует отменить в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильным применением судом норм материального права на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктами 1, 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 01 ноября 2022 года по делу N А40-127068/2022 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с ООО "Медицинско-правовая компания" в пользу Коллегии адвокатов города Москвы "Экследж" расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3.000 (три тысячи) рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

Е.А. Птанская А.И. Трубицын