Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 января 2023 г. N 09АП-85540/22 по делу N А40-77434/2022

г. Москва

25 января 2023 г.

Дело N А40-77434/22

Резолютивная часть постановления объявлена 18 января 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 января 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей Б.В. Стешана, В.В. Валюшкиной,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Роговым И.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 октября 2022 года по делу N А40-77434/22,

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (ОГРН 1025002689260)

к Обществу с ограниченной ответственностью "АЮ Групп" (ОГРН 1117746101791)

о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N N 377784, 431200, взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании:

от истца: Кульков Г.В. по доверенности от 20.04.2022;

от ответчика: Авакян А.В. по доверенности от 01.06.2022;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "АЮ Групп" (далее - ответчик) о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N N 377784, 431200, взыскании компенсации в общем размере 5 000 000 руб.

Решением от 20 октября 2022 года Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, об удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов апелляционной жалобы истец указал, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

От ответчика поступил отзыв, в котором он против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, иск удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2022 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки * по свидетельству РФ N 377784, дата регистрации: 23.04.2009, в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, в том числе орехи обработанные (29 класс МКТУ), орехи (31 класс МКТУ);

* по свидетельству РФ N 431200, дата регистрации: 02.03.2011, в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, в том числе орехи обработанные (29 класс МКТУ), орехи (31 класс МКТУ).

В обоснование исковых требований истец указал, что в интернет-магазине OZON предлагается к продаже и реализуется произведенный ответчиком подарочный набор "Дары природы Байкала" вес нетто: 480 г., содержащий в своем составе орех вес нетто 100 г.

Истец считает, что размещенное на упаковке товара обозначение сходно до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками истца.

В подтверждение заявленных требований истец приложил к иску протокол нотариального осмотра доказательств в сети Интернет от 29 февраля 2022 года.

Данным протоколом подтверждается предложение к продаже товара на маркетплейсе Озон "Подарочный набор "Дары природы Байкала" (л.д. 28-33).

По мнению истца, незаконное введение ответчиком в гражданский оборот товаров, маркированных словесным обозначением сходным до степени смешения с товарным знаком истца, вступает в недобросовестную конкуренцию с коммерческой деятельностью правообладателя того же рода, создает впечатление о наличии связей или особых отношений между ответчиком и истцом, тем самым, причиняя последнему имущественный ущерб и ущемляя права лиц, действующих на основании лицензионных соглашений/договоров.

На основании изложенного истец обратился с иском об обязании ответчика прекратить нарушение исключительного права истца на товарный знак "Дары природы", выражающееся во введении в гражданский оборот на территории РФ без согласия истца товаров, маркированных словесным обозначением "Дары природы Байкала"; в указании словесного обозначения "Дары природы Байкала" на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в названии продаваемого и предлагаемого к продаже товара, в размещении словесного обозначения "Дары природы Байкала" в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, в рекламе на сайте в сети Интернет, а также о взыскании компенсации за незаконное использование словесного обозначения "Дары природы Байкала" сходного с товарным знаком "Дары природы" в размере 5 000 000 рублей.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что степень сходства между сравниваемыми обозначениями является низкой, а также, что истец не доказал, что нарушение является длящимся, поскольку, представленный истцом скриншот сайта Озон от 10.10.2022 не подтверждает, что предложение к продаже товара осуществляется ответчиком (продавец не указан), соответственно, оснований для удовлетворения неимущественного требования истца не имеется, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы истца подлежат отклонению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ).

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Следовательно, при удовлетворении требований, заявленных на основании статьи 1252 ГК РФ и требований об уплате компенсации на основании статьи 1515 ГК РФ, необходимо исходить из того, что они могут быть удовлетворены при наличии доказательств использования товарного знака без согласия его правообладателя в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, то есть факта правонарушения.

Товарный знак истца * является комбинированным, состоит из словесного элемента: "Дары природы", выполненного в кириллице белого цвета с обводкой темно-зеленого цвета, расположенного на плашке.

В правом углу плашки находится стилизованное изображение двух вишенок.

Плашка расположена по центру обозначения, выполненного желтым, белым и оранжевым цветами.

Товарный знак истца * также является комбинированным, состоит из словесного элемента "Дары природы", выполненного в кириллице, и изобразительных элементов в виде плашки, в правом углу которой находится стилизованное изображение ягод.

При этом спорное обозначение ответчика * состоит из словесного элемента "дары природы БайкалА", выполненного в кириллице, и изобразительного элемента в виде плашки, стилизованной под дерево. Также на упаковке товара имеются изображения фотографии хвойного дерева на фоне озера и голубого неба.

Выводы суда первой инстанции, касающиеся сходства сравниваемых обозначений, изложенные в решении, являются обоснованными и соответствуют правилам, применяемым при проверке обозначении на тождество и сходство.

Так словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по:

- звуковым (фонетическим),

- графическим (визуальным)

- смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие

близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании спедующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначении, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Таким образом, правилами установлено, что при сравнении одного обозначения с другими обозначениями для установления сходства (или несходства) до степени смешения учитывается обозначение в целом. Никаких исключений из этого методического подхода правилами не предусмотрено.

Товарные знаки истца и обозначение, использованное ответчиком на подарочных наборах, не являются сходными до степени смешения и не ассоциируются друг с другом.

Сходство словесных обозначений в соответствии с п. 4.2. Рекомендаций может быть фонетическим, семантическим и визуальным.

Комбинированное обозначение "дары природы БайкалА", выполнено в кириллице оригинальным шрифтом. Комбинированное обозначение "Дары природы", выполнено в кириллице оригинальным шрифтом.

Фонетический критерий.

Для того, чтобы установить сходство до степени смешения словесных составляющих обозначений, необходимо обратиться к их фонетическом разбору с учетом всех элементов, которые могут быть выделены во внешнем (звуковом и графическом) облике знака.

Анализ словесных обозначений "дары природы Бай кал а А" и "Дары природы",

входящих в состав сравниваемых обозначений, с точки зрения фонетики, показал их различие, обусловленное разным количеством:

- слов (3 слова и 2 слова);

- слогов (8 слогов и 5 слогов), которые определяются по числу произносимых гласных букв в слове;

- букв /звуков (18 букв /18 звуков и 11 букв /11 звуков).

То есть словесная составляющая обозначения "дары природы БайкалА" имеет значительно более длинную (более 60 %) конструкцию, по сравнению с товарными знаками истца за счет присутствия словесного элемента "БайкалА".

При этом в товарных знаках "Дары природы" ударение подает на слово "природы", и, как известно, наиболее слышимым и значимым словом обозначения является слово, на которое подает ударение в любом словосочетании и/или словесной конструкции.

С другой стороны - в обозначении "дары природы БайкалА" - ударным является слово "БайкалА", занимающее в обозначении доминирующее положение, акцентирующее на себе все внимание.

С учетом вышеприведенного анализа, судом первой инстанции сделан обоснованный вывод о том, что сравниваемые обозначения имеют совершенно разное звучание и не являются сходными между собой.

Также в комбинированных товарных знаках, зарегистрированных на имя истца, словесные элементы "Дары природы" выполнены оригинальным шрифтом, напоминающим объемные прописные буквы кириллического алфавита, при этом первая буква больше остальных по размеру.

Слова расположены в две строки, одно под другим и размешены на фигуре оригинальной формы в виде листа дерева, занимая всю его поверхность. Рядом со словесным элементом выполнено изображение ягод с листом.

Товарный знак N 377784 зарегистрирован и охраняется в светло-зеленом, зеленом, темно-зеленом, белом, красном, желтом, оранжевом и черном цветах.

Товарный знак N 431200 зарегистрирован и охраняется в зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, белом, темно-красном и черном цветах.

В комбинированном обозначении "дары природы БайкалА", размещенном на подарочных наборах ответчика, слова "дары природы" выполнены стандартным шрифтом в один ряд маленькими буквами одного размера, а слово "БайкалА" выполнено в оригинальном исполнении буквами значительно большего размера, при этом буквы "Б и А" изображены как заглавные.

Слово "БайкалА" занимает в словесной части обозначения доминирующее положение, а слова "дары природы" выполнены маленькими буквами, не привлекающими к себе внимания со стороны потребителя.

Словосочетание размещено в левой части композиции.

Основная роль в обозначении отведена его изобразительной части - изображению ярко-голубого озера Байкал, сливающегося на горизонте с линией неба и облаками; в левой части обозначения изображена часть хвойного дерева с шишками.

Таким образом, обозначение ответчика представляет собой яркую картину озера Байкал и слова "БайкалА" на его фоне.

Проведенный сравнительньш анализ по визуальному критерию показал, что общее зрительное восприятие знаков совершенно различно за счет различного вида, шрифтов и пространственного расположения словесных элементов, использования различной цветовой гаммы, а также различных изобразительных элементов.

Следует отметить, что изобразительные элементы в обозначении и/или товарном знаке обращают на себя внимание потребителя при первом же приближении; они легко запоминаются, и каждый из них формирует свой неповторимый образ и, следовательно, сравниваемые товарные знаки истца и обозначение ответчика не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку производят совершенно разное зрительное впечатление.

С учетом изложенного, судом первой инстанции сделан обоснованный вывод об отсутствии визуального сходства между зарегистрированными товарными знаками истца и обозначением ответчика с картиной озера Байкал.

Также стоит отметить, что словесные элементы в обозначении "дары природы БайкалА" представляют собой словосочетание, определяющей частью которого является слово "БайкалА", несущее на себе ударную и смысловую нагрузку.

Остальные слова в словосочетании не имеют существенного смыслового значения, являясь второстепенными его элементами, что со всей очевидностью подчеркивается размером букв и их незначительным положением в составе словосочетания.

Ответчик производит товары: орехи, масло кедровое, кедровые хлопья, мед цветочный натуральный и пр. из продукции, произрастающей именно в Прибайкалье, родине кедрового ореха.

Деятельность Общества и вся его интеллектуальная собственность связаны с тайгой и Байкалом, включая арендуемые им лесные участки для добычи кедрового ореха.

Смысловое значение товарных знаков истца "Дары природы" имеет совершенно иное значение, не связанное ни прямо, ни косвенно с Байкалом, и не вызывающее никаких с ним ассоциаций.

С учетом изложенного, судом первой инстанции сделан обоснованный вывод о том, что сравниваемые знаки семантически не сходны между собой.

Принимая во внимание отсутствие между сравниваемыми обозначениями фонетического, графического и семантического сходства, судом первой инстанции правомерно сделан вывод о несходстве обозначений до степени смешения.

В апелляционной жалобе истцом представлены изображения подарочных наборов истца и ответчика.

Набор истца представляет собой упаковку квадратной формы с упаковочной ручкой.

Набор выполнен в бежевом цвете с надписью - дары природы, выполненной буквами коричневого цвета.

Набор ответчика представляет собой упаковку в форме вытянутого прямоугольника без ручки в ярком сине-розовом цветовом исполнении, где на фоне изображения озера размещена надпись, выполненная белыми буквами - "дары природы БайкалА", в которой слово "БайкалА" занимает доминирующее положенное.

Сравниваемые образцы не имеют между собой никакого сходства ни по форме упаковки, ни по ее цветовому оформлению, ни по имеющимся надписям.

Следовательно, утверждение истца, о том, что сравниваемые упаковочные образцы являются "идентичными по форме и внешнему виду продукции" не соответствуют действительности.

Доводы истца о безосновательном применении судом факта наличия множества зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом "дары природы" в отношении однородных товаров, подлежат отклонению.

Факт наличия таких регистрации на имя различных правообладателей в отношении однородных товаров означает, что товарные знаки не были признаны сходными до степени смешения, несмотря на наличие в каждом из них словосочетания "дары природы".

Также данный факт свидетельствует, что у потребителей не возникают никакие ассоциации с конкретным лицом и отсутствуют предпосылки для введения потребителя в заблуждение относительное производителя товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

В своей жалобе истец указывает, что судом не исследовались обстоятельства "предоставления Роспатентом" таких регистрации, и они не должны приниматься во внимание.

Однако ст. 1512 ГК РФ установлены основания оспаривания и признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, в случае несогласия истца с предоставлением ФИПС правовой охраны зарегистрированным товарным знакам, содержащим в своем составе словосочетание "дары природы", истцом могут быть поданы возражения в Палату по патентным спорам.

При этом товарные знаки истца были зарегистрированы ФИПС в отношении товаров тех же классов при наличии других регистрации со словесным элементом "дары природы" в силу наличия в обозначениях истца изобразительных элементов, различных цветов, шрифта, расположения слов, которые придавали знакам обличительные черты.

Озеро и слово "БаикалА" занимают доминирующее положение в обозначении, использованном ответчиком, и делают его совершенно не сходным с товарными знаками истца, несмотря на наличие слов "дары природы" в общей картине обозначения.

В своей жалобе истец ссылается на то, что в нарушение п.3 ст. 1484 ГК РФ истец не давал ответчику согласие на производство, реализацию и предложение к продаже товаров в упаковке, маркированной словесным обозначением "дары природы БайкалА", и таким образом ответчик нарушил права истца.

Между тем, у истца нет прав на обозначение "дары природы БайкалА", использованное ответчиком, и, соответственно, нет факта нарушения его прав.

При этом в отсутствие права на указанное обозначение, у истца нет правовых оснований и/или возможностей для предоставления их другому лицу.

В соответствии с пунктом 57 постановления N 10 требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан.

Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению.

Такой запрет установлен непосредственно законом (абз. третий п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Из данных разъяснений следует, что не подлежит удовлетворению требование о запрете предложений к продаже товаров, если такая информация отсутствует на сайте или уже была удалена с него, поскольку это не сможет обеспечить восстановление нарушенных прав. При недоказанности продолжения правонарушения отсутствуют основания для возложения обязанности прекратить такое правонарушение.

В материалы дела ответчиком представлен акт на списание товароматериальных ценностей "крой-коробки "Подарочный набор"" от 25 апреля 2022 года путем вывоза на полигон ТБО в Тарбагатайском районе с. Нижний Саянтуй.

В данном случае истец не доказал, что нарушение является длящимся, а представленный истцом скриншот сайта Озон от 10.10.2022 не подтверждает, что предложение к продаже товара осуществляется ответчиком.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20 октября 2022 года по делу N А40-77434/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

Б.В. Стешан В.В. Валюшкина