Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 января 2023 г. N 18АП-17240/22 по делу N А07-14940/2022

г. Челябинск

27 января 2023 г.

Дело N А07-14940/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 25 января 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 января 2023 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бояршиновой Е.В.,

судей Киреева П.Н., Скобелкина А.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Новокрещеновой Е.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АИФ" на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 19.10.2022 по делу N А07-14940/2022.

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило исковое заявление "АЙ-ЭМ-СИ ТОЙЗ, акционерная компания (IMC. TOYS, SOCIEDAD AN УNIMA)", к обществу с ограниченной ответственностью "А И Ф" (далее - ответчик, ООО "АИФ") о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации - товарный знак N 727417 в размере 50 000 рублей.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены в полном объеме.

ООО "АИФ", не согласившись с решением суда первой инстанции, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик указывает, что судом первой инстанции не оценены возражения ответчика о несоблюдении досудебного порядке, не представлены доказательства, подтверждающие приобретение в магазине ответчика товара (в чеке отсутствует расшифровка), товарный чек не содержит сведений о наименовании товара. Представленные изображения в материалы дела товара имеют отличный дизайн и цвет, не совпадающий с товарным знаком истца. Истцом не представлено каких-либо обоснований размера и расчета компенсации. Судом не было разъяснено о праве ответчика заявить ходатайство о снижении размера компенсации.

Отзыв на апелляционную жалобу не представлен.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства извещены, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном Интернет-сайте. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие сторон.

Законность и обоснованность решения суда проверена судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, иностранному лицу АЙ-ЭМ-СИ ТОЙЗ, АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ (IMC. TOYS, SOCIEDAD ANONIMA) принадлежат исключительные права на товарный знак N 727417 *, что подтверждается выпиской Федеральной службы по интеллектуальной собственности из реестра товарных знаков, знаков обслуживания, дата государственной регистрации 11.09.2019, дата приоритета 17.01.2019, дата истечения срока действия исключительного права 17.01.2029, класс МКТУ 28.

04.11.2021 в торговой точке по адресу: Республика Башкортостан, Дуванский район, село Улькунды, улица 60 лет Октября, д. 52, ответчиком предлагался к продаже и реализован товар (игрушка), на упаковке которого имеются обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца за регистрационным N 727417.

Поскольку права на использование товарного знака истцом ответчику не передавалось, истцом в адрес ответчика направлена претензия с предложением ответчику уплатить компенсацию за нарушение исключительных прав истца на товарный знак в размере 100 000 рублей, претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании компенсации в размере 50 000 рублей.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на результаты интеллектуальной деятельности, что является основанием для взыскания компенсации.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Статьей 1479 ГК РФ установлено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Наличие исключительных прав на товарный знак N 727417 истцом подтверждено.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно статье 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3 пункта 1).

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешений обозначение, являются контрафактными. Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ, в соответствии с которым, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В соответствии с пунктом 43 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482; далее - Правила) изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении.

Сходство спорного обозначения на упаковке товара с товарным знаком N 727417 установлено по выполнению (стиль, шрифт, расположение) надписей, включенных в товарный знак, по наличию дополнений (в виде значка, прикрепленного к надписи, капель). Выполнение на упаковке товара спорного обозначения в цветном варианте (в отличие от товарного знака N 727417) не препятствует восприятию его как сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в связи с чем соответствующие доводы апелляционной жалобы отклоняются.

В соответствии со статьей 493 ГК РФ договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

В материалы дела представлен кассовый чек на сумму 435 руб., где указаны реквизиты: ООО "АИФ", ИНН 0220022200, также в чеке отражено наименование реализованного товара - "Кукла Пупси Cru", вопреки доводам апелляционной жалобы, какой-либо товарный чек в материалах дела отсутствует.

По мнению апеллянта, истцом не представлены доказательства, подтверждающие приобретение спорного товара в магазине ответчика.

Из представленной в материалы дела видеозаписи усматривается, что 04.11.2021 в торговом павильоне, расположенном вблизи адресной таблички: Республика Башкортостан, Дуванский район, село Улькунды, улица 60 лет Октября, д. 52, процесс выбора истцом товара (00.35 мин. - 01.20 мин.), оплаты товара (01.21 мин. - 01.58 мин.), передачи чека покупателю (02.58 мин. - 03.03 мин.), при этом переданный продавцом покупателю чек является тождественным чеку, представленному истцом в материалы дела (03.03 мин - 03.23 мин.).

Чек содержит сведения, позволяющие идентифицировать ответчика как продавца в договоре розничной продажи, дату совершения сделки, цену товара.

В материалы дела доказательств того, что терминал, содержащий данные ответчика, в действительности ему не принадлежит, не представлено.

Ответчиком доказательства правомерности использования товарного знака N 727417 в материалы дела не представлено.

При таких обстоятельствах, следует считать доказанным нарушение исключительных прав истца на товарный знак N 727417, совершенным ответчиком путем розничной продажи контрафактного товара, на упаковке которого расположено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом, другими законами.

В пункте 3 статьи 1252 ГК РФ указано, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Как установлено подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252), по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Из чего следует, что размер компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяется судом исходя из характера нарушения.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ по своей инициативе, для этого необходимо заявление стороны с представлением доказательств в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о необходимости применения судом данной меры.

Компенсация определена истцом в твердой сумме, равной 50 000 рублям, за незаконное использование товарного знака N 727417 (1 объект х 50 000 рублей).

В представленном в суд первой инстанции отзыве от 01.07.2022 ответчик указывал на непредставление истцом каких-либо обоснований размера и расчета компенсации, а также истцом не представлено доказательств, подтверждающих негативное воздействие возможного однократного нарушения его имущественного положения и необходимость восстановления имущественного положения.

Аналогичные доводы приведены ответчиком и в апелляционной жалобе.

В пунктах 59, 61 Постановление N 10 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец просит взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 50 000 рублей.

Поскольку размер истребуемой компенсации заявлен выше минимального размера, составляющего 10 000 рублей, то истец должен обосновать соразмерность заявленной компенсации допущенному ответчиком нарушению с представлением соответствующие доказательств.

В обоснование размера компенсации апеллянт указал на широкую известность публике спорного товарного знака истца, а сам правообладатель имеет собственную сеть по реализации лицензионной продукции (оптовые и мелкооптовые магазины), в досудебном порядке истец понес дополнительные расходы по защите нарушенного исключительного права на спорный товарный знак. Торговля контрафактом наносит репутационный убыток истцу, поскольку контрафактный продукт низкого качества вызывает у потребителя негативные ассоциации с брендом. Наполненность рынка контрафактом существенно снижает стоимость лицензий, поскольку цены на контрафакт существенно ниже лицензионной продукции (пираты не вкладывают деньги в создание мультфильма, не несут расходов на рекламу и т.д.) и делает практически невозможным продажу исключительных лицензий. Для сравнения истцом приведены размеры санкций за административные правонарушения в области интеллектуальной собственности.

Судом апелляционной инстанции исследована видеозапись приобретения товара, из которой усматривается, что торговая точка ответчика представляет собой достаточно большой розничный магазин с разными группами товаров, среди которых предложены к продаже игрушки. Ответчик, исходя из даты его регистрации, на рынке, связанном с торговлей неспецилизированной, в течение продолжительного времени осуществляет розничную торговлю, что свидетельствует о наличии у него достаточного опыта с целью выявления необходимости проверки реализуемого товара на признак его контрафактности.

С учетом изложенного, суд соглашается, что в данном конкретном случае компенсация в размере 50 000 рублей, исходя из обоснования истца и установленных характеристик ответчика, является соразмерной и разумной допущенному ответчиком нарушению исключительных прав истца на спорный товарный знак.

В соответствии с Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 10.01.2019 N 305-ЭС18-17030, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом. Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Таким образом, вопреки доводам апеллянта, именно ответчик должен был заявить о наличии оснований для снижения компенсации ниже минимального размера в 10 000 рублей, законом обязанность разъяснения соответствующего права на суд не возложена.

Доводы ответчика о несоблюдении досудебного порядка противоречат материалам дела, из которых усматривается, что 26.03.2022 истцом в адрес ответчика было направлено почтовое отправление с описью вложения, согласно которой отправлены претензия N 30003145 и исковое заявление N 3003145. Претензия N 30003145 представлена в материалы дела, содержит требования истца о выплате компенсации в размере 100 000 рублей за допущенное 04.11.2021 нарушение исключительных прав путем продажи в торговой точки, расположенной вблизи адресной таблички: Республика Башкортостан, Дуванский район, село Улькунды, улица 60 лет Октября, д. 52, товара, содержащего на упаковке обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком N 727417.

На основании изложенного, судом первой инстанции правомерно удовлетворены исковые требования истца.

Поскольку доводы апелляционной жалобы выражают несогласие с судебным актом, однако не влияют на его обоснованность и законность и не опровергают выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 176, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 19.10.2022 по делу N А07-14940/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АИФ" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.В. Бояршинова

Судьи

П.Н. Киреев А.П. Скобелкин