Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 января 2023 г. N 09АП-86429/22 по делу N А40-22992/2022

г. Москва

24 января 2023 г.

Дело N А40-22992/22

Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 января 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Валюшкиной В.В.,

судей Стешана Б.В., Захаровой Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.В. Гришкиевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Компании Нёлькен Хюгиене Продактс ГмбХ

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.10.2022 по делу N А40-22992/22,

принятое по иску Компании Нёлькен Хюгиене Продактс ГмбХ к ООО "Торгимпорт" о взыскании денежных средств,

при участии в судебном заседании представителей

истца: Павлович Я.А. по доверенности от 10.11.2020, уд. N 15375,

ответчика: Букин В.Л. по протоколу N 6, Зуев В.Е. по доверенности от 02.03.2022, Скляр Р.В. по доверенности от 02.03.2022, уд. N 12316,

УСТАНОВИЛ:

Компания Нёлькен Хюгиене Продактс ГмбХ обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Торгимпорт" о взыскании 400 000 евро штрафа по соглашению от 31.05.2021.

Решением арбитражного суда от 21.10.2022 в удовлетворении искового заявления отказано в полном объеме.

Истец, не согласившись с решением суда первой инстанции, в порядке ст. 257 АПК РФ в установленный законом срок обратился в арбитражный суд с апелляционной жалобой.

В судебном заседании представитель заявителя (истца по делу) поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней основаниям, просил решение суда отменить, заявленные требования удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения, представил в материалы дела отзыв.

Заслушав представителей участвующих в деле лиц, исследовав в полном объеме и оценив в совокупности документы, имеющиеся в материалах дела, доводы апелляционной жалобы и отзыв на нее, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены решения суда.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что обстоятельства, подлежащие установлению в данном деле, истцом в порядке ст. 65 АПК РФ не доказаны.

Так, судом установлено, что Компания Нёлькен Хюгиене Продактс ГмбХ является правообладателем следующих товарных знаков:

"baby line" *, зарегистрированного во Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) под регистрационным номером 833819, правовая охрана которому также предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров классов 03, 05, 16 МКТУ,

"babyline" *, зарегистрированного в Открытом реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под регистрационным номером 186157, в отношении товаров классов 03, 05, 16 МКТУ.

Между сторонами 21.12.2016 заключен лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака N 186157.

31.05.2021 года стороны подписали Соглашение об общих условиях расторжения Лицензионного договора, в соответствии с п. 4 которого все обязательства по Лицензионному договору прекращаются с 01.12.2021.

В обоснование своего требования Истец сослался на обстоятельства того, что ответчиком нарушены условия соглашения о расторжении, в соответствии с которым стороны договорились, что компания Нёлькен предоставляет ООО "Торгимпорт" право реализовать продукцию, маркированную товарным знаком N 186157, находящуюся по состоянию на дату Соглашения на складе ООО "Торгимпорт" и прямо поименованную в Приложении N 1 к Соглашению.

Стороны определили в пункте 7 Соглашения, что в случае несоблюдения или ненадлежащего соблюдения условий настоящего Соглашения виновная сторона обязуется уплатить второй стороне штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) евро за каждое нарушение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая обязательство, предусмотренное пунктом 2.1 Соглашения.

Как указал истец, Компании Нёлькен стало известно, что ООО "Торгимпорт" в период после 31 мая 2021 года в нарушение условий Соглашения осуществляло импорт продукции, маркированной Товарным знаком 833819 и/или Товарным знаком 186157, произведённой по его заказу фабриками в Китае и Израиле. Данные обстоятельства зафиксированы таможенными органами 15.06.2021, 17.07.2021, 27.11.2021.

По мнению истца, каждый эпизод импорта товара представляет собой нарушение обязательств ООО Торгимпорт, как это определено в пункте 7 Соглашения. Истец не предоставлял Ответчику право импортировать продукцию, маркированную Товарными знаками, принадлежащими Истцу как правообладателю. Соответственно, любые операции по ввозу такой продукции противоречат условиям Соглашения и свидетельствуют о нарушении ООО "Торгимпорт" условий Соглашения. В связи с изложенным, по расчету истца оплате ответчиком подлежит штраф за 8 допущенных нарушений на сумму в общей сложности 400000 евро.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, указал, что, исходя из буквального толкования, Соглашением внесены изменения в п. 6.1. Лицензионного договора о сроке действия Договора. При этом Стороны договорились, что Лицензиат (Ответчик) имеет право до 30.11.2021 осуществлять реализацию продукции, маркированной товарным знаком N 186157 и указанной в Приложении N 1 к Соглашению (п. 2.1 Соглашения). А любая иная продукция, маркированная товарными знаками N 186157 и N 833819, находящаяся в распоряжении Лицензиата, включая, но не ограничиваясь этим, прокладки для кормящих матерей, произведенные Лицензиаром и полученные Лицензиатом, подлежат уничтожению за счет Лицензиата.

Соглашение не содержит условия, что продукция, поименованная в Приложении N 1 к нему, должна находиться или находится к моменту заключения Соглашения на территории Российской Федерации.

Пунктом 5 Соглашения предусмотрено, что ООО "Торгимпорт" вправе реализовывать продукцию третьим лицам при условии ее перемаркировки на товарный знак N 186157. Указанные условия ООО "Торгимпорт" исполнены. Истцом доказательств обратного в материалы дела не представлено.

При этом Ответчик исполнил условия Лицензионного договора и Соглашения, прекратив осуществлять поставки продукции, маркированной товарным знаком N 186157, с даты прекращения действия Договора.

При этом, условиями Лицензионного договора (пункт 1.1.) прямо предусмотрено, что Лицензиаром (Истцом) предоставлено Лицензиату (Ответчику) право использования товарного знака N 186157 за вознаграждение и в предусмотренных Договором пределах, а также перечисленными в договоре способами (п. 1.6): при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданских оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, вывесках и в рекламе, в том числе в наружной, телевизионной, печатной рекламе, при проведении стимулирующих мероприятий и прочих рекламных акций; на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Предоставленное Ответчику пунктом 1.6. Лицензионного договора правомочие по использованию товарного знака N 186157 на товарах, которые вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, предусматривает, в том числе правомочность Ответчика осуществлять действия по импорту товаров, маркированных Товарным знаком N 186157, до 01.12.2021.

Как полагает суд первой инстанции, согласованные пунктом 1.6 лицензионного соглашения способы использования товарного знака истца не претерпели изменения в результате заключения соглашения о расторжении. Следовательно, импорт товара не нарушал прав истца, оснований для начисления штрафа не имеется.

Судом первой инстанции отклонена ссылка истца на решение по делу N А40-59211/22 отклонена, поскольку, во-первых, указанное решение не вступило в законную силу, во-вторых, привлечение к ответственности в административном порядке не является автоматически основанием для привлечении к ответственности по Соглашению, которое не содержит обязательства Ответчика о не привлечении к административной ответственности по какому либо факту, как в частности, п. 7 Соглашения не предусматривает ответственность Ответчика в случае его привлечения в рамках административного дела.

При таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворении иска.

В обоснование апелляционной жалобы истец указывает, что суд первой инстанции пришел к необоснованному выводу о том, что соглашением были внесены изменения только в части срока предоставления права использования товарного знака; суд первой инстанции пришел к необоснованному выводу о том, что ответчиком не было допущено нарушения условий соглашения; суд не исследовал обстоятельства нарушения ответчиком условий соглашения в части использования ответчиком товарного знака N 833819, судом первой инстанции в этой части нарушены нормы материального права; суд не исследовал вопросы, связанные с реализацией ответчиком товара в нарушение условий соглашения; суд первой инстанции должен был отложить рассмотрение дела, чтобы обеспечить соблюдение принципа единообразия судебных актов.

Суд отклоняет приведенные доводы апелляционной жалобы, полагает, что они направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, оснований для которой не имеется.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции представитель ответчика на вопросы суда об обстоятельствах заключенных контрактов с иностранными контрагентами и эпизодах импорта товара пояснил, что контракты носили долгосрочный характер, оснований для отказа от их исполнения у ответчика, как покупателя, не имелось, в противном случае отказ от исполнения обязательств мог повлечь причинение убытков. Последние эпизоды поставок приходились на последние полгода действия лицензионного соглашения, товар не был реализован в полном объеме.

Довод истца о внесении изменений в лицензионный договор от 21.12.2016 в части изменения способов использования товарного знака N 186157 является ошибочным, основанным на неверном толковании условий соглашения от 31.05.2022 и норм гражданского законодательства РФ.

По мнению суда апелляционной инстанции, заключение соглашения не исключает действия иных условий лицензионного соглашения, из содержания соглашения обратного вывода не следует.

Таким образом, оснований для вывода о том, что установленные лицензионным соглашением способы использования товарного знака претерпели изменения на основании соглашения о расторжении от 31.05.2021, у суда не имеется.

Как следует из положений п. 6 ст. 1235 ГК РФ с учетом ст. 432 ГК РФ, способы использования товарного знака являются существенным условием лицензионного договора.

Таким образом, изменение (ограничение) способов использования товарного знака является изменением его существенных условий, и подлежит государственной регистрации. Также и соглашение об изменении срока действия лицензионного договора, подлежит регистрации, поскольку срок предоставления права использования товарного знака является существенным условием лицензионного договора в соответствии с пунктом 4 ст. 1235 ГК РФ.

Следовательно, изменение способов использования товарного знака N 186157 является изменением существенных условий договора и требует отдельной регистрации в Роспатенте и без государственной регистрации считается несостоявшимся.

Вопреки доводам истца, соглашением от 31.05.2021 внесены изменения исключительно в части срока предоставления права использования товарного знака.

Изменение способов использования товарного знака по лицензионному договору не обсуждалось истцом и ответчиком, таких договоренностей не было. Ни условиями соглашения от 31.05.2021, ни электронной перепиской сторон (между Владимиром Букиным vbak@mail.ru и Evgeniya Sinanova, Schneider group sinanovaev@schneider-group.com, ни какими-либо другими доказательствами соответствующие доводы истца не подтверждаются.

Ответчик обладал правом на импорт товаров, маркированных товарным знаком истца. Следовательно, действия по импорту товаров, маркированных товарными знаками истца, не могут рассматриваться в качестве нарушения условий соглашения от 31.05.2021.

Условиями Лицензионного договора (пункт 1.1.) прямо предусмотрено, что Лицензиаром (Истцом) предоставлено Лицензиату (Ответчику) право использования товарного знака N 186157 за вознаграждение и в предусмотренных Договором пределах, а также перечисленными в договоре способами (п. 1.6): при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданских оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, вывесках и в рекламе, в том числе в наружной, телевизионной, печатной рекламе, при проведении стимулирующих мероприятий и прочих рекламных акций; на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" ввоз на территорию Российской Федерации является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В соответствии с п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" - условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ).

Соответственно, условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (часть 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду, что неоднократно подтверждается выводами Суда по интеллектуальным правам (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2021 N С01-1574/2021 по делу N А40-152622/2020).

При рассмотрении настоящего дела установлено, что ответчик добросовестно исполнил условия Лицензионного договора и Соглашения, в настоящий момент прекратил осуществление поставок продукции, маркированной товарным знаком N 186157, с даты прекращения действия Договора.

Таким образом, Ответчиком не допущено нарушений условий Соглашения от 31.05.2021 в связи с импортом продукции, маркированной товарным знаком N 833819 и/или товарным знаком N 186157, в период после заключения Соглашения.

Иные, возможно допущенные ответчиком нарушения условий лицензионного соглашения и соглашения о расторжении, не являлись основаниями заявленных требований, а равно предметом рассмотрения судом первой инстанции, в связи с чем не могут быть приняты судом апелляционной инстанции к рассмотрению.

Как обосновано указал суд первой инстанции, обстоятельства привлечения ответчика к административной ответственности не свидетельствуют о допущенных ответчиком нарушениях исключительных прав, влекущих установленную договором и гражданским законодательством ответственность.

В обоснование апелляционной жалобы истец также указывает, что суд первой инстанции неправомерно отказал в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания.

Данный довод отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку в соответствии с п. 5 ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд может отложить судебное заседание, если признает, что оно не может быть рассмотрено данном судебном заседании, в том числе при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного заседания, в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств.

Из изложенных правовых норм следует, что суд по своему усмотрению с учетом характера и сложности дела решает вопрос о возможности рассмотрения дела по существу, либо отложении судебного разбирательства, то есть отложение дела является правом суда, а не обязанностью.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявленных требований.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, нарушений норм материального и процессуального права, в том числе на основании ч. 4 ст. 270 АПК РФ, не выявлено, в связи с чем апелляционная жалоба по изложенным в ней доводам удовлетворению не подлежит.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы судебные расходы по уплате государственной пошлины при ее подаче в силу ст. 110 АПК РФ относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 21.10.2022 по делу N А40-22992/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.В. Валюшкина

Судьи

Б.В. Стешан Т.В. Захарова