Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 февраля 2024 г. N 09АП-1725/24 по делу N А40-188316/2023

г. Москва

29 февраля 2024 г.

Дело N А40-188316/23

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2024 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 февраля 2024 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Н. Кухаренко,

судей В.В. Валюшкиной, Т.В. Захаровой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А. Елмановой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Планета" на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.11.2023 по делу N А40- 188316/23, по иску ООО "Планета" (ОГРН 1174350004399, ИНН 4345463060) к ответчику: ИП Воробьёв В.Г. (ИНН 771878429946) о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: Мусихина А.М. по доверенности от 20.07.2022,

от ответчика: Бандура Б.А. по доверенности от 11.10.2023,

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

УСТАНОВИЛ:

ООО "Планета" (далее - истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ИП Воробьёву В.Г. (далее- ответчик) о взыскании компенсации в размере 1.743.160 рублей.

Решением суда от 28.11.2023 в удовлетворении требований ООО "Планета" - отказано.

ООО "Планета", не согласившись с решением суда, подало апелляционную жалобу, в которой считает его незаконным, необоснованным.

В своей жалобе заявитель указывает на то, что судом первой инстанции грубо нарушена методология сравнивания обозначений, поскольку судом исследовался лишь только графический и семантический критерий, а звуковой критерий, вопреки положениями Руководства N 12, судом не исследовался.

Полагает, что не исследовался вопрос однородности товаров, для которых зарегистрирован защищаемый истцом товарный знак, со спорным товаром ответчика.

Указывает на то, что ссылка суда, в т.ч. и ответчика на постановления Суда по интеллектуальным правам раннего периода (более раннего, чем представленного истцом) не отражает актуальных тенденций судебной практики, которые претерпели изменения за последние 2-3 года.

Считает, что Истцом, вопреки выводам суда первой инстанции, был доказан факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы поддерживает в полном объеме.

Ответчик с доводами жалобы не согласен, решение суда считает законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Как усматривается из материалов дела, обществу с ограниченной ответственностью "Планета" (далее - истец, ООО "Планета", правообладатель) принадлежит исключительное право на действующий товарный знак "Рисуй светом".

Указанный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение (графическое и словесное) с доминированием охраняемого словесного элемента (словосочетания) "Рисуй светом".

При этом товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 28-го класса МКТУ ("головоломки" из набора элементов для составления картины: игрушки; игры комнатные; игры настольные; игры; игры конструкторы; устройства для игр).

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак "Рисуй светом" подтверждается Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 632208 с датой приоритета (преимущества) 29 апреля 2016 года и сроком действия до 29 апреля 2026 года.

В целях защиты своего исключительного права истцом были проведены контрольные мероприятия на сайте международного интернет-магазина "Wildberries", торгующего универсальными товарами по системе FBO (со склада ООО Вайлдберриз) и FBS (со склада продавца) с доменным именем https://www.wildberries.ru, в результате которых было обнаружены и зафиксированы факты неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности ООО "Планета" со стороны Индивидуального предпринимателя Воробьёва Виталия Геннадьевича (далее - ответчик, ИП Воробьёв В.Г.).

В частности, на сайте с доменным именем https://www.wildberries.ru ответчик под брендом "Рисуй светом!" предлагал к продаже товар, маркированный обозначением "Рисуй светом", тождественным (сходным до степени смешения) с охраняемым товарным знаком "Рисуй светом" (N 632208), исключительное право на который принадлежит истцу.

Усмотрев нарушения исключительного права, истец обратился с настоящим иском в защиту своих прав о взыскании компенсации в сумме: 871 580 (стоимость продаж) х 2 = 1 743 160 рублей 00 копеек.

Рассмотрев повторно дело в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для ее удовлетворения.

Сравнивая изобразительные элементы товарного знака Истца и обозначений, размещенных на товаре Ответчика, по графическому критерию, отмечается разница как в шрифте словесных обозначений, так и цветовом исполнении обозначений. На товаре, который был реализован Ответчиком, и упаковке товара имеется надпись "Рисуй светом", которая выполнена иным фантазийным шрифтом и в иной цветовой гамме бирюзового цвета, нежели аналогичная надпись на товарном знаке Истца (стр. 53 приложения 3.9. к протоколу осмотра от 07.06.2022 N 1654594985084).

На надписи "Рисуй светом" отсутствует восклицательный знак, надпись обладает дугообразным элементом подчеркивания слова "светом", имеется надпись "набор для рисования в темноте", не относимая к товарному знаку, при этом также выполнена иным шрифтом и в иной цветовой гамме, на ином цветовом фоне, нежели надпись "набор для творчества" на товарном знаке Истца.

Кроме того, имеется разная семантика слов "Рисуй светом" в сравниваемых обозначениях. В спорном товарном знаке, оно употребляется в значении "рисуй светом" в любых условиях, а в противопоставленном случае оно семантически соотносится с набором для рисования в темноте, поэтому говорить о смешении одного знака с другим в данном случае, нет оснований.

При этом игровой набор, с артикулом N 17330423 и его упаковка, изображения головы и пальцев рук мальчика, а также световой указки не содержит вовсе.

Вместе с тем, приводя ссылку на Решение Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2020 г. по делу N СИП-1033/2019 по заявлению ООО "Каррас" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.09.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 632208 и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности аннулировать правовую охрану словесного элемента "Рисуй светом!" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 632208, Истец умалчивает, что Ответчиком, в суде первой инстанции, данное дело приводилось как первый установленный судами факт несхожести товара Истца с продуктом реализуемым Ответчиком.

Согласно описанию, товар истца по указанному спору полностью идентичен продукции, реализуемой ранее ИП Воробьёв В.Г.

Из данного решения прямо следует, что товарный знак N 632208 не имеет схожести с товаром истца по указанному иску.

В своем решении по делу N СИП-1033/2019 Суд по интеллектуальным правам, помимо прочего указал, что исходя из семантики данных словесных элементов, словосочетание "Рисуй светом!" в целом может означать, например, призыв изобразить какие-либо предметы на бумаге или холсте с помощью карандаша, красок, пера или угля в светлых тонах каких-то визуально воспринимаемых цветовых сочетаний либо, в переносном смысле, вкладывая в соответствующие художественные образы светлые, нежные, теплые, добрые чувства с эмоциональным переживанием счастья, любви или духовного стремления к истине, свободе. Кроме того, словесный элемент "Рисуй светом!" может означать призыв фантазировать, представлять что-либо мысленно, связанное с соответствующими художественными образами, чувствами или эмоциональными переживаниями. Тогда как в противопоставленном обозначении на товаре ответчика словесное обозначение "Рисуй светом", не играет роль доминирующего элемента, на котором концентрируется практически все внимание потребителя, поскольку акцент поставлен на изобразительных образах членов семьи, а потребительские свойства спорного товар.

Кроме того, из правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, выраженной в указанном Постановлении следует, что словесный элемент "Рисуй светом!" в целом является фантазийным и может по-разному восприниматься средним рядовым российским потребителем товаров 28-го класса МКТУ и услуг 41-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Таким образом, словесный элемент "Рисуй светом!", входящий в состав спорного обозначения, является характеризующим товары и услуги, указывая на их свойства и назначение, а также широко используется различными лицами для обозначения определенной техники рисования светом и, следовательно, является общеупотребимым понятием.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила N 482) и пунктом 162 Постановления N 10.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил N 482.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в приведенном пункте Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Таким образом, при сравнении комбинированных обозначений в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

Как указано в пункте 7.1.2.4 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов от 20.01.2020 г. N 12, значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Степень значимости изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительного права на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При этом, согласно пункту 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 настоящего постановления.

Таким образом, указанный набор для творчества (идентичный товару Ответчика), также, не является схожим, в т.ч. до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком Истца.

Истец, предъявляя требования к ИП Воробьеву В.Г., обосновывает их сведениями не с официального ресурса (ООО "Вайлдбериз" ИНН 7721546864), а со стороннего ресурса https://app.mayak.bz/. Сведения приведенного ресурса не могут быть признаны надлежащими доказательствам.

Так, в представленных самим же Истцом доказательствах (л.д. 54-64) - Протоколе N 1692345770799 от 18.08.2023 г., приведены сведения о количестве проданных товаров, где указано, что цена реализации товара Ответчиком составляет 59 руб. 00 коп. за единицу, а не по предполагаемой Истцом цене.

Доводы стороны Истца о количестве продаж Ответчика на маркетплейсе, также являются исключительно субъективным, ничем не подтвержденным мнением, основывающемся не на фактических обстоятельствах, а на предположениях и сведениях сторонней организации, не являющейся официальным источником данных.

Так, согласно представленного в материалах дела отчёта ООО "Вайлдбериз" ИНН 7721546864, поставщик ИП Воробьев В.Г., за время с 01.01.2022 по 01.01.2023, реализовал товар: Игровой набор "Рисуй светом", артикул N 17330423, в количестве 274 единиц, на общую сумму 14 916 (четырнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 67 коп.

Данное обстоятельство подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств от 01.11.2023 г. зарегистрированном в реестре за N 77/2362-н/77-2023-5-958 и представленным в материалах дела.

Указанные обстоятельства и представленные в материалах дела доказательства также были подробно изучены судом первой инстанции в ходе судебного разбирательства, при том, что Истец не смог представить объективных доводов и доказательств своей позиции.

Заявитель ссылается на то, что суд первой инстанции необоснованно отклонил его ходатайство об истребовании доказательств. В апелляционном суде истец также заявил ходатайство об истребовании доказательств.

В соответствии с принципом состязательности, закрепленным в статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оказывает содействие лицам, участвующим в деле, в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

В развитие данного положения в пункте 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указано, что лицо, участвующее в деле, и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Из приведенных положений вытекает, что обязанность истребования доказательств в целях создания участникам процесса условий реализации своих прав лежит на суде только в том случае, если лица, участвующие в деле, не имеют возможности самостоятельно получить от других лиц необходимые доказательства, либо данные доказательства действительно необходимы для разрешения спора.

Ответчиком не указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены запрашиваемыми доказательствами и причины, препятствующие самостоятельному получению ими доказательств, в связи с чем, в удовлетворении данного ходатайства судом первой инстанции было правомерно отказано.

Оснований для удовлетворения указанного ходатайства, у апелляционного суда также не имеется.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что доводы жалобы не могут являться основанием для отмены либо изменения законного и обоснованного решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28.11.2023 по делу N А40-188316/23 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Ю.Н. Кухаренко

Судьи

В.В. Валюшкина Т.В. Захарова