Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2023 г. N 09АП-90538/22 по делу N А40-134916/2022

г. Москва

15 февраля 2023 г.

Дело N А40-134916/22

Резолютивная часть постановления объявлена 07 февраля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 февраля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ким Е.А.,

судей Стешана Б.В., Валюшкиной В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лариной А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ответчика ООО "Русь-Бейкери"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 01 ноября 2022 года по делу N А40- 134916/22, по иску ИП Маркина И.А. (ИНН 230200845112)

к ответчикам: 1) ООО "Русь-Бейкери" (ОГРН 1061215082720, ИНН 1215113341),

2) ООО "Международная Хлебопекарная Корпорация" (ОГРН 1085003005581, ИНН 5003083237)

о защите прав на товарный знак по свидетельству РФ N 681579, взыскании компенсации в размере 1.500.000 рублей.

при участии в судебном заседании:

от истца: Золотов Г.Б. по доверенности от 15.03.2022 г.,

от ответчиков:

от ООО "Русь-Бейкери" - Рыбина Н.А. по доверенности от 16.02.2022 г.,

от ООО "Международная Хлебопекарная Корпорация" - не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ИП Маркина И.А. обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Русь-Бейкери" и ООО "Международная Хлебопекарная Корпорация" о защите прав на товарный знак по свидетельству РФ N 681579, взыскании компенсации в размере 1 500 000 рублей.

Оценив доводы и возражения сторон в совокупности с представленными доказательствами, руководствуясь ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 ГК РФ, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 АПК РФ Решением от 01 ноября 2022 г., суд первой инстанции иск удовлетворил частично, в сумме 500 000 руб.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт, в обоснование отмены ссылался на то, что судом не учтено, что истец лишен правовой охраны товарного знака в отношении товарной позиции "хлеб из пресного теста; хлеб", а также не учтены выводы СИП о неоднородности товаров по делу N СИП-601/2022 по спору между теми же сторонами.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ООО "Русь-Бейкери" доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме. Считает решение суда незаконным и необоснованным, просит решение суда отменить.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам, изложенным в отзыве. Считает решение суда законным и обоснованным, доводы апелляционной жалобы несостоятельными.

Представитель ООО "Международная Хлебопекарная Корпорация" в судебное заседание апелляционной инстанции не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в связи, с чем дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, находит оснований для отмены решения Арбитражного суда города Москвы.

Судом установлено, что Индивидуальный предприниматель Маркина Ирина Александровна действует с 23.07.2008. Основными видами деятельности истца являются: торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями; производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения; производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий; торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах и др.

Истец является Правообладателем исключительного права на товарный знак N 681579 ("ШАЛЕ"), дата приоритета 20.03.2018, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

Истцу стало известно, что Общество с ограниченной ответственностью "Русь-Бейкери" (далее-ответчик 1) и Общество с ограниченной ответственностью "Международная Хлебопекарная Корпорация" (далее - ответчик 2) неправомерно используют обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в том числе при продаже, в предложениях о продаже, а также в сети Интернет.

Ответчик 1 зарегистрирован в ЕГРЮЛ с 22 сентября 2004 года. Основными видами деятельности ответчика 1 являются: производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения; торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями; торговля оптовая хлебобулочными изделиями и др.

Ответчик 2 зарегистрирован в ЕГРЮЛ с 02 сентября 2008 года. Основными видами деятельности ответчика 1 являются: торговля оптовая хлебобулочными изделиями; торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями.

В обоснование исковых требований истец сослался на следующие обстоятельства.

Ответчик 1 подал исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 681579, актом недобросовестной конкуренции (Дело N СИП-207/2022).

В исковом заявлении ответчик 1 указал, что ответчик 2 является аффилированным лицом.

По итогам рассмотрения данного дела Суд по интеллектуальным правам решил требования общества с ограниченной ответственностью "Русь-Бейкери" оставить без удовлетворения.

Истцу стало известно, что на сайте https://rusbakery.ru/ размещена информация об ассортименте товаров с использованием товарного знака "ШАЛЕ", представлена информация о дистрибьюторах (торговая сеть ЕВРОПА, оптоклуб ЕВРОПА, Первая свежесть, ТВОЙ ДОМ, Торговая группа АБСОЛЮТ CASH&CARRY, Евроопт, Идея, Народная 7Я Семья, EUROSPAR, Универсам Верный, ДИКСИ, Гипермаркет КАРУСЕЛЬ, МИРАТОРГ, ПродМир, Икс 5 Ритейл, Торговый дом Перекресток, Агроторг и др. ).

Согласно сведениям, представленным в сервисе "Whois", администратором домена https://rusbakery.ru/ является Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu Mezhdunarodnaya Xlebopekarnaya Korporaciya (Общество с ограниченной ответственностью "Международная Хлебопекарная Корпорация"). Информация об ответчике 2 также указана на сайте https://rusbakery.ru/, в частности:

Раздел сайта "О компании" - https://rusbakery.ru/company/;

Раздел сайта "Контакты" - https://rusbakery.ru/contacts/;

Раздел сайта "Главное" - https://rusbakery.ru/; и др.

На сайте https://rusbakery.ru/ представлен ассортимент продукции, где используется обозначение "ШАЛЕ", а именно:

Багет Шале с паприкой, артикул: RB239, 582 руб/короб.;

Багет Шале 310 гр., артикул: RB157, 959 руб/короб.;

Багет Шале зерновой 150 гр., артикул: RB235, 545 руб/короб.;

Багет Шале ржаной 150 гр., артикул: RB236, 549 руб/короб.;

Багет Шале фитнес 150 гр., артикул: RB248, 713 руб/короб.;

Багет Шале ржаной с чесноком, артикул: RB365, 782 руб/короб.;

Багет Шале чесночный, артикул: RB329, 749 руб/короб.;

Багет Шале 150 гр., артикул: RB234, 510 руб/короб.;

Багет Шале 240 гр., артикул: RB5, 488 руб/короб.

Данные товары (багеты) являются однородными товарам 30 класса МКТУ товарного знака N 681579 истца.

С 2018 года, а именно 20.03.2018, ответчик 1 и ответчик 2 осуществляют использование обозначения по товарному знаку N 681579 истца незаконно в разных регионах Российской Федерации (в частности: Москва, Саров (Нижегородская обл.), Йошкар-Ола, Санкт-Петербург, Челябинск, др.).

Факт осуществления хозяйственной деятельности по производству продукции, нарушающей исключительное право истца на товарный знак N 681579, подтверждено самим ответчиком 1 в ходе дела N СИП-207/2022.

Факт осуществления хозяйственной деятельности по реализации (предложения к продаже, продаже, размещении информации в сети Интернет) подтверждается документами, полученными истцом в ходе осуществления закупочной деятельности на сайте https://rusbakery.ru/.

Истцом были получены следующие документы: Каталог продукции ответчиков; Коммерческое предложение ответчика 2; Презентация о компании ответчиков; Договор поставки продукции (поставщик - ответчик 2); Счёт на поставку (от ответчика 2) и др.

В ходе закупочных мероприятий было установлено, что непосредственным продавцом продукции (в том числе маркированной обозначением "ШАЛЕ") является ответчик 2. Переписка с представителями ответчика 2 велась посредством электронной почты. Отправителями со стороны ответчика 2 являются:d.rusinov@ibc-rus.ruzakaz@ibc-rus.runoreply@rusbakery.ru

Администратором доменного имени ibc-rus.ru является Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu Mezhdunarodnaya Xlebopekarnaya Korporaciya (Общество с ограниченной ответственностью "Международная Хлебопекарная Корпорация"), то есть ответчик 2.

Истец как правообладатель товарного знака N 681579 не предоставлял ответчикам право на использование товарного знака или сходных с ними обозначений в какой-либо форме. Между истцом и ответчиками отсутствуют и никогда не устанавливались какие-либо договорные и производственно-коммерческие отношения, включая, но не ограничиваясь договоры на продажу и реализацию товаров.

Истец посчитал справедливой компенсацию в размере 1 500 000 руб.

На основании изложенного истец обратился в суд.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суд первой инстанции пришел к следующим выводам:

- факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтвержден доказательствами;

- доказательств факта исчерпания исключительных прав ответчиками не предоставлено, не предоставлены доказательства, подтверждающие факт введения спорного товара в оборот правообладателем.

- доводы ответчика, изложенные в отзыве несостоятельны, поскольку они, не исключают факт нарушения прав истца-владельца товарного знака;

- по делу N СИП-207/2022, рассмотренному Судом по интеллектуальным правам, требования ООО "Русь-Бейкери" оставлены без удовлетворения в виду недоказанности тех фактов, на которые ссылался ответчик-1 (ООО "Русь-Бейкери").

- однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения;

-имеются основания для снижения компенсации основания для снижения суммы компенсации до 500 000 рублей.

Апелляционный суд не может согласиться с выводами суда первой инстанции на основании следующего.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ "Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения".

Установлению подлежали следующие существенные обстоятельства:

- зарегистрирован ли товарный знак в отношении продукции Ответчика, нарушающей товарный знак Истца;

- однородны ли товары Правообладателя и Ответчика, маркируемые обозначением Шале;

- возникает ли вероятность смешения в сознании потребителя.

Материалами дела установлено, что Правообладатель является владельцем товарного знака Шале по свидетельству N 681579 (дата подачи заявки: 20.03.2018) для товаров 30 класса МКТУ (приложение 2). Ответчик является производителем замороженных полуфабрикатов хлеба. Ответчик с 2011 г. использует данное обозначение для этих изделий.

На момент вынесения решения по настоящему делу Правообладатель лишен прав на товарные позиции, корреспондирующие товарам, производимым и реализуемым Ответчиком: "хлеб из пресного теста; хлеб".

Так Суд по интеллектуальным правам решением по делу N СИП-601/2022 прекратил правовую охрану товарного знака Истца в отношении этой категории товаров.

При этом СИП указал, что данная категория товаров не однородна другим товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак Истца:

"В отношении иных товаров 30-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и в отношении которых истцом подана заявка на регистрацию собственного товарного знака судебная коллегия приходит к выводу о том, что общество не доказало заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны ввиду следующего.

В силу вышеприведенных методологических подходов такие товары и продукция истца (замороженные полуфабрикаты хлеба), в отношении которой истец доказал наличие у него возможности ввода товаров в гражданский оборот, не являются однородными".

Апелляционная коллегия принимает во внимание вывод относительно смешения товаров, изложенный в решении СИП-601/2022 в отношении ИП Маркиной И.А.: "Ответчик (ИП МаркинаИ.А.) не представил доказательства того, что истец (ООО "Русь-Бейкери") пытается воспользоваться деловой репутацией ответчика, равно как и не представил доказательства, свидетельствующие о наличии такой сложившейся репутации среди российских потребителей и возникновения у них ассоциативной связи между спорным товарным знаком и ответчиком".

В соответствии с п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10: "При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

-используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

* длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

* степень известности, узнаваемости товарного знака;

-степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены).

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара".

Товарный знак Истца зарегистрирован в 13.11.2018. Таким образом, права на товарный знак Правообладателя возникли только в конце 2018 г., в то время как Ответчик начал производство замороженного хлеба с указанным названием в 2011 г.

Устанавливая нарушение товарного знака, суд не учел фактические обстоятельства деятельности сторон, касающиеся производства и реализации выпускаемой сторонами продукции, а на сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

При этом при рассмотрении дела СИП-601/2022 Правообладатель представил документы, подтверждающие изготовление только сладкого печенья в период с 12.04.2019 по 11.04.2022 гг. При этом Правообладатель осуществляет поставки печенья небольшими партиями на развес в ящиках по 3 кг индивидуальным предпринимателям для небольших поселковых магазинов, о чем представитель Правообладателя сообщил в судебном заседании (приложение 5).

Ответчик же производит и поставляет замороженные багеты в разные регионы страны и различным торговым сетям ЕВРОПА, оптоклуб ЕВРОПА, Первая свежесть, ТВОЙ ДОМ, Торговая группа АБСОЛЮТ CASH&CARRY, Евроопт, Идея, Народная 7Я Семья, EUROSPAR, Универсам Верный, ДИКСИ, Гипермаркет КАРУСЕЛЬ, МИРАТОРГ, ПродМир, Икс 5 Ритейл, Торговый дом Перекресток, Агроторг.

Круг потребителей рассматриваемых товаров, условия и каналы их реализации (продажа через розничную либо оптовую сеть), отличаются существенным образом, т.к. замороженные багеты являются полуфабрикатами, требующими выпечки, которую осуществляют специализированные цеха в торговых сетях, и которыми не оснащены небольшие магазины, а печенье является готовой продукцией. Печенье, изготавливаемое Истцом, с большой долей вероятности не может попасть в гипермаркеты, которые предпочитают работать с товарами, обеспеченными заводской упаковкой.

Таким образом, не доказана реальная или вероятная опасность введения в заблуждение потребителей относительного производителей товаров (смешения продукции Истца и Ответчика).

Указанные обстоятельства были установлены решением N СИП-601/2022, на момент вынесения решения суд первой инстанции располагал резолютивной частью, в которой говорилось о прекращении действия товарного знака N 681579 в части выпускаемых ответчиком товаров.

Учитывая указанные обстоятельства, апелляционная коллегия приходит к выводу о том, что истцом не доказано, что в результате деятельности ответчиков нарушено его исключительное право, подтверждено товарным знаком N 681579, в иске следует отказать.

Исходя из изложенного Девятый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о том, что на основании пункта 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обжалуемое решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене, с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 01 ноября 2022 года по делу N А40-134916/22 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Маркиной И.А. (ИНН 230200845112) в пользу ООО "Русь-Бейкери" (ОГРН 1061215082720, ИНН 1215113341) 3 000 руб. госпошлины.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Ким

Судьи

Б.В. Стешан В.В. Валюшкина