Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 марта 2023 г. N 20АП-8421/22 по делу N А23-3144/2022

г. Тула

7 марта 2023 г.

Дело N А23-3144/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 02.03.2023.

Постановление изготовлено в полном объеме 07.03.2023.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Тучковой О.Г., судей Волковой Ю.А., Волошиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Шамыриной Е.И., при участии в судебном заседании от Соколова М.Г. - представителя Сивакова А.Л. (доверенность от 21.07.2022), в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы государственного унитарного предприятия города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина" и индивидуального предпринимателя Соколова Максима Геннадьевича на решение Арбитражного суда Калужской области от 21.10.2022 по делу N А23-3144/2022 (судья Сахарова Л.В.),

УСТАНОВИЛ:

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина" (ОГРН 1027700096280, ИНН 7702038150, 129110, город Москва, пр-кт Мира, д. 41, стр. 2) обратилось в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Соколову Максиму Геннадьевичу (ОГРНИП 317402700035170, ИНН 402807167387, г.Калуга) о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав в размере 64 215 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 3 041 руб. (с учетом уточнений согласно статье 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При подаче искового заявления истцом было заявлено ходатайство об истребовании у инспекции ФНС России N 4 по г. Москве сведений, полученных через операторов фискальных данных, в отношении индивидуального предпринимателя Соколова М.Г. о продажах товаров за период с октября 2019 по дату подачи настоящего искового заявления с указанием наименования, количества, стоимости и даты продажи.

Решением суда от 21.10.2022 в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств по делу отказано; с индивидуального предпринимателя Соколова Максима Геннадьевича (ИНН 402807167387) в пользу государственного унитарного предприятия города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина" (ИНН 7702038150) взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки N N 628184, 585361, 585362, 585363 в размере 40 000 руб. (по 10 000 руб. за каждый), расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 600 руб. 25 коп.; в удовлетворении остальной части требований отказано; государственному унитарному предприятию города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина" (ИНН 7702038150) из федерального бюджета возвращена государственная пошлина в сумме 472 руб., уплаченная по платежному поручению от 30.03.2022 N7770.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина" обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить в части отказа во взыскании 24 215 руб., принять по делу новый судебный акт, удовлетворив первоначально заявленные требования истца.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, индивидуальный предприниматель Соколов Максим Геннадьевич обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, отказав в удовлетворении исковых требований.

Изучив материалы дела, доводы жалоб, отзыва на жалобу ИП Соколова М.Г., дополнения к жалобе ИП Соколова М.Г., отзыва на жалобу ИП Соколова М.Г. с учетом дополнений, заслушав пояснения представителя ответчика, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционных жалоб.

В обоснование исковых требований истец указал, что обнаружил в октябре 2019 года на сайте в сети "Интернет" по адресу: https://perezvon-hrustal.ru/podstakannik-metro предложение к продаже товара "Подстаканник Метро", на котором размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца.

На данной странице были указаны наименование и цена товара - 4800 рублей, размещено описание и изображение внешнего вида товара в нескольких ракурсах, кнопка чтобы выбрать товар ("положить в корзину") для последующего оформления потребителем заказа данного товара.

Согласно размещенной в интернет-магазине информации продавцом товара является ответчик.

Истец 31.10.2019 и 27.01.2020 направил ответчику претензии с требованиями прекратить нарушение и выплатить компенсацию в размере 5 000 000 руб.

Поскольку данная претензия была оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения, государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина" обратилось в арбитражный суд с иском.

Пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданского кодекса Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданского кодекса Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из положений статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из содержания указанных норм права следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Таким образом, названные нормы права предусматривают правовую охрану как объектов исключительных прав в числе прочего товарных знаков, что предполагает право обладателя таких прав использовать такой объект интеллектуальной собственности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, распоряжаться исключительным правом, в том числе разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (статьи 1225 и 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Аналогичный подход закреплен в пункте 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), согласно которому вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 названного постановления.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом директора ФИПС от 20 января 2020 года N 12 (далее - Руководство), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. В зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков (обозначений). Например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно. В случае если обозначения выполнены в оригинальной графической манере, сходство будет ослаблено. При этом необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, в связи с этим его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В данном случае необходимо оценить сходство товарных знаков истца и предложенного ответчиком к продаже товара "Подстаканник Метро".

Истец является правообладателем серии товарных знаков по свидетельствам N N 628184, 585361, 585362, 585363, зарегистрированных в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32 - 39, 41 - 45 классов МКТУ.

Товарным знакам истца предоставлена правовая охрана в отношении товаров 21 класса МКТУ (посуда столовая; подставки для блюд; подставки для графинов), которые являются однородными с товаром ответчика, который предложил к продаже, в том числе в своем интернет-магазине подстаканников, маркированных товарными знаками.

Истец также осуществляет продажу, в том числе в своем интернет-магазине, подстаканников, маркированных Товарными знаками (https://shop.mosmetro.ru/suveniry/podstakannik_1935).

Таким образом, истец и ответчик предлагают к продаже и продают однородные товары - подстаканники.

Кроме того, товарные знаки истца обладают широкой известностью в отношении услуги 39 класса МКТУ "перевозки пассажирские" ввиду длительного и интенсивного использования товарных знаков для обозначения данных услуг. Ответчик использует известность и узнаваемость товарных знаков истца, сокращая за счет этой известности расходы на продвижение своего контрафактного товара.

По мнению истца, вследствие широкой известности товарных знаков в отношении услуг "перевозки пассажирские" создается опасность смешения сравниваемых обозначений, несмотря на формальную неоднородность услуг 39 класса МКТУ "перевозки пассажирские" с контрафактным товаром ответчика.

Поскольку товарные знаки и спорное обозначение являются сходными (высокая степень сходства), а товар ответчика является однородным с товарами и услугами истца, то существует вероятность, что у потребителей товара ответчика может возникнуть впечатление о том, что источником происхождения данного товара является истец, либо что товар согласован или каким-либо иным образом одобрен истцом, что не соответствует действительности.

Таким образом, на спорном товаре размещены изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца.

Факт незаконного использования обозначения подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела.

Довод ответчика о том, что представленный истцом скриншот не может быть принят в качестве надлежащего доказательства в рамках настоящего дела, поскольку не был нотариально заверен, судом области обоснованно отклонен, поскольку не приведены доводы, свидетельствующие о необходимости нотариального удостоверения указанных документов с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 55 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", а также ответчиком не заявлено о фальсификации доказательств в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Доказательства, подтверждающие передачу ответчику прав на использование вышеуказанных объектов интеллектуальной собственности, права на продажу спорного товара, на котором находятся изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является истец, в материалы дела не представлено, в связи с этим такое использование является незаконным.

При этом ответчик, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также своему бремени доказывания, не представил в материалы дела надлежащих доказательств, свидетельствующих о законности использования товарных знаков N N 628184, 585361, 585362, 585363.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных указанным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданского кодекса Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В разъяснениях, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", указано что, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Истец указал, что рыночная стоимость права использования товарных знаков N 585361, N 58362, N 585363 составляет базовое годовое вознаграждение в размере 118 216 руб. (для товарных знаков N 585361, N 58362, N 585363) и 64 215 руб. (для товарного знака N 628184), а также роялти в виде процента от дохода от реализации товаров в размере до 15 %, что подтверждается отчетом об оценке рыночной стоимости права использования объектов интеллектуальной собственности от 06.02.2020 N 19-3157006, подготовленного оценщиком ООО "Сентрал-Групп" Коноплевой В.В.

Ввиду различной стоимости права использования указанных товарных знаков истец посчитал возможным, с учетом принципов разумности и справедливости, использовать в расчете компенсации наименьшую из указанных величин базового годового вознаграждения, а именно 64 215 руб.

При этом в судебном заседании в суде первой инстанции 19.10.2022 представитель истца пояснил, что размер компенсации рассчитан им на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за 4 товарных знака.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 59 Постановления N 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданского кодекса Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, вводимые федеральным законодателем ограничения должны обеспечивать достижение конституционно значимых целей и не быть чрезмерными; принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, относящийся к числу общепризнанных принципов права, нашедших отражение в Конституции Российской Федерации, предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 20.11.2012 N 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться, исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. При этом взыскание компенсации не должно приводить к тому, чтобы у правообладателя возникали дополнительные доходы по сравнению с тем, какие были бы им получены при отсутствии нарушения.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Снижение судом размера компенсации ниже низшего размера возможно только при наличии совокупности условий, приведенных в Постановлении N 28-П, при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Из правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, следует, что при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

правонарушение совершено ответчиком впервые;

использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается на ответчика.

Как следует из материалов дела, ответчиком в суде первой инстанции заявлено ходатайство о снижении размера компенсации.

Исследовав ходатайство ответчика, суд области пришел к выводу о том, что ответчиком доказательств, свидетельствующих о наличии фактических обстоятельств, соответствующих обозначенным в указанном постановлении N 28-П критериям, не представлено.

В частности, доказательства того, что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другому лицу, с нарушением этих прав не являлось существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя, а также, что размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам даже с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, в материалах дела отсутствуют.

Также ответчик не доказал того обстоятельства, что им предпринимались необходимые меры и была проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу.

Довод истца о том, что товар предлагался ответчиком к продаже в период по 31.12.2020, какими-либо доказательствами не подтвержден.

Скриншотов, сделанных в иные даты, кроме 28.10.2019, истцом не представлено.

Судом области также учтено, что иск был предъявлен лишь 23.06.2022, истец был вправе собрать достаточное количество доказательств в этот период времени. Однако своим правом не воспользовался.

В связи с чем, истец не доказал длящийся характер нарушения, а доказал только факт предложения ответчиком 28.10.2019 товара к продаже.

Кроме того, ответчиком в материалы дела представлен скриншот, из которого следует, что 06.11.2019 он снял с демонстрации рассматриваемый товар.

При этом добровольное устранение нарушения прав не является основанием для освобождения от ответственности за его нарушение, при доказанности указанного факта.

Однако исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, удаление ответчиком из интернет-магазина предложения к продаже товара, суд области пришел к выводу о том, что требования истца подлежат удовлетворения частично в сумме 40 000 руб. (по 10 000 руб. за нарушение исключительных прав за каждый товарный знак).

Указанный размер компенсации (минимальный размер установленный законодателем) является достаточной мерой для того, чтобы возместить возможные материальные потери истца вследствие нарушения его исключительных прав ответчиком.

Установленный судом размер компенсации не противоречит принципу соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, как общепризнанному принципу права, предполагающему дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учета степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Взыскание такой суммы компенсации позволяет не только возместить стороне (истцу) убытки, в связи с неправомерным использованием, принадлежащего ему объекта интеллектуальной собственности при осуществлении ответчиком предпринимательской деятельности, но и удержать ответчика от нарушения интересов истца в будущем.

С учётом результатов рассмотрения дела, на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика в пользу истца пропорционально размеру удовлетворенных требований правомерно взысканы расходы на уплату государственной пошлины в сумме 1600 руб. 25 коп.

В соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина в сумме 472 руб., излишне уплаченная истцом по платежному поручению от 30.03.2022 N 7770 (с учетом уменьшения суммы заявленного требования), правомерно возвращена из федерального бюджета.

В апелляционной жалобе государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина" выражает несогласие с выводами суда первой инстанции в части отказа во взыскании 24 215 руб., считает обжалуемый судебный акт незаконным и необоснованным, полагает, что выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела. Указывает на то, что суд первой инстанции не учел представленные в материалы дела лицензионные договоры с платежными поручениями, обосновывающие размер взыскиваемой компенсации, а также не учел скриншот, подтверждающий дату начала нарушения. Обращает внимание на то, что ответчик не обосновал иной размер стоимости права (не представил контррасчёт), а сам по себе факт удаления предложения к продаже не доказывает чрезмерность заявленной компенсации. Ссылается на то, что ответчик не доказал незначительный период нарушения, не представлены доказательства с датой начала нарушения, вместе с тем имеются доказательства того, что нарушение началось до даты направления претензии. Считает, что суд первой инстанции снизил размер компенсации, взыскав компенсацию за каждый товарный знак отдельно в результате неправильного истолкования положений пп. 1 п.4 ст. 1515 ГК РФ.

В апелляционной жалобе ИП Соколов М.Г. выражает несогласие с выводами суда первой инстанции, считает обжалуемый судебный акт незаконным, принятым с нарушением норм материального права. Ссылается на то, что товарные знаки истца являются группой (серией) знаков, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего изобразительного элемента - буквой М, имеющих фонетическое сходство и несущественные графические отличия. Считает, что нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение, и компенсация составляет 10 000 руб. Указывает на то, что истец не понес убытков. Обращает внимание суда на то, что правонарушение совершено ответчиком впервые, на иждивении у ответчика находятся двое несовершеннолетних детей. Также указывает на то, что представленный истцом в материалы дела скриншот оформлен ненадлежащим образом.

Доводы жалоб апелляционной коллегией рассмотрены и отклонены, поскольку они основаны на ошибочной оценке фактических обстоятельств дела и неверном толковании норм действующего законодательства, регулирующего спорные вопросы применительно к установленным судом обстоятельствам.

На основании пункта 61 постановления Пленума от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В соответствии с содержанием искового заявления (с учетом уточнения) свои исковые требования истец основывал на положениях пункта подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и мотивировал размер компенсации исходя из длительности времени использования ответчиком спорных товарных знаков, а также из того, что нарушение ответчика носило грубый характер, поскольку предложение к продаже товара из интернет-магазина не было удалено после получения первой претензии истца от 31.10.2019, вследствие этого, истец понес имущественные потери в результате нарушения его прав ответчика в размере неполученного лицензионного вознаграждения, которое истец получил бы, если бы ответчик приобрел лицензию на использование товарных знаков истца.

Вопреки доводам ответчика о том, что истцом не доказано несение убытков, апелляционная коллегия указывает, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Между тем, факт нарушения исключительных прав на товарные знаки доказан, ответчиком не оспаривается.

Кроме того, ответчик, будучи специализированным субъектом права, ведущим экономическую деятельность, совершил действия, которые нельзя характеризовать исходящими из принципа надлежащего исполнения обязательств (статья 309 ГК РФ), а также принципа добросовестности (статья 10 ГК РФ), выраженные в предложении к продаже, что напрямую нарушает действующее законодательство, о чем он, как специализированный субъект, не может не знать.

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в своей коммерческой деятельности лицами, не имеющих на то правовых оснований, причиняет правообладателю имущественный ущерб в виде невыплаченного вознаграждения, положенного правообладателю, а также является недобросовестной конкуренцией и ущемляет права лиц, действующих на основании лицензионных соглашений/договоров.

К лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, права на которые им не принадлежат, предъявляются повышенные требования, невыполнение которых рассматривается, как виновное поведение.

Довод ответчика о ненадлежащем оформлении представленного истцом в материалы дела скриншота подлежит отклонению, поскольку представленные истцом через систему "Мой арбитр" документы (скриншоты) отвечают требованиям, предусмотренным Порядком подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, утвержденным приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 28.12.2016 N 252, в связи с чем заверены надлежащим образом. Ответчик не заявлял о фальсификации доказательств.

Довод ответчика о том, что имел место только один факт нарушения ввиду того, что товарные знаки истца образуют серию товарных знаков, отклоняется судом апелляционной инстанции как основанный на неверном понимании норм материального права и не учитывающий разъяснения Верховного Суда Российской Федерации (пункт 65, абзац второй пункта 68 Постановления от 23.04.2019 N 10).

Кроме того, правовая позиция, изложенная в пункте 33 Обзора от 23.09.2015, в данном случае не подлежит применению, поскольку в рассматриваемом пункте Верховный Суд Российской Федерации указал на случаи взыскания компенсации, заявленной в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то есть на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Между тем в настоящем деле размер компенсации определен на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Разрешая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

После установления размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Из материалов дела следует, что в данном случае ответчиком был предложен к продаже товар, на котором было размещено обозначение, сходное с товарными знаками истца, в связи с чем нарушены исключительные права истца на 4 товарных знака.

Согласно правовому подходу, изложенному в абзаце втором пункта 68 Постановления N 10, в отношении товарных знаков следует учитывать, что если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя.

Вместе с тем, согласно абзацу третьему пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Учитывая распределение бремени доказывания по данной категории дел (доказывание законности использования обозначения и, как следствие, отсутствие нарушения, лежит на ответчике), предпринимателю необходимо доказать, что товарные знаки, в защиту которых предъявлен иск, фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик в своей апелляционной жалобе ссылался лишь на то, что товарные знаки, в защиту прав на которые предъявлен иск, образуют серию товарных знаков, в связи с чем им допущено одно нарушение исключительного права истца на серию товарных знаков.

Однако данный аргумент сам по себе не свидетельствует о доказанности того, что товарные знаки, в защиту прав на которые предъявлен иск, в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение. Таких доказательств в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации в дело не представлено.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что в рамках рассмотрения настоящего дела ответчиком по правилам, предусмотренным абзацем вторым пункта 68 Постановления N 10, не была опровергнута общая норма абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По доводу жалобы истца о том, что суд первой инстанции снизил размер компенсации, взыскав компенсацию за каждый товарный знак отдельно в результате неправильного истолкования положений пп. 1 п.4 ст. 1515 ГК РФ суд апелляционной инстанции полагает необходимым указать следующее.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд первой инстанции, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению. Для взыскания суммы компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием не требуется заявления стороны о несоразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Суд первой инстанции обоснованно определил сумму компенсации 40 000 руб. (по 10 000 руб. за нарушение исключительных прав за каждый товарный знак), исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, также судом принято во внимание удаление ответчиком из интернет-магазина предложения к продаже товара.

Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора, установлены судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, им дана надлежащая правовая оценка. Оснований для их переоценки у апелляционной коллегии не имеется.

Доводы жалоб не опровергают выводы суда первой инстанции, не подтверждают неправильное применение судом норм материального и процессуального права, в связи с этим не могут служить основанием для отмены судебного акта.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Калужской области от 21.10.2022 по делу N А23-3144/2022 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

О.Г. Тучкова

Судьи

Ю.А. Волкова Н.А. Волошина