Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2023 г. N 13АП-1515/23 по делу N А56-3455/2021

г. Санкт-Петербург

10 марта 2023 г.

Дело N А56-3455/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 01 марта 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 марта 2023 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Загараевой Л.П.,

судей Будылевой М.В., Горбачевой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Хариной И.С.,

при участии:

от истца: Шыгаева А.Ю. по доверенности от 01.09.2022,

от ответчика: Петрова А.А. по доверенности от 30.12.2022,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-1515/2023) ООО "Омниканальные технологии" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.12.2022 по делу N А56-3455/2021, принятое

по иску ООО "Омниканальные технологии"

к ООО "ИТ Проспект"

о запрете использовать товарный знак, о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Омниканальные технологии" (далее - истец, общество "Омниканальные технологии") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ИТ Проспект" (далее - ответчик, общество "ИТ Проспект") о запрете использовать товарный знак "LiveTex" по свидетельству Российской Федерации N 496110 без согласия общества "Омниканальные технологии" любыми способами, в частности, запретить размещать товарный знак, а также сходные до степени смешения обозначения на сайте: https://chat2desk.com/o-nas, при рекламировании в сети "Интернет" своих услуг, а также о взыскании с общества "ИТ Проспект" 5 000 000 руб. компенсации.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.08.2021, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2021, исковые требования удовлетворены в части запрета ответчику использовать товарный знак "LiveTex" и сходные с ним до степени смешения обозначения без согласия общества "Омниканальные технологии" любыми способами, в частности, запретить размещать указанный товарный знак "LiveTex", а также сходные до степени смешения наименования на сайте: https://chat2desk.com/o-nas, при рекламировании в сети "Интернет" своих услуг. Также с ответчика в пользу истца взыскано 500 000 рублей компенсации за использование товарного знака "LiveTex", а также 4 800 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2022 судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Решением от 02.12.2022 в иске отказано.

Истец, не согласившись с решением суда, направил апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. В обоснование апелляционной жалобы истец ссылается на то, что факт нарушения исключительного права истцом был доказан.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы жалобы, представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество "Омниканальные технологии" являлось правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 496110.

"LiveTex" в качестве программного обеспечения состоит в реестре российского программного обеспечения (реестр ПО): Наименование: LiveTex 4 - коммуникационная платформа для обслуживания и продаж в цифровых каналах: чаты, мессенджеры, социальные сети, email, заказ обратного звонка; Номер в реестре российского ПО - 1259; Класс ПО: Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач; Дата внесения в реестр - 05.09.2016.

Истцом выявлено нарушение своих исключительных прав обществом "ИТ Проспект": при указании в поисковой строке наименования "Лайвтекс" первой строкой выходит сайт: https://chat2desk.com/o-nas, в рекламной информации которого обозначено: "Аналог LiveTex - ChatDesk, Протестируй бесплатно! Универсальный чат центр - чат-боты, WhatsApp Business API, туннели продаж от 500 р., amoCRM. Открытое API.Чат-боты. Виджет на сайт", далее контактная информация".

Основной вид деятельности ответчика - разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, также указано 12 дополнительных видов.

Перейдя по ссылке во вкладку "о нас", появляется следующая информация: "Chat2Desk 6 лет на рынке омниканальности", "Омниканальный подход к работе с мессенджерами".

Данные обстоятельства подтверждаются нотариально заверенным протоколом осмотра письменного доказательства от 17.11.2020.

Ссылаясь на то, что между правообладателем и ответчиком не был заключен лицензионный или иной договор на право использования каких-либо прав на товарный знак "LiveTex", истец обратился к ответчику с требованием о прекращении пользования данного обозначения и выплате компенсации.

Указанное требование оставлено ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции в иске отказал.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, приходит к следующим выводам.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 172 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети "Интернет" в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального закона "О защите конкуренции", статья 10.bis Парижской конвенции).

Установление факта недобросовестной конкуренции может служить основанием для предъявления иска о взыскании убытков с нарушителя исключительного права.

В силу части 3 статьи 37 Федерального закона "О защите конкуренции" лица, права и интересы которых нарушены в результате нарушения антимонопольного законодательства, вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещение вреда, причиненного имуществу.

Для взыскания же компенсации на основании положений статьи 1515 ГК РФ должно быть установлено нарушение исключительного права на товарный знак в смысле статьи 1484 ГК РФ.

Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренный, так и не предусмотренный в статье 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования - осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров, то есть приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров. Именно в силу приведенного ограничения правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и не способно вызвать их смешения.

Само по себе использование ключевых слов, совпадающих с товарными знаками хозяйствующих субъектов-конкурентов, при оформлении контекстной рекламы без их согласия не может рассматриваться как использование средств индивидуализации, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующих субъектов-конкурентов либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующими субъектами-конкурентами в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Поэтому возможное указание ответчиками товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака в понимании статьи 1484 ГК РФ. Следовательно, такое использование обозначения не является нарушением прав на товарный знак.

По смыслу действующего законодательства словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции (услуг) правообладателя и лица, использующего такое словесное упоминание.

Судом первой инстанции установлено, что в тексте рекламы ответчика использовалось слово "аналог", то есть общество "ИТ Проспект" использовало не программное обеспечение LiveTex, а его аналог - Chat2Desk.

С учетом изложенного апелляционная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что непосредственной индивидуализации товара или его производителя при использовании товарного знака в ключевых словах контекстной рекламы не происходит.

С учетом указанных обстоятельств суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении заявленных требований.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права, принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02 декабря 2022 года по делу N А56-3455/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.П. Загараева

Судьи

М.В. Будылева О.В. Горбачева