Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2023 г. N 17АП-10956/22 по делу N А50-1758/2022

г. Пермь

10 марта 2023 г.

Дело N А50-1758/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 09 марта 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 10 марта 2023 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Назаровой В. Ю.,

судей Ушаковой Э. А., Яринского С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Макаровой С. Н.

при участии: представителя истца: Савельева Д. А. (паспорт, доверенность от 03.10.2022); представителя ответчика: Осмоловской П. Г. (паспорт, доверенность от 29.12.2021); третьего лица, Белова А. Ю. (паспорт);

от иных третьих лиц представители не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Планета Здоровья Холдинг", на решение Арбитражного суда Пермского края от 23 декабря 2022 года по делу N А50-1758/2022

по иску общества с ограниченной ответственностью "Завод зубных щеток" (ОГРН 1186952008572, ИНН 5608017730)

к обществу с ограниченной ответственностью "Планета Здоровья Холдинг" (ОГРН 1205900018940, ИНН 5902058784),

третьи лица: Белов Александр Юрьевич, общество с ограниченной ответственностью "ОРАПРО" (ОГРН 1197746083303; ИНН 7716931490), общество с ограниченной ответственностью "Аптека Сервис Плюс" (ОГРН 1115902011301, ИНН 5902882744), общество с ограниченной ответственностью "КРОН" (ОГРН 1085903006210, ИНН 5903090220),

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, возмещении стоимости товара,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Завод зубных щеток" (истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Планета Здоровья Холдинг" (ответчик) о взыскании 4492800 руб. компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец по патенту РФ N 123868; кроме того, истец просит возместить 135 руб. стоимости товара, 17000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя и 204,96 руб. почтовых расходов.

Протокольным определением от 05.05.2022 судом в порядке ст. 49 АПК РФ принято уточнение требований в части размера компенсации, согласно которому истец просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права на изобретение в сумме 3 950 000 руб.; а также возместить 135 руб. стоимости товара, 17 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя и 204,96 руб. почтовых расходов

Определением суда от 04.07.2022 производство по настоящему делу было приостановлено по ходатайству ответчика до вступления в законную силу судебного акта по делу Суда по интеллектуальным правам N СИП-1058/2021, которым завершается рассмотрение спора по существу.

Судом по интеллектуальным правам по итогам рассмотрения дела N СИП - 1058/2021 вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО "ОРАПРО" к Федеральной службе по интеллектуальной собственности и Белову Александру Юрьевичу о признании патента Российской Федерации N 123868 на промышленный образец недействительным в части указания автора и патентообладателя.

Протокольным определением от 15.11.2022 производство по настоящему делу N А50-1758/2022 возобновлено в связи с устранением обстоятельств, до наступления которых производство по делу приостанавливалось.

Протокольным определением от 23.12.2022 судом в порядке ст. 49 АПК РФ принято уточнение требований, согласно которому истец настаивает на взыскании с ответчика 790000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец, а также возмещении 135 руб. стоимости товара.

Итого судом рассматривались требования о взыскании с ответчика 790 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец по патенту РФ N 123868, а также взыскании 135 руб. стоимости спорного товара.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 23.12.2022 (резолютивная часть от 23.12.2022) исковые требования удовлетворены, с ООО "Планета Здоровья Холдинг" в пользу ООО "Завод зубных щеток" взыскано 790000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец по патенту РФ N 123868; а также взыскано 135 руб. стоимости спорного товара. С ответчика в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в сумме 18 800 руб. за рассмотрение иска.

Ответчик, не согласившись с принятым судебным актом, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит оспариваемое решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, отказать в удовлетворении исковых требований. В обоснование доводов жалобы указывает, что в материалах дела отсутствуют доказательства фактической реализации товара именно ответчиком, истец имел возможность передать на экспертизу товар, купленный у иного лица. По мнению ответчика, размер взыскиваемой компенсации не обоснован, расчет суммы компенсации отсутствует; истец и третье лицо не используют промышленный образец по патенту N 123868. Настаивает на том, что размер компенсации является завышенным, просит определить его в сумме 10 000 руб.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции 09.03.2023 представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы. Представитель истца и третье лицо, Белов А. Ю., с доводами жалобы не согласились по мотивам, изложенным в письменных отзывах, просили решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Иные третьи лица своих представителей в судебное заседание не направили, апелляционная жалоба рассмотрена апелляционным судом в их отсутствие на основании статей 123, 156 АПК РФ.

Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Белов А.Ю. является правообладателем патента на промышленный образец "Рукоятка зубной щетки" N 123868, что подтверждается данными публичного Реестра промышленных образцов ФИПС. Дата приоритета 22.11.2019.

Истец (лицензиат) на основании лицензионного договора N 123868 от 16.02.2021, заключенного с лицензиаром Беловым А.Ю., является обладателем исключительного права на промышленный образец N 123868 (исключительная лицензия на срок действия патента на территории РФ). Лицензионный договор зарегистрирован в Роспатенте 11.05.2021.

Пунктом 3.1 лицензионного договора установлено лицензионное вознаграждение в виде единовременного платежа в размере 4 800 000 руб., а также в виде периодических платежей в размере 100 руб. за каждое изделие.

Как указывает истец, коммерческая деятельность ответчика осуществляется путем реализации товаров в розничной сети аптек "Планета здоровья"; согласно лицензии ЛО-86-02-001144 от 05.02.2021 ответчик осуществляет реализацию продукции (в том числе зубные щетки Dr. Dente) в 79-ти торговых точках на территории РФ.

Протоколом осмотра доказательств от 31.05.2021 нотариусом Удомельского городского нотариального округа Тверской области Кушнаревой М.А. зафиксированы данные о фактах размещения в интернет-аптеке под торговой маркой "Планета здоровья" (сайт https://planetazdorovo.ru) зубных щеток Dr. Dente.

22.05.2021 истцом проведена закупка товара "Dr. Dente щетка зубная средней жесткости голубая" в аптеке "Планета здоровья", в которой осуществляет торговую деятельность ответчик, находящейся по адресу г. Москва, г. Зеленоград, корпус 2027, в подтверждение чего представлен кассовый чек N 1326 от 22.05.2021 на сумму 135 руб.

07.05.2021 в рамках исполнения договора N ЭПО-07/21 от 24.02.2021 с Беловым А.Ю., патентным поверенным Калиниченко Е.А. было подготовлено заключение о том, что в товаре "зубная щетка Dr. Dente голубого цвета средняя" содержатся все существенные признаки промышленного образца N 123868 или совокупность признаков, нашедших отражение на изображениях промышленного образца по патенту РФ N 123868. Патентным поверенным сделан вывод о том, что в изделии использован промышленный образец по патенту РФ N 123868.

27.08.2021 истец направил ответчику претензию с целью досудебного урегулирования спора. Претензия оставлена ответчиком без исполнения.

Считая, что ответчиком нарушено исключительное право истца на промышленный образец N 123868, истец обратился в суд с настоящим иском (с учетом его уточнения).

Суд первой инстанции заявленные в иске требования признал обоснованными, факт продажи ответчиком спорного товара подтвержденным материалами дела, в том числе, кассовым чеком от 22.05.2021, в котором указано наименование товара, количество и стоимость товара, наименование и ИНН ответчика, справедливой заявленную истцом компенсацию в размере 790 000 руб. с учетом ассортимента спорных товаров и количества торговых точек их реализации.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзывов на нее, заслушав пояснения лиц, явившихся в судебное заседание, оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции находит выводы суда первой инстанции правильными, соответствующими требованиям закона и материалам дела, основанными на всестороннем и полном исследовании доказательств, исходя при этом из следующих обстоятельств.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными п. 2 ст. 1358 ГК РФ. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом.

В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линии, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован промышленный образец.

Согласно абз. 4 п. 3 ст. 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если: это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца; или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Как разъяснено в п. 123 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает. Наличие же в изделии ответчика всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования промышленного образца.

Таким образом, по настоящему делу надлежит установить совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедших отражение в его изображениях по патенту, и его сходство с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (спорный товар ответчика).

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Материалами дела подтверждается, что истец как лицензиат по лицензионному договору обладает исключительными правами на промышленный образец N 123868, в отношении которого зафиксировано нарушение со стороны ответчика (ст. 1235 ГК РФ).

Вопреки утверждению ответчика, факт продажи ответчиком спорного товара подтвержден кассовым чеком N 1326 от 22.05.2021 на сумму 135 руб., в котором указано наименование товара ("dr. dente щетка зубная средней жесткости голубая"), количество и стоимость товара, наименование и ИНН ответчика.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит, в том числе, совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Вопрос об использовании промышленного образца в конкретном товаре является вопросом факта, поэтому может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Сравнив реализованный ответчиком товар, приобщенный к материалам дела в качестве вещественного доказательства, с патентом на спорный промышленный образец суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что внешние признаки промышленного образца воспроизведены в спорном товаре, реализованном ответчиком, а именно состав и форма композиционных элементов (головка, шейка и ручка), рельеф ручки, расположение лунок под щетину.

Кроме того, судом учтено, что аналогичные выводы содержатся в заключении патентного поверенного Калиниченко Е.А. от 07.05.2021.

В отношении факта передачи патентному поверенному для проведения экспертизы товара, приобретенного именно у ответчика, истец представил письмо в адрес третьего лица (получено 29.09.2021) о приобретении товаров, в т.ч. у ООО "Планета Здоровья Холдинг", письмо в адрес патентного поверенного о проведении дополнительной экспертизы товаров от 01.10.2021, Дополнение от 06.10.2021 к Заключению от 07.05.2021, а также акт приемки- передачи от 01.10.2021, где патентный поверенный РФ Калиниченко Екатерина Александровна приняла спорные изделия и документы по спорной продукции, реализованной ООО "Планета Здоровья Холдинг" а по окончании проведения сопоставительного анализа представленных изделий с патентом на промышленный образец N 123868, возвратила Заказчику по договору. Совокупность представленных истцом доказательств позволяет суду сделать вывод о том, что патентный поверенных исследовал товар, приобретенный истцом у ответчика.

На основании изложенного суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что реализованный ответчиком товар повторяет совокупность существенных признаков промышленного образца N 123868, что дает истцу право требовать судебной защиты нарушенного исключительного права.

Согласно ст. 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (ст.ст. 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015, п. 59 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из материалов дела усматривается, что истцом выбран способ определения компенсации из расчета от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

Судом первой инстанции размер компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец по патенту РФ N 123868 определен с учетом изложенного правового обоснования и представленного истцом уточнения требования по исковому заявлению, с учетом 79 торговых точек ответчика, в которых была представлена спорная продукция. Согласно лицензии Л0-77-02-011391 от 04.02.2021 ООО "Планета Здоровья Холдинг" осуществляет реализацию продукцию в 79 торговых точках на территории Российской Федерации. Иное ответчиком в порядке статьи 65 АПК РФ не доказано.

При этом, факты продажи ответчиком спорного товара установлены истцом и ответчиком не оспариваются (ч. 1 ст. 65 АПК РФ, ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ, ч. 2 ст. 9 АПК РФ). Довод ответчика об отсутствии расчета компенсации и отсутствие его обоснования подлежит отклонению, т.к. истец предоставил детализированный расчет компенсации, действующий на дату подачи искового заявления. Более того, истец целенаправленно снизил размер компенсации более чем в пять раза по сравнению с начальными исковыми требованиями.

При этом ответчик не представил доказательств того, что размер компенсации превышает размер причиненных убытков, не представлено также доказательств того, что нарушение не носит грубый характер, что ответчик предпринимал попытки проверки партии товара на предмет нарушения исключительных прав третьих лиц.

Необходимость применения судом такой меры как снижение размера указанной компенсации ответчиком не доказана (ст. 9, 65 АПК РФ).

Ссылка ответчика на инициирование истцом множества судебных споров в различных регионах Российской Федерации правового значения не имеет, поскольку право на судебную защиту нарушенного права является конституционным правом лица (ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации).

Таким образом, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не учтены судом первой инстанции при вынесении решения и имели бы существенное значение для вынесения судебного акта по существу, повлияли на законность обжалуемого судебного акта; в целом направлены на переоценку доказательств и выводов суда первой инстанции при отсутствии к тому правовых и фактических оснований.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пермского края от 23 декабря 2022 года по делу N А50-1758/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

Председательствующий

В.Ю. Назарова

Судьи

Э.А. Ушакова С.А. Яринский