Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21 марта 2023 г. N 10АП-2562/23 по делу N А41-51776/2022

г. Москва

21 марта 2023 г.

Дело N А41-51776/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 14 марта 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 марта 2023 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пивоваровой Л.В.,

судей Коновалова С.А., Семушкиной В.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кононихиной Е.О.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Птицына Игоря Александровича на решение Арбитражного суда Московской области от 21.12.2022 по делу N А41-51776/2022.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Рута" - Родионов Н.М. по доверенности от 07.07.2022;

индивидуального предпринимателя Птицына Игоря Александровича - Томинец Л.В. по доверенности от 26.12.2022.

Общество с ограниченной ответственностью "Рута" (далее - истец, ООО "Рута", общество) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к индивидуальному предпринимателю Птицыну Игорю Александровичу (далее - ответчик 1, ИП Птицын, предприниматель) и обществу с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" (далее - ответчик 2, Вайлдберриз) со следующими требованиями:

1) взыскать с ответчика 1 компенсацию в размере 1 500 000 руб. за нарушение исключительного права правообладателя товарного знака.

2) взыскать с ответчика 2 компенсацию в размере 1 500 000 руб. за нарушение исключительного права правообладателя товарного знака.

Решением суда первой инстанции исковое заявление удовлетворено в части взыскания компенсации с предпринимателя.

С вынесенным решением не согласился предприниматель и обжаловал его в апелляционном порядке. В апелляционной жалобе предприниматель (далее также - податель жалобы) просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы её податель указывает на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, неверное применение судом норм материального и процессуального права.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указано на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта.

От Вайлдберриз также поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором данный ответчик указал на законность обжалуемого судебного акта в части отказа в удовлетворении иска к Вайлдберриз, однако, в части согласилось с доводами жалобы.

В судебном заседании представитель подателя жалобы поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель истца возражал против доводов жалобы.

Законность и обоснованность судебного акта проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 5 статьи 268 названного Кодекса в отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, решение на предмет его законности и обоснованности пересмотрено арбитражным судом апелляционной инстанции только в обжалуемой подателем жалобы части.

Как следует из материалов дела, ООО "Рута" является правообладателем исключительных прав на товарный знак "Odry", правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в соответствии со свидетельством РФ N 643002 в отношении перечня товаров и услуг 03 класса МКТУ с приоритетом от 24.04.2017.

В связи с тем, что на рынке косметических средств присутствует продукция с названием ODRY Style / ODRY style lab, производимая и реализуемая ИП Птициным через площадку для интернет торговли wildberries.ru (лицо, осуществляющее деятельность на сайте - ООО "Вайлдберриз"), истец полагает, что его права нарушаются как правообладателя товарного знака Odry.

Представитель истца 07.06.2022 направлял в адрес ответчика 1 досудебную претензию о нарушении исключительных прав на товарный знак. В соответствии с претензией предлагалось незамедлительно прекратить использование обозначения ODRY (ODRY STYLE LAB) в отношении однородных товаров, удалить слова из предложений к продаже, из социальных сетей и т.д. и не использовать его каким-либо образом в процессе деятельности, не использовать при производстве, в рекламе и при продаже косметических средств.

Аналогичная претензия также ранее (05.03.2022) была направлена в адрес ответчика 2.

На дату подачи искового заявления ответчик 1 не прекратил использовать название ODRY.

Отказывая в удовлетворении исковых требований к Вайлдберриз, суд первой инстанции исходил из соблюдения ответчиком 2 критериев освобождения от ответственности информационных посредников, установленных гражданским законом.

В данной части решение в апелляционном порядке не обжаловано.

Удовлетворяя исковые требования к предпринимателю, суд первой инстанции указал на доказанность факта нарушения исключительных прав истца. Оснований для снижения размера компенсации суд не установил.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 названного Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 названного Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 названного Кодекса).

Исключительное право истца на спорный товарный знак подтверждено сведениями реестра товарных знаков. Ответчиком не оспаривается.

Истцом обнаружено, что на сайте ответчика 2 (адрес https://www.wildberries.ru/braN ds/odry-style-lab) опубликованы предложения о продаже товаров ответчика 1. При этом на сайте для обозначения товаров использованы слова "бренд ODRY STYLE LAB", а также посредством этой страницы можно сделать заказ и приобрести эти товары. Всего на сайте представлено 38 позиций различных косметических товаров.

Также истцом произведена контрольная закупка товаров ответчика 1. Согласно чеку N 290 от 25.02.2022 были приобретены косметические средства: 1. ODRY Style Антибактериальное средство; 2. ODRY Style Разбавитель гель-лака; 3. ODRY Style Соляной скраб. Все товары на сумму 650 рублей. Оплата принята по чеку, выписанному ООО "Вайлдберриз" ИНН 7721546864, что соответствует сведениям об ответчике 2, указанным в исковом заявлении.

На этикетке купленного товара также присутствует обозначение ODRY Style, а на оборотной этикетке приведена информация о производителе товаров ИП Птицыне.

Также в кассовом чеке, полученном в результате закупки, указан ИНН продавца 504200569074, что соответствует сведениям об ИП Птицыне.

По мнению ответчика, суд первой инстанции пришел к необоснованному выводу о наличии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и обозначением, которое используется ответчиком.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 данных правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указано в пункте 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Словесный элемент ODRY во всех вариантах обозначений, используемых ответчиком, является сильным, так как он не носит описательного характера, расположен в начале словосочетания, а также выделен в знаке своим обособленным местоположением и видом шрифта (расположен над словами Style / Style lab и написан шрифтом иного вида). Слова Style / Style lab, в свою очередь, являются "слабыми" элементами знака, так как являются распространенным названием, используемым множеством других производителей в наименовании косметических средств. В связи с частым использованием слов Style и Lab в составе товарных знаков разных производителей косметических средств эти слова в меньшей степени влияют на различительную способность знака.

Словесное обозначение ODRY Style / ODRY Style Lab не является устойчивым словосочетанием, имеющим значение, отличное от входящих в него слов, экспертиза которого должна проводиться без деления на входящие в него слова. Использованные в нем слова Style / Style Lab (ODRY стиль / ODRY стиль лаборатория), вопреки доводам подателя жалобы, выполняют вторичную роль и не придают данному обозначению качественно иного восприятия, отличного от заложенного в слове Odry.

В свою очередь товарный знак истца состоит исключительно из слова Odry, которое является единственным элементом этого товарного знака.

Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении. При анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

В обозначениях ответчика именно слово ODRY расположено в центральной позиции, выполнено четким и понятным шрифтом, хорошо читается и запоминается.

Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Сравнение доминирующего в спорных обозначениях словесного элемента "ODRY" и слова "Odry" в товарном знаке истца позволяет прийти к выводу о высокой (близкой к тождеству) степени сходства этих словесных элементов и, следовательно, общего сходства до степени смешения между сравниваемыми знаками.

Ответчик использует спорные обозначения в отношении косметических средств.

В свою очередь товарный знак истца зарегистрирован в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: кремы для кожи; кремы косметические; лаки для ногтей; маски косметические; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; пероксид водорода для косметических целей; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; растворы для очистки; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; шампуни.

Сравнивая товары ответчика с перечнем товаров, в отношении которого предоставлена правовая охрана товарному знаку истца, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что ответчик использует спорные обозначения в отношении однородных товаров.

Учитывая изложенное, апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции верно констатировал сходство до степени смешения спорных обозначений.

Также, по мнению предпринимателя, суд первой инстанции необоснованно взыскал компенсацию в заявленном истцом размере.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом заявлена к взысканию компенсация в размере 1 500 000 руб.

Суд апелляционной инстанции считает компенсацию в заявленном размере соразмерной последствиям нарушения и соответствующей принципам разумности и справедливости, учитывая, что спорное обозначение используется ответчиком в предпринимательской деятельности. Являясь субъектом предпринимательской деятельности, ответчик мог и должен был осуществлять контроль за используемыми обозначениями.

Доказательств принятия ответчиком всех необходимых мер и проявления разумной осмотрительности с тем, чтобы избежать незаконного использования чужих объектов интеллектуальной собственности, в материалы дела не представлено.

Ввиду изложенного доводы апелляционной жалобы нельзя признать обоснованными.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта в любом случае, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 21.12.2022 по делу N А41-51776/2022 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Птицына Игоря Александровича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий судья

Л.В. Пивоварова

Судьи

С.А. Коновалов В.Н. Семушкина