Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2023 г. N 09АП-4417/23 по делу N А40-90941/2022

г. Москва

29 марта 2023 г.

Дело N А40-90941/22

Резолютивная часть постановления объявлена 22 марта 2023 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 марта 2023 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Н. Кухаренко,

судей Д.В. Пирожкова, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассматривая в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "Италдесерт", ООО "Бест Ингредиентс" на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2022 по делу N А40-90941/22,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Бест Ингредиентс" (ОГРН: 1117746985730, ИНН: 7731417995)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Италдесерт" (ОГРН: 1167746676778, ИНН: 9721007231),

о защите исключительных прав

при участии в судебном заседании представителей: от истца - Рагозин С.В. по доверенности от 27.04.2022, от ответчика - Нефёдов А.В. по доверенности 17.03.2023,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Бест Ингредиентс" (далее - истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к "Италдесерт" (далее - ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак N 672600 CAPPELLANO КАППЕЛЛАНО и взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей.

Решением суда от 28.12.2022 с общества с ограниченной ответственностью "Италдесерт" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Бест Ингредиентс" взыскана компенсация 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., а также 480 (четыреста восемьдесят) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части исковых требований отказано.

Общество с ограниченной ответственностью "Бест Ингредиентс", не согласившись с решением суда, подало апелляционную жалобу, в которой считает его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Общество с ограниченной ответственностью "Италдесерт", не согласившись с решением суда, подало апелляционную жалобу, в которой считает его незаконным, необоснованным.

В своей жалобе заявитель указывает на то, что ни одно из доказательств, приведенных истцом в подтверждение противоправного использования ответчиком товарного знака, не свидетельствует о нарушении исключительных прав на товарный знак.

Также полагает, что в связи с тем, что истец не использует товарный знак в отношении товаров, для которых ему предоставлена правовая охрана, отсутствует вероятность реального смешения товаров.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В судебном заседании апелляционного суда ответчик доводы своей жалобы поддерживает в полном объеме.

При проверке законности и обоснованности принятого решения Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от истца поступил отказ от апелляционной жалобы.

Отказ от апелляционной жалобы подписан представителем истца Рагозиным С.В., полномочия которого судом проверены.

В соответствии с частью 1 статьей 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по апелляционной жалобе, если от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ был принят арбитражным судом в соответствии со статьей 49 Кодекса.

Суд апелляционной инстанции принимает отказ общества с ограниченной ответственностью "Бест Ингредиентс" от апелляционной жалобы, поскольку такой отказ не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Как усматривается из материалов дела, в обоснование заявленных требований истец указывал, что обладает исключительным правом на товарный знак (знак обслуживания) CAPPELLANO КАППЕЛЛАНО (далее - Товарный знак), что подтверждается свидетельством на Товарный знак N 672600, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26 сентября 2018 года, срок действия истекает 19 июля 2027 года, в отношении 29, 30, 35 классов МКТУ.

21.04.2020 года истцу стало известно о том, что ответчик незаконно использует Товарный знак, производя и реализуя продукцию под маркой CAPPELLANO.

Истец не состоит с ответчиком в договорных отношениях, связанных с предоставлением права использования Товарного знака.

Истец использует Товарный знак для маркировки своей продукции, а именно: порошки для приготовления мороженого CremaCappellano 100 (Крема Каппеллано 100), CremaCappellano 50 (Крема Каппеллано 50), EuonaFruttaCappellano 100 (Буона Фрутта Каппеллано 100), BuonaFruttaCappellano 50 (Буона Фрутта Каппеллано 50), II NeutrodelMaestro Сappellano (Иль Неутро дель Маэстро Каппеллано).

Ответчик использует Товарный знак истца для маркировки однородной продукции, а именно: порошки для приготовления мороженого Панна Каппеллано 100, Порошок фрутта Каппеллано.

По мнению истца, подтверждением сознательного противоправного использования Товарного знака ответчиком являются:

1. Материалы искового заявления о досрочном частичном прекращении правовой охраны Товарного знака N 672600 истцом, поданного ответчиком в суд по интеллектуальным правам (Дело N СИП-1358/2021). В исковом заявлении, направленному в адрес истца и приложениях к заявлению, ответчик прямо указывает, что ООО "Италдесерт" ведет деятельность с использованием сходного названия CREMACAPPELLANO / CAPPELLANO.

2. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-1016/2020, истец - ООО "Италдесерт", ответчик Федеральная службы по интеллектуальной собственности, третье лицо ООО "Бест Ингридиенс", в описательной и мотивировочной частях которого указано, что ООО "Бест Ингридиенс", как владелец Торговой марки, направлял ООО "Италдесерт" претензию о прекращении его незаконного использования Товарного знака, а также то, что направление обществом "Бест Ингридиентс" в адрес общества "Италдесерт" уведомления о прекращении использования спорного товарного знака является одним из способов защиты прав.

3. Скриншот с сайта https://www.italika.ru/catalog/bazy-i-pasty-dlya-moroienogo-italdesert.

21.04.2020 года истец обратился к ответчику с письмом с требованием о прекращении незаконного использования Товарного знака (получение претензии ответчиком также подтверждена нахождением её в приложении к исковому заявлению по делу N СИП-1358/2021, истец - ООО "ИталДесерт", третье лицо ООО "Бест Ингридиенс").

05.07.2020 года истец повторно обратился к ответчику с письмом (исх. N 39) с требованием о прекращении незаконного использования Товарного знака.

Ответов на указанные письма от ответчика не последовали. Как видно из доказательств по делу, допущенные ответчиком нарушения носили грубый характер и продолжались длительное время.

Усмотрев нарушения исключительного права на товарные знаки, истец подал иск в защиту своих прав об обязании прекратить незаконное использование товарного знака и взыскании с ответчика компенсации в размере 5 000 000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, суд первой инстанции отметил, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Возражая по существу заявленных требований, ответчик настаивал на том, что истец не доказал факт использования обозначения и нарушения своих прав.

При этом ответчик также указал на то, что решением Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 года по делу N СИП-336/2022 было удовлетворено заявление ООО "Италдесерт" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 672600 в отношении товаров 29-го, 30-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Судом досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 672600 в отношении товаров 29-го класса "арахис обработанный; масло арахисовое; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; спреды на основе орехов; тахини [паста из семян кунжута]; фундук обработанный",

товаров 30-го класса "ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для мороженого; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для кулинарных целей; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; карамели [конфеты]; карри [приправа]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крем заварной; кубики льда; куркума; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; макарон [печенье миндальное]; мальтоза; марципан; мед; мисо [приправа]; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; релиш [приправа]; рулет весенний; саго; сахар пальмовый; сахар; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; сорбет [мороженое]; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; халва; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел",

услуг 35-го класса "агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по управлению персоналом; оценка коммерческой деятельности; предоставление деловой информации через вебсайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сведения о деловых операциях; экспертиза деловая" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

С даты вступления в законную силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования правовая охрана товарного знака прекращается.

Несмотря на то, что правовым последствием досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с его неиспользованием является прекращение исключительного права на этот товарный знак на будущее, неиспользование товарного знака способно повлиять на выводы относительно вероятности смешения сравниваемых обозначений.

В данном случае, Арбитражный суд Москвы пришел к выводу о том, что истец на момент рассмотрения спора утратил право требовать запрета ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 672600.

В то же время факт незаконного использования обозначения до момента досрочного прекращения правовой охраны товарного знака подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы ответчика, судебная коллегия не находит оснований для ее удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции поддерживает позицию суда первой инстанции в том, что принадлежащий истцу товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 672600 и используемое ответчиком обозначение, обладают высокой степенью сходства за счет тождественности словесных элементов.

Данные обстоятельства сторонами не подвергались сомнению.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд первой инстанции учел род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При визуальном сравнении спорного товара и товарного знака истца потребитель может прийти к выводу о едином производителе.

При изложенных обстоятельствах, товарный знак истца и используемое ответчиком обозначение признаны сходными до степени смешения.

В свою очередь, в пункте 154 постановления N 10 разъяснено, что само по себе неиспользование товарного знака, в защиту права на который обратился правообладатель, не свидетельствует о злоупотреблении правом.

При этом обращение с иском о защите исключительного права направлено на пресечение нарушения и восстановление нарушенного права, что является допустимыми способами защиты и не может рассматриваться как недобросовестное поведение правообладателя.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

В силу п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом было заявлено о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывает, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Как указано в п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Пленум N10), по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы. В Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, также отмечается, что при взыскании компенсации суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Истцом был заявлен максимальный размер выбранного способа расчета компенсации - 5 000 000 (пять миллионов) рублей. При этом, истец никак не обосновал размер заявленной суммы компенсации за нарушение исключительного права, не было предоставлено доказательств, свидетельствующих о наступлении для него каких-либо неблагоприятных последствий в результате размещения на сайте и реализации спорного товара, возникновения убытков в виде упущенной выгоды.

Размер компенсации, которая подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, как следует из п. 3 ст. 1252 ГК РФ, определяется судом в установленных пределах в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно п. 62 Пленума N 10, при определении размера компенсации учитываются обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.

Суд первой инстанции, в результате оценки представленных в дело доказательств и приведенных в письменных документах доводов сторон, учитывая, что истцом не представлено доказательств использования товарного знака, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным снизить размер компенсации до 50 000 руб.

Указанный размер компенсации не противоречит принципу соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, как общепризнанному принципу права, предполагающему дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Решение суда, является законным и обоснованным, Ответчиком не доказана законность использования товарного знака до решения Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 года по делу N СИП-336/2022 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 672600 в отношении товаров 29-го, 30-го и услуг 35-го классов Международной 2 классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Изложенные в апелляционной жалобе доводы фактически выражают несогласие ответчика с выводами суда первой инстанции, однако по существу их не опровергают, оснований к отмене или изменению решения не содержат, доводы апелляционной жалобы сводятся, по сути, к иной оценке установленных судом обстоятельств.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что доводы жалобы не могут являться основанием для отмены либо изменения законного и обоснованного решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "Бест Ингредиентс" от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2022 по делу N А40-90941/22.

Производство по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью "Бест Ингредиентс" прекратить.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2022 по делу N А40-90941/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Италдесерт" - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Ю.Н. Кухаренко

Судьи

Д.В. Пирожков А.И. Трубицын