Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 апреля 2023 г. N 15АП-2720/23 по делу N А53-10312/2021

город Ростов-на-Дону

05 апреля 2023 г.

дело N А53-10312/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 04 апреля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 05 апреля 2023 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Барановой Ю.И.,

судей Величко М.Г., Сороки Я.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Матвейчук А.Д.,

при участии:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: не явился, извещен,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Кондитерская фабрика "К-Артель"

на решение Арбитражного суда Ростовской области

от 09.12.2021 по делу N А53-10312/2021

по иску ООО "Кондитерская фабрика "К-Артель"

к ИП Денисенко Е.И.

о взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "К-Артель" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Денисенко Евгению Ивановичу (далее - предприниматель) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 617716, N 648953 в размере 50 000 руб.

постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2022, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2022 постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2022 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2022 решение Арбитражного суда Ростовской области от 09.12.2021 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2023 постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2022 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Суд кассационной инстанции указал, что апелляционным судом не была дана оценку тому факту, что на упаковке ответчика в состав словесных элементов в отсутствие разрешения правообладателя был также включен товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 617716 "Turbo"; наличие на упаковке товара товарного знака "Dirol" не свидетельствует об отсутствии нарушений исключительных прав на иные средства индивидуализации.

Определением от 04.04.2023, в связи с уходом судьи Ереминой О.А. с 01.11.2022 в отставку, в составе суда по настоящему делу была произведена замена председательствующего судьи Ереминой О.А. на судью Баранову Ю.И. Сформирован состав суда для рассмотрения дела N А53-10312/2021 на новом рассмотрении: председательствующий судья Баранова Ю.И., судьи Величко М.Г. и Сорока Я.Л.

В судебное заседание лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомленные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей не обеспечили. В связи с изложенным, апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие лиц, участвующих в деле, в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО "Кондитерская фабрика "К-Артель" является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

N 617716, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 617716, зарегистрированном в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.05.2017, сроком действия до 03.12.2024 (т. 1 л.д. 71);

N 648953, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 648953, зарегистрированном в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.03.2018, сроком действия до 28.12.2026 (т. 1 л.д. 72).

На сайте с доменным именем novgorod.produktoff.com обществом 27.11.2020 обнаружен факт размещения и предложения к продаже товара (жевательной резинки), маркированного обозначением, схожим до степени смешения с указанными товарными знаками. В подтверждение факта предложения к продаже указанного товара представлены скриншоты интернет-страницы с доменным именем novgorod.produktoff.com. Владельцем сайта с доменным именем novgorod.produktoff.com является предприниматель.

Претензионное письмо, направленное истцом в адрес ответчика, осталось без ответа и удовлетворения.

Полагая, что предпринимателем нарушены исключительные права на вышеуказанные средства индивидуализации, общество обратилось в суд с настоящим исковым заявлением.

Придя к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что спорный товар - жевательная резинка содержит словесные элементы "Dirol Turbo Bubble gum", справа от словесного элемента находятся стилизованные изображения флага и транспортного средства, что визуально отличается от товарного знака N 617716, поскольку помимо словесного элемента "Turbo" на упаковке содержатся иные графические элементы. Кроме того, на представленном товаре имеется иной доминирующий словесный элемент "Dirol", который является известным для потребителей, что не может вызывать у потребителей ассоциации с правообладателем товарных знаков N 617716, N 648953. Указанные выводы впоследствии были поддержаны апелляционным судом.

В соответствии с частью 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

На новом рассмотрении, выполняя указания суда кассационной инстанции, апелляционный суд пришел к выводу о том, что обжалуемое решение подлежит отмене, а исковые требования удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В данном случае истцом заявлено о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 617716, N 648953 в размере 50 000 руб.

Обществу принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельству Российской Федерации N 617716 "*" (дата приоритета - 03.12.2014, дата государственной регистрации - 29.05.2017, правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товара 30-го класса МКТУ "резинки жевательные"), по свидетельству Российской Федерации N 648953 "*" (дата приоритета - 28.12.2016, дата государственной регистрации - 23.03.2018, правовая охрана предоставлена в отношении товара 30-го класса МКТУ "резинки жевательные").

Судом установлено, что 27.11.2020 на сайте с доменным именем novgorod.produktoff.com истцом был обнаружен факт неправомерного размещения и предложения к продаже товара, маркировано обозначением схожим до степени смешения с товарными знаками по Свидетельству N N 617716, 648953.

Спорный товар классифицируется как "Резинки жевательные" и относятся к 30 классу МКТУ.

Факт предложения к продаже подтверждается скриншотами интернет-страницы с доменным именем novgorod.produktoff.com.

Согласно ответу регистратора владельцем сайта с доменным именем novgorod.produktoff.com является ИП Денисенко Е.И.

Разрешение на такое использование объектов интеллектуальной деятельности правообладателя путем заключения соответствующего договора ответчик не получал, в связи с чем, их использование ответчиком в своей коммерческой деятельности, в частности, в предложениях о продаже товаров в сети "Интернет", осуществлено незаконно - с нарушением исключительных прав Правообладателя. Никаких лицензионных договоров о передаче исключительных прав на указанные товарные знаки N N 617716, 648953 с ответчиком не заключалось.

Поскольку ответчик использует товарные знаки N N 617716, 648953 истца в целях извлечения прибыли посредством предложения к продаже жевательных резинок через интернет-сайт novgorod.produktoff.com, владельцем которого является ответчик, заявленные истцом требования признаются апелляционным судом правомерными.

В данном случае как товарный знак N 648953, так и товарный знак N 617716 использованы ответчиком путем незаконного распространения (предложения к продаже) жевательных резинок, сходные до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками.

Вопрос о сходстве до степени смешения изображения и словесного обозначения товарных знаков, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Как уже было указано, истец не заключал с ответчиком лицензионный договор, предметом которого являлась бы передача исключительных прав на товарные знаки и иным образом права не передавал. Основания для внедоговорного использования товарных знаков у ответчика отсутствуют.

Доказательств иного в материалы дела не представлено.

При этом кассационным судом отмечено, что наличие на упаковке иных обозначений, в том числе зарегистрированных товарных знаков, само по себе не исключает нарушения исключительных прав истца на принадлежащие именно ему средства индивидуализации; действующее законодательство не устанавливает приоритет одного товарного знака над другим. В этой связи наличие на упаковке товара товарного знака "Dirol" не свидетельствует об отсутствии нарушений исключительных прав на иные средства индивидуализации. Кроме того, в комбинированных товарных знаках основную индивидуализирующую функцию выполняет, как правило, словесный элемент, именно он в первую очередь запоминается потребителям.

Суд апелляционной инстанции полагает, что заявленный истцом размер компенсации в сумме 50 000 руб. является разумным и справедливым с учетом характера правонарушения и соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также принимая во внимание следующее.

Согласно статье 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Как разъяснено в пунктах 59, 61, 62 Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 14061, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Определяя размер компенсации, суд исходит из характера допущенного нарушения, учитывая, что компенсация рассчитана с учетом следующих обстоятельств: характера нарушения - без соответствующего разрешения правообладателя использован популярный и широко известный товарный знак в коммерческих (предпринимательских) целях; формирование у потребителя мнения о том, что правообладатель является производителем низкокачественного товара (контрафактный товар - низкокачественный).

В результате вышеуказанных правонарушений, наступают неблагоприятные последствия: потребители вводятся в заблуждение относительно спорной продукции, поскольку данная продукция произведена не правообладателем, не лицензиатами правообладателя и введена в гражданский оборот неправомерно; правообладатель теряет прибыль, поскольку рынок насыщается неправомерно введённой в гражданский оборот продукцией, приобретая которую, потребители, таким образом, отказываются от приобретения продукции, правомерно изготовленной лицензиатами правообладателя либо непосредственно правообладателем; обилие продукции, маркированной конкретным товарным знаком, которая впоследствии признаётся контрафактной, является причиной снижения инвестиционной привлекательности приобретения права использования данного товарного знака. Увеличивается риск вредного воздействия данной продукции на здоровье человека, так как данная продукция введена в гражданский оборот неправомерно. Учитывая, что пользователями данной продукции преимущественно являются малолетние дети, ее оборот приобретает особую актуальность. Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в своей коммерческой деятельности лицами, не имеющих на то правовых оснований, причиняет правообладателю имущественный ущерб в виде невыплаченного вознаграждения, положенного правообладателю, особенно это очевидно, учитывая широкую известность и распространенность копании, а также является недобросовестной конкуренцией и ущемляет права лиц, действующих на основании лицензионных соглашений/договоров.

Суд апелляционной инстанции также учитывает, что в данном случае взыскание компенсации в заявленном истцом размере позволяет не только возместить истцу убытки в связи с неправомерным использованием принадлежащего ему товарного знака ответчиком, но и удержать ответчика от нарушения прав истца в будущем.

В ходе рассмотрения дела, ответчиком не представлялись в суд допустимые и относимые доказательства, свидетельствующие о необходимости снижения размера компенсации ниже размера, заявленного истцом.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, решение суда - отмене.

На основании статей 101, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом результатов рассмотрения дела с ответчика в пользу истца также подлежат судебные расходы по госпошлинам в общей сумме 11 000 рублей, а именно: 2000 рублей государственной пошлины по иску, 3 000 рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе, 6 000 рублей государственной пошлины по двум кассационным жалобам.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 09.12.2021 по делу N А53-10312/2021 отменить.

Взыскать с ИП Денисенко Е.И. (ИНН 616406488720, ОГРНИП 319619600175006) в пользу ООО "Кондитерская фабрика "К-Артель" (ИНН 5036045974, ОГРН 1035007202493) компенсацию в размере 50 000 рублей, 11 000 рублей расходов по государственным пошлинам.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу постановления арбитражного суда.

Председательствующий

Ю.И. Баранова

Судьи

М.Г. Величко Я.Л. Сорока