Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2023 г. N 16АП-842/23 по делу N А63-2907/2022

г. Ессентуки

7 апреля 2023 г.

Дело N А63-2907/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 03.04.2023.

Постановление изготовлено в полном объеме 07.04.2023.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Семенова М.У., судей Егорченко И.Н., Цигельникова И.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Афанасовым К.Б., при участии в судебном заседании от истцов: - открытого акционерного общества "Рот Фронт" (ОГРН 1027700042985, ИНН 7705033216), публичного акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ОГРН 1027700247618, ИНН 7706043263), открытого акционерного общества "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна (ОГРН 1027100593530, ИНН 7104002125) - Масюков А.В. по доверенности от 21.12.2021, от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Невинномысский Хлебокомбинат" (ОГРН 1032601992389, ИНН 2631024705) - Шевченко В.Н. (по доверенности), в отсутствие третьего лица - ООО "Невпищепром", надлежаще извещенного о времени и месте судебного разбирательства, в том числе посредством размещения информации о движении дела на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в открытом доступе, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Невинномысский Хлебокомбинат" на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 16.01.2023 по делу N А63-2907/2022,

УСТАНОВИЛ:

ОАО "Рот Фронт", ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" обратились в арбитражный суд с иском к ООО "Невинномысский Хлебокомбинат" о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков "Птичье молоко" (свидетельство N 141209), "Привет" (свидетельство N 323552), "Буратино" (свидетельство N 127545) в пользу ОАО "Рот Фронт" в размере 750 000 руб.;

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "Мишка-Топтыжка" (свидетельство N 173518) в пользу ПАО "Красный Октябрь" в размере 250 000 руб.;

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "Мисс Ягодка" (свидетельство N 220538) в пользу ОАО "ТКФ "Ясная Поляна" в размере 250 000 руб.

Требования мотивированы незаконным использованием обществом товарных знаков, зарегистрированных на истцов.

Решением суда от 16.01.2023 с ООО "Невинномысский Хлебокомбинат" в пользу ОАО "Рот Фронт" взыскана компенсация за незаконное использование товарных знаков (по свидетельствам N 141209, N 323552, N 127545) в сумме 750 000 руб. и 18 000 руб. расходов по оплате госпошлины;

с ООО "Невинномысский Хлебокомбинат" в пользу ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" взыскано за незаконное использование товарного знака (по свидетельству N 173518) в сумме 250 000 руб. и 8 000 руб. расходов по оплате госпошлины;

с ООО "Невинномысский Хлебокомбинат" в пользу ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" взыскано за незаконное использование товарного знака (по свидетельству N 220538) в сумме 250 000 руб. и 8000 руб. расходов по оплате госпошлины.

Судебный акт мотивирован доказанностью факта нарушения исключительных прав истцов.

Не согласившись с решением суда, ответчик обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и отказа в удовлетворении исковых требований. В обоснование доводов жалобы апеллянт указывает о несоблюдении претензионного порядка ПАО "Красный Октябрь" в отношении незаконного использования товарного знака "Мишка-Топтыжка" по свидетельству N 173518; о несоблюдении претензионного порядка Истцами в связи с отсутствием в претензионных письмах требования об оплате компенсации; что является ненадлежащим ответчиком по настоящему делу, так как продукция не была приобретена непосредственно у него. Кроме того заявитель заявил ходатайство об уменьшении сумы компенсации, а также мировое соглашение не подписанное истцом.

В отзыве на апелляционную жалобу истец указывает на отсутствие оснований для изменения либо отмены оспариваемого судебного акта, ответчиком не представлено доказательств, влияющих на снижение размера компенсации.

ООО "Невпищепром" привлеченное к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований на предмет спора, отзыв на апелляционную жалобу и своих представителей в суд не направило.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы апелляционной жалобы и настаивает на ее удовлетворении. Просил суд утвердить мировое соглашение, в случае отказа в утверждении мирового соглашения, уменьшить сумы компенсации.

Представитель истцов в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам, изложенным в отзыве. Просил отказать в удовлетворении ходатайств ответчика.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте суда и Картотеке арбитражных дел (по веб-адресу: www.kad.arbitr.ru) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие третьего лица, надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте судебного заседания.

В соответствии с частью 4 статьи 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением.

В силу части 1 статьи 139 названного Кодекса мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса.

При этом арбитражный суд утверждает мировое соглашение, если оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в Постановлении от 30.10.2012 N 8035/12 по делу N А50-5161/2011, исходя из смысла и содержания норм, регулирующих примирительные процедуры (глава 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации "Примирительные процедуры. Мировое соглашение"), а также задач арбитражного судопроизводства (пункт 6 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) утвержденное судом мировое соглашение является таким процессуальным способом урегулирования спора, который основывается на примирении сторон на взаимоприемлемых условиях и влечет за собой ликвидацию спора в полном объеме.

Согласно пункту 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2014 года N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" арбитражный суд при рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения исследует фактические обстоятельства спора и представленные лицами, участвующими в деле, доводы и доказательства, дает им оценку лишь в той степени и поскольку это необходимо для установления соответствия мирового соглашения требованиям закона и отсутствия нарушений прав и законных интересов других лиц (часть 6 статьи 141 АПК РФ), в частности, проверяет полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, наличие волеизъявления юридического лица на заключение мирового соглашения, соответствует ли мировое соглашение императивным нормам действующего законодательства, а также изучает мировое соглашение для целей выявления условий, затрагивающих права и законные интересы лиц, не участвующих в деле (с учетом положений пункта 3 статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 18 этого же Постановления если стороной заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения и арбитражный суд при рассмотрении данного ходатайства установит, что воля обеих сторон на заключение такого соглашения не выражена и названное ходатайство явно направлено на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, то суд не рассматривает вопрос об утверждении мирового соглашения. В связи с этим определение об отказе в утверждении мирового соглашения (часть 9 статьи 141 АПК РФ) не выносится; суд на основании части 5 статьи 159 АПК РФ отказывает в удовлетворении названного ходатайства. Возражения в отношении данного определения могут быть заявлены при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (часть 2 статьи 188 Кодекса).

Учитывая вышеназванные нормы права и разъяснения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также возражения представителя истцов против утверждения мирового соглашения, апелляционный суд пришел к выводу о том, что ходатайство ответчика об утверждении мирового соглашения удовлетворению не подлежит, а подлежит рассмотрению по существу апелляционная жалоба ответчика.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Как следует из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции, ОАО "РОТ ФРОНТ" является правообладателем товарных знаков: "ПТИЧЬЕ МОЛОКО" по свидетельству N 141209, "ПРИВЕТ" по свидетельству N 323552, "БУРАТИНО" по свидетельству N 127545; ПАО "Красный Октябрь" является правообладателем товарного знака "МИШКА-ТОПТЫЖКА" по свидетельству N 173518; ОАО "ТКФ "Ясная Поляна" является правообладателем товарного знака "МИСС ЯГОДКА" по свидетельству N 220538.

В ходе мониторинга кондитерского рынка истцами было установлено, что ООО "Невинномысский хлебокомбинат" производит, предлагает к продаже и реализует кондитерскую продукцию с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истцов, а именно: Торт "Птичье молоко", печенье сахарное "ПриВет", "Буратинка", "Топтыжка" и "Ягодка".

Факты реализации ответчиком указанной выше продукции подтверждается чеками, представленными в материалы дела.

ОАО "РОТ ФРОНТ", ПАО "Красный Октябрь", ОАО "ТКФ "Ясная Поляна" не давали своего согласия ООО "Невинномысский хлебокомбинат" на использование принадлежащих им товарных знаков. Каких-либо лицензионных договоров с ответчиком, на использование указанных товарных знаков истцы не заключали.

18.11.2020, 15.06.2021 N 27-ОИС и 20.08.2021 N 44-ОИС истцы направили обществу претензии с требованием о прекращении незаконного использования товарных знаков "Птичье молоко" (свидетельство N141209), "Привет" (свидетельство N323552), "Буратино" (свидетельство N127545), "Мишка-Топтыжка" (свидетельство N173518), "Мисс Ягодка" (свидетельство N220538) и выплате компенсации за нарушение исключительных прав на данные товарные знаки. Обществом претензии истцов не удовлеторвены.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истцов с настоящим иском в суд.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 3 статьи 1484 Кодекса императивно установлен запрет на использование охраняемого в Российской Федерации товарного знака без разрешения его правообладателя. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу данной нормы Закона нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Истцы указывают на то, что товарные знаки истцов "ПТИЧЬЕ МОЛОКО", "ПРИВЕТ", "БУРАТИНО", "МИШКА-ТОПТЫЖКА", "МИСС ЯГОДКА" и обозначения "Птичье молоко", "ПриВет", "Буратинка", "Топтыжка" и "Ягодка", используемые ответчиком при производстве, предложении к продаже и реализации на территории Российской Федерации кондитерских изделий являются сходными до степени смешения и могут вызвать смешение в глазах потребителя, а именно:

- Наименование на этикетке торта "Птичье молоко" сходно до степени смешения с принадлежащим ОАО "РОТ ФРОНТ" словесным товарным знаком "ПТИЧЬЕ МОЛОКО" по свидетельству N 141209, поскольку наименование в этикетке включает словесное обозначение "Птичье молоко", которое фонетически, графически и семантически сходно до степени смешения с товарным знаком "Птичье молоко" (близко к тождеству), занимая при этом доминирующее положение на этикетке (в силу пространственного положения словесного элемента (в центральной части) и размера шрифта относительно остальных словесных элементов.

- Наименование в этикетке печенья сахарного "ПриВет" сходно до степени смешения с принадлежащим ОАО "РОТ ФРОНТ" словесным товарным знаком "ПРИВЕТ" по свидетельству N 323552, поскольку наименование в этикетке включает словесное обозначение "Привет", которое фонетически, графически и семантически сходно до степени смешения (близко к тождеству) с товарным знаком "Привет", занимая при этом доминирующее положение в наименовании в документации и доминирующее положение на этикетке (в силу пространственного положения словесного элемента (в центральной части) и размера шрифта относительно остальных словесных элементов.

- Наименование в этикетке печенья "БУРАТИНКА" сходно до степени смешения с принадлежащим ОАО "РОТ ФРОНТ" словесным товарным знаком "БУРАТИНО" по свидетельству N 127545, поскольку наименование в этикетке включает словесное обозначение "Буратинка", которое фонетически, графически и семантически сходно до степени смешения с товарным знаком "Буратино", занимая при этом доминирующее положение на этикетке (в силу пространственного положения словесного элемента (в центральной части) и размера шрифта относительно остальных словесных элементов.

- Наименование в этикетке печенья "Топтыжка" сходно до степени смешения с принадлежащим ПАО "Красный Октябрь" словесным товарным знаком "МИШКА-ТОПТЫЖКА" по свидетельству N 173518, поскольку наименование в этикетке включает словесное обозначение "Топтыжка", которое фонетически, графически и семантически сходно до степени смешения с товарным знаком "МИШКА-ТОПТЫЖКА", занимая при этом доминирующее положение на этикетке (в силу пространственного положения словесного элемента (в центральной части) и размера шрифта относительно остальных словесных элементов.

- Наименование в этикетке печенья "Ягодка" сходно до степени смешения с принадлежащим ОАО "ТКФ "Ясная Поляна" словесным товарным знаком "МИСС ЯГОДКА" по свидетельству N 220538, поскольку наименование в этикетке включает словесное обозначение "Ягодка", которое фонетически, графически и семантически сходно до степени смешения с товарным знаком "МИСС ЯГОДКА", занимая при этом доминирующее положение на этикетке (в силу пространственного положения словесного элемента (в центральной части) и размера шрифта относительно остальных словесных элементов.

Вероятность смешения усиливается тем, что кондитерские изделия являются товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено (в сравнении с покупкой журналов, автомобилей, лекарств и т.п.), в связи с чем вероятность смешения при покупке кондитерских изделий усиливается.

Согласно разъяснениям Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенным в Постановлении от 18.07.2006 N 3691/06 по делу А40-10573/04-5-92, для установления смешения товарных знаков достаточно установить угрозу их смешения, которая зависит от сходства сравниваемых обозначений и от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров. Вместе с тем, согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ N 2050/2013 от 18.06.2013 по делу N А40-4914/12-27-117, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. Аналогичная позиция приведена в п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10).

Согласно ст. 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной, или торговой деятельности конкурента.

Положения законодательства призваны защитить интересы, как правообладателя, так и потребителя путем недопущения возможности маркировки однородных товаров разных изготовителей сходными знаками и/или обозначениями, т.к. это может привести к дезориентации потребителя и "размыванию" знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

При проведении анализа сходства обозначений суд руководствуется Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, а также Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного товарного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденными Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (далее - Руководство), нормами Четвертой части Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с пунктом 41 Правил и подп. 3 п. 7 раздела IV Руководства, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 утверждено Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (далее - Руководство).

Согласно пункту 7.1.2 Руководства словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При этом следует иметь в виду, что словесные обозначения могут включать как сильные, так и слабые элементы.

В соответствии с пунктом 7.1.2.1 к Руководству сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

Экспертиза словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, не связанных друг с другом по смыслу и грамматически, проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Оценка сходства отдельно по каждому слову приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения с ранее зарегистрированным или заявленным на регистрацию товарным знаком другого лица, если комбинация слов, образующих заявленное обозначение, включает охраняемый (заявленный) словесный товарный знак другого лица.

В пункте 7.1.2.1(а). определены критерии звукового сходства словесных обозначений.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначения;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;

- число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

- близость состава гласных;

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение.

На восприятие обозначения влияет количество и последовательность слогов, звучание и интонация.

В пункте 7.1.2.1(а). определены критерии 7.1.2.1(б) графического сходства словесных обозначений.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

Учитывая вышеперечисленные признаки, данные обозначения признаны сходными до степени смешения с точки зрения графики

Согласно пункту 7.1.2.1(в) Руководства Смысловое сходство словесных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Сравнив по указанным в Правилах N 482, в Руководстве признакам принадлежащие истцам товарные знаки по свидетельствам N 141209, 323552, 127545, 173518, 220538 и используемые ответчиком обозначения Торт "Птичье молоко", "ПриВет", "БУРАТИНКА", "Топтыжка" и "Ягодка", суд приходит к выводу, что указанные обозначения являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца, несмотря на отдельные отличия.

Так, использование ответчиком на этикетке словосочетания Торт "Птичье молоко" и этикетке печенье сахарное "ПриВет" в соответствии с вышеприведенными критериями фонетически, графически и семантически сходны до степени смешения (близко к тождеству) к товарный знак "ПТИЧЬЕ МОЛОКО" по свидетельству N 141209 и товарному знаку "ПРИВЕТ" по свидетельству N 323552.

Словестные элементов "Птичье молоко" и "ПТИЧЬЕ МОЛОКО", "ПриВет" и "ПРИВЕТ" состоят из одинакового количественного и качественного состава звуков и букв, расположенных в одинаковом порядке, имеют тождество звучания обозначений, имеют одинаковое значение. Слова Торт и печенье сахарное в данном случае являются слабыми элементами, не несут в себе каких-либо качественных или количественных характеристик товара, основными индивидуализирующими элементами на спорных товарах являются обозначения "Птичье молоко" и "ПриВет".

Обозначение "БУРАТИНКА", размещенное на этикетке печенья ответчика, и товарный знак "БУРАТИНО" сходны до степени смешения исходя из следующего.

Словесные элементы "БУРАТИНО" и "БУРАТИНКА" сходны до степени смешения по фонетическому признаку, так как состоят из 8 и 9 звуков соответственно, из них полностью совпадающими являются первые 7 звуков, имеет место тождество звучания начальных частей обозначений, с учётом этого сравниваемые обозначения следует оценить, как представляющие собой наиболее распространённый случай звукового сходства, указанный в пункте 7.1.2.1(a) Руководства - наличие совпадающих слогов и сходство их расположения. Указанные словестные элементы также являются сходными до степени смешения по графическому признаку, так как оба выполнены прямым шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Все первые 7 букв слова "БУРАТИНО" входят в состав словесного элемента "БУРАТИНКА" в одинаковом расположении по отношению друг к другу. Сравниваемые словесных элементы также являются сходными до степени смешения по семантическому признаку. Слово "БУРАТИНКА" является производным от слова "БУРАТИНО", образованным суффиксальным способом путем присоединения к слову "БУРАТИНО" суффикса "-К-", придающего слову уменьшительное или ласкательное значение. С учётом этого сравниваемые обозначения следует оценить, как представляющие собой один из признаков смыслового сходства, указанный в пункте 7.1.2.1(a) Руководства - "подобие заложенных в обозначениях понятий, идей".

Обозначение "Ягодка", размещенное на этикетке печенья ответчика и товарный знак "МИСС ЯГОДКА" сходны до степени смешения исходя из следующего.

Словесные элементы "Ягодка" и "МИСС ЯГОДКА" сходны до степени смешения по фонетическому признаку. Так, слово "Ягодка" полностью входит в состав словосочетания "МИСС ЯГОДКА", занимает основную логически доминирующую часть, на которую падает логическое ударение и которая, соответственно, при фонетическом восприятии лучше запоминается потребителем. С учётом этого сравниваемые обозначения следует оценить, как представляющие собой наиболее распространённый случай звукового сходства, указанный в пункте 7.1.2.1(a) Руководства - "вхождение одного обозначения в другое".

Также являются сравниваемые обозначения сходны до степени смешения по графическому признаку, так как оба элемента выполнены печатным шрифтом, буквами русского алфавита, все буквы в одинаковом расположении по отношению друг к другу. При восприятии обоих образцов создается одинаковое зрительное впечатление благодаря идентичности основной логически значимой части обозначений.

Анализ смыслового значения сравниваемых словесных элементов также показывает, что словесный товарный знак "МИСС ЯГОДКА" и словесный элемент "Ягодка" являются сходными до степени смешения по семантическому признаку.

В состав обоих образцов входит слово "ЯГОДКА", которое и определяет сематическое значение названных словесных обозначений.

С учетом изложенного, довод ответчика об отсутствии сходства названных обозначений правомерно отклонен судом ввиду того, что в соответствии с пунктом 7.1.2.4. Руководства при исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Основной индивидуализирующий словесный элемент - "ЯГОДКА" полностью входит в состав товарного знака "МИСС ЯГОДКА", при этом данный словесный элемент имеет самостоятельное значение и именно на нем акцентируется основное логическое ударение и смысловая нагрузка в словосочетании "МИСС ЯГОДКА". Существительное "Мисс" не привносит в словосочетание "МИСС ЯГОДКА" дополнительной смысловой нагрузки, отличной от семантики основного словесного элемента "Ягодка". На восприятие обозначения влияет количество и последовательность слогов, звучание и интонация (подп. 7.1.2.1 (а) п. 7.1. ст. 7 гл.2, раздел IV Руководства). Признаки определения фонетического сходства, предусмотренные подп. 1 пункта 42 Правил, в частности: характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое (МИСС ЯГОДКА - ЯГОДКА) позволяют сделать вывод о наличии звукового сходства у индивидуализирующего этикет словесного элемента "ЯГОДКА" и товарного знака "МИСС ЯГОДКА".

Обозначение "Топтыжка", размещенное на этикетке печенья ответчика и товарный знак "МИШКА-ТОПТЫЖКА".

Словесные элементы "Топтыжка" и "МИШКА-ТОПТЫЖКА" сходны до степени смешения по фонетическому признаку. Так, слово "Топтыжка" полностью входит в состав словосочетания "МИШКА-ТОПТЫЖКА", занимает основную логически доминирующую часть, на которую падает логическое ударение и которая, соответственно, при фонетическом восприятии лучше запоминается потребителем.

С учетом этого сравниваемые обозначения следует оценить, как представляющие собой наиболее распространённый случай звукового сходства, указанный в пункте 7.1.2.1(a) Руководства - "вхождение одного обозначения в другое".

Также являются сравниваемые обозначения сходны до степени смешения по графическому признаку, так как оба элемента выполнены печатным шрифтом, буквами русского алфавита, все буквы обозначения "Топтыжка" входят в обозначение "МИШКА-ТОПТЫЖКА" в одинаковом расположении по отношению друг к другу.

При восприятии товарного знака истца и этикетки печенья "Топтыжка", на которой помимо самого слова "Топтыжка" имеется изображение маленького медвежонка (мишки), что создает зрительное впечатление идентичности товарного знака "МИШКА-ТОПТЫЖКА" с обозначением, размещенным на этикетке печенья ответчика.

Анализ смыслового значения сравниваемых словесных элементов также показывает, что словесный товарный знак "МИШКА-ТОПТЫЖКА" и словесный элемент "Топтыжка" являются сходными до степени смешения по семантическому признаку, так как в состав обоих образцов входит слово "Топтыжка", которое и определяет сематическое значение названных словесных обозначений.

Факт сходства до степени смешения спорной продукции с товарными знаками истцов дополнительно подтверждается представленными в материалы дела заключениями патентно-правовой фирмы "Союзпатент" N R22700056/51 от 05.05.2022 о сходстве обозначения торта "Птичье молоко" со словесным товарным знаком "ПТИЧЬЕ МОЛОКО" по свидетельству N 141209, N R22700055/51 от 19.04.2022 о сходстве обозначения печенья "БУРАТИНКА" со словесным товарным знаком "БУРАТИНО" по свидетельству N 127545, N R22700054/51 от 18.04.2022 о сходстве обозначения печенья "Ягодка" со словесным товарным знаком "МИСС ЯГОДКА" по свидетельству N 220538.

С учетом изложенного, а также исходя из положений, закрепленных в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", согласно которым вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Аналогичный правовой подход закреплен в пункте 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10), согласно которому вопрос об оценке сходства до степени смешения товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом разъяснений, изложенных в пункте 162 постановления.

Согласно пункту 162 названного постановления Пленума N 10 установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В соответствии с пунктом 7.3. Руководства к обстоятельствам, которые усиливают вероятность смешения товарных знаков потребителем, и, следовательно, приводят к выводу о сходстве до степени смешения при оценке сходства товарных знаков, следует относить совпадение или близость товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, в группах однородных товаров. Ответчик использует обозначения в составе этикеток кондитерских изделий, что усиливает вероятность смешения.

О необходимости учитывать однородность продукции указано в пунктом 162 постановления N 10: для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Суд, основываясь на осуществленном им сравнении обозначений и изображений на этикетках продукции ответчика и товарных знаков истцов, приходит к выводу о том, что они являются сходными до степени смешения с товарными знаками истцов в глазах потребителя ввиду наличия достаточного количества совпадающих признаков.

Приведенные доводы о том, что предоставленные кассовые чеки на покупку продукции, выданные ООО "Невпищепром", свидетельствует об отсутствии обоснованности исковых требований, поскольку продукция реализована не ответчиком, правомерно отклонены судом по следующим основаниям.

Истцами в материалы дела представлены подлинники этикеток приобретенной продукции, а именно: печенья сахарного "Привет", печенья "Буратинка", "Топтыжка", "Ягодка", торта "Птичье молоко".

Данные этикетки содержат сведения о производителе продукции: ООО "Невинномысский хлебокомбинат", 357112, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Громовой 1. Аналогичные сведения об адресе ответчика содержатся в ЕГРЮЛ, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ N ЮЭ9965-22- 43059212 от 10.02.2022.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ одним из способов использования товарного знака является изготовление товара с размещением на нем этого товарного знака: исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Производство товара с размещением на нем товарных знаков правообладателей, не предоставивших согласие на использование товарных знаков, является самостоятельным нарушением, следовательно, ООО "Невинномысский хлебокомбинат", произведя и введя в гражданский оборот спорную продукцию, на этикетках которой использованы товарные знаки истцов, нарушило исключительные права истцов на товарные знаки "Птичье молоко" по свидетельству N 141209; "Привет" по свидетельству N 323552; "Буратино" по свидетельству N 127545; "Мишка-Топтыжка" по свидетельству N 173518; "Мисс ягодка" по свидетельству N 220538.

В подтверждение факта реализации продукции истцами предоставлены кассовые чеки от 12.08.2021, 01.06.2021, а также в подтверждение факта реализации продукции истцами товарная накладная N 271954 от 07.10.2020, свидетельствующая о поставке ответчиком товара печенье "Топтыжка", печенья "Ягодка", печенья "Буратинка" грузополучателю Рыбину О.Е.

В соответствии с частью 1 статьи 129 Гражданского кодекса РФ объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не ограничены в обороте. Согласно части 2 статьи 129 ГК РФ законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению. Таким образом, под гражданским оборотом понимается совокупность сделок и иных действий, предметом которых являются объекты гражданских прав.

В кассовых чеках, выданных ООО "Невпищепром", указан адрес реализации продукции - г. Невинномысск, ул. Громовой, дом 1, что совпадает с юридическим адресом ответчика.

Фискальные документы (чеки) от 01.06.2021 и от 12.08.2021 содержат сведения: печенье "Привет" 200 г., "Ягодка" 200, печенье "Топтыжка" 200, печенье "Буратинка" 200, торт "Птичье Молоко" 0,85. Вид, вес и наименование продукции, указанной в чеках, соответствует виду, весу и наименованию продукции, указанной на этикете спорных товаров, а также товарной накладной N 271954 от 07.10.2020, содержащей информацию о реализации спорной продукции непосредственно от ООО "Невинномысский хлебокомбинат".

Более того, в материалах дела имеется письмо ООО "Невинномысский хлебокомбинат" исх. N 310 от 03.12.2020, в котором ответчик сообщает о прекращении использования им товарных знаков истцов.

При этом, вопреки мнению ответчика, указанная товарная накладная является допустимым доказательством по делу, о ее фальсификации ответчик не заявлял. Для рассмотрения дела по существу не имеет значение закупали ли истцы, ООО "НЕВПИЩЕПРОМ" и Рябин О.Е. продукцию напрямую у ответчика или между ответчиком и ООО "НЕВПИЩЕПРОМ", Рябиным О.Е. существовала цепочка посредников. Принципиальным является то, что продукция в этикете с указанием на нем в качестве производителя ООО "Невинномысский хлебокомбинат" находится в свободной продаже, что свидетельствует о том, что когда-то она была введена в гражданский оборот непосредственно производителем - ООО "Невинномысский хлебокомбинат".

Таким образом, представленные в материалы дела доказательства в своей совокупности и взаимосвязи полностью подтверждают факт использования ответчиком товарных знаков истцов. Соответственно, ООО "Невинномысский хлебокомбинат" является надлежащим ответчиком по делу.

Рассмотрев довод ответчика о несоблюдении ПАО "Красный Октябрь" претензионного порядка урегулирования спора, суд отклонил его по следующим основаниям.

По смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ, претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

Как следует из пояснений истца, в претензионных письмах N 27-ОИС от 15.06.2021 и N 44-ОИС от 20.08.2021 в наименовании продукции была допущена техническая ошибка (опечатка): указано печенье "Топотыжка" 200 г., вместо "Топтыжка".

Вместе с тем направленные в адрес ответчика претензионные письма содержат ссылки ПАО "Красный Октябрь" на нарушение товарного знака "МИШКА-ТОПТЫЖКА" по свидетельству N 173518.

Более того, в ответе от 31.08.2021 N 497 на претензию N 44-ОИС от 20.08.2021 ответчик сообщил, что больше не использует товарные знаки правообладателей, правообладателя ПАО "Красный Октябрь", указал, что продукция ООО "Невинномысский хлебокомбинат" в упаковке с обозначениями, сходными до степени смещения с товарными знаками, изъята из оборота на территории РФ.

Также ранее в претензии от 18.11.2020, в которой истец также просил прекратить незаконное использование товарного знака, изъять из оборота продукцию с обозначениями, сходными с товарными знаками истцов, в том числе с товарным знаком ПАО "Красный Октябрь" "МИШКА-ТОПТЫЖКА" по свидетельству N 173518 указано наименование продукции печенье "Топтыжка".

В ответе на данную претензию от 03.12.2020 ответчик сообщил, что больше не использует товарные знаки правообладателей, правообладателя ПАО "Красный Октябрь", указал, что продукция ООО "Невинномысский хлебокомбинат" в упаковке с обозначениями, сходными до степени смещения с товарными знаками, изъята из оборота на территории РФ

Исходя из изложенного, суд пришел к верному выводу, что ответчик понимал о каком обозначении и о нарушении какого товарного знака ПАО "Красный Октябрь" идет речь.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, исходя из требований разумности и справедливости, суд установил факт незаконного использования ответчиком товарных знаков, и правомерно взыскал компенсацию за такое использование в общей сумме 1 250 000 рублей.

В материалы дела ответчиком не представлено доказательств того обстоятельства, что им предпринимались необходимые меры и была проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу, т.е. судом учтена степень вины предпринимателя при определении размера компенсации.

Ответчик, являясь лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, связанную с изготовлением кондитерской продукции, должен был убедиться в законности использования товарных знаков и не изготовление контрафактного товара с использованием чужих товарных знаков на этикетках.

Кроме того, ответчиком не доказано, что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя.

Суд учитывает, что лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, несут дополнительный риск, отвечают за неисполнение ими обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью, и в том случае, когда нарушение обязательства произошло при обстоятельствах, от них не зависящих. Предпринимательская деятельность осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих.

Расчет истца размера компенсации ответчиком не опровергнут, ходатайство о снижении размера компенсации в ходе рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции не заявлялось.

Учитывая непредставление ходатайства об уменьшении размера компенсации в суд первой инстанции, судебная коллегия не находит оснований для снижения взысканной суммы компенсации при рассмотрении настоящей апелляционной жалобы.

Доводы апелляционной жалобы повторяют правовую позицию, изложенную ответчиком при рассмотрении дела в суде перво

По вышеизложенным основаниям апелляционная жалоба ответчика не подлежит удовлетворению.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда первой инстанции, а выражают лишь несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Доводы апелляционной жалобы, направленные на переоценку правильно установленных и оцененных судом первой инстанции обстоятельств и доказательств по делу, не свидетельствуют о нарушении судом первой инстанции норм материального и процессуального права.

Иное толкование заявителем положений законодательства, а также иная оценка обстоятельств спора не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права.

Судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 16.01.2023 по делу N А63-2907/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

М.У. Семенов

Судьи

И.Н. Егорченко И.А. Цигельников