Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2023 г. N 09АП-14428/23 по делу N А40-69414/2022

г. Москва

07 апреля 2023 г.

Дело N А40-69414/22

Резолютивная часть постановления объявлена 05 апреля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 апреля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Ким,

судей В.В. Валюшкиной, Т.В. Захаровой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лариной А.Е.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

истца Общества с ограниченной ответственностью "Мфуд"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 января 2023 года по делу N А40- 69414/22,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Мфуд" (ОГРН: 1197847170454, ИНН: 7841085968)

к ответчику: 1. Общество с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" (ОГРН: 1057748734064, ИНН: 7705693660),

2. DATAHOST LTD (Corner Eyre & Hutson Streets, Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Belize City, Belize)

о защите исключительных прав на товарный знак PEPELA.

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчиков: не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "МФУД" (ООО "МФУД", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" (ООО "СэйлНэймс", ответчик) с требованием о признании использования домена "ПЕПЕЛА PEPELA" нарушением исключительных прав Общества с ограниченной ответственностью "МФУД" и обязании Общество с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" аннулировать регистрацию доменного имени PEPELA.RU и прекратить его делегирование Администратору домена.

Определением от 08.09.2022 г. суд привлек к участию в деле в качестве соответчика - DATAHOST LTD (Corner Eyre & Hutson Streets, Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Belize City, Belize).

В судебном заседании 08.09.2022 г. представитель истца заявил ходатайство об уточнении исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ, просил суд запретить DATAHOST LTD использование товарного знака PEPELA в доменном имени PEPELA.RU; признать использование DATAHOST LTD товарного знака PEPELA нарушением исключительных прав Общества с ограниченной ответственностью "МФУД"; об обязании DATAHOST LTD прекратить использование товарного знака PEPELA в доменном имени PEPELA.RU. Судом ходатайство об уточнении исковых требований рассмотрено и удовлетворено в порядке ст. 49 АПК РФ.

Истец заявил об отказе от исковых требований к ООО "СэйлНэймс". В связи с принятием отказа ООО "МФУД" от иска к ООО "СэйлНэймс" производство по делу N А40-69414/22-5-489 в указанной части прекращено.

Оценив доводы и возражения сторон в совокупности с представленными доказательствами, руководствуясь ст.ст. 12, 14, 1229, 1250, 1270, 1274, 1484, ГК РФ, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 АПК РФ решением от 31 января 2023 г. суд первой инстанции в иске отказал.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт, в обоснование отмены ссылался на то, что суд пришел к ошибочному выводу о том, что действия ответчика не нарушают исключительные права истца, не учел, что деятельность ответчика по администрированию домена и приобретению права на доменное имя PEPELA. RU подпадает под критерии недобросовестной конкуренции.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители истца, ответчиков в судебное заседание апелляционной инстанции не явились, о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в связи, с чем дело рассмотрено в их отсутствие в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы.

Судом установлено, Общество с ограниченно ответственностью "МФУД" является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 774970 "ПЕПЕЛА PEPELA", дата приоритета - 25.02.2020, дата государственной регистрации - 14.09.2020, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 30-го, 32-го, 33-го, 35-го, 39-го и 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Истец указывает, что в сети Интернет зарегистрировано доменное имя pepela.ru. Согласно данным сервиса Whois, регистратором доменного имени является ООО "СэйлНэймс", администратором - DATAHOST LTD.

По мнению истца, действия ответчиков, связанные с регистрацией и использованием домена PEPELA.RU сходным до степени смешения с товарным знаком истца, нарушают исключительные права истца и являются неправомерными.

В рамках досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчиков были направлены досудебные претензии о прекращении использования доменного имени pepela.ru и передаче истцу права администрирования доменного имени pepela.ru, которые оставлены ответчиками без ответа.

Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, принимая во внимание конкретные обстоятельства данного дела, руководствуясь положениями действующего законодательства, суд первой инстанции признал исковое заявление не обоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Апелляционный суд отклоняет доводы жалобы на основании следующего.

Принадлежность истцу товарного знака "ПЕПЕЛА PEPELA" по свидетельству Российской Федерации N 774970 подтверждается материалами дела и ответчиками не оспаривается.

Истец, как обладатель исключительных прав на обозначение "ПЕПЕЛА PEPELA", имеет право требовать от ответчика прекращения любого использования сходного до степени смешения с ним обозначения для целей индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно- технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.

Администратор домена - физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя. Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Ответчик DATAHOST LTD как администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

При решении вопроса о том, нарушаются ли права истца на товарный знак при использовании ответчиком доменного имени, судом проверяется наличие двух условий: во-первых, наличия сходства до степени смешения доменного имени с товарным знаком, во-вторых, недобросовестное использование доменного имени в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения спорного товарного знака и противопоставленных обозначений по всем критериям, предусмотренным законом и другими нормативно-правовыми актами, с учетом выработанных судебной практикой подходов, представленных сторонами доказательств и доводов по своему внутреннему убеждению в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения;

2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Сравниваемые спорное обозначение "PEPELA", используемое в доменном имени pepela.ru и словесный товарный знак ПЕПЕЛА PEPELA имеют высокую степень сходства, поскольку являются тождественными по звуковым, графическим (в части написания латиницей) и смысловым признакам.

Таким образом, в данном случае, имеется высокая степень сходства спорного обозначения "PEPELA" и товарного знака N 774970.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется, исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Как следует из материалов дела, товарный знак N 774970 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 30-го, 32-го, 33-го, 35-го, 39-го и 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), а именно:

30 - баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; булки; вафли; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; мюсли; приправы; пряники; пряности; сладости; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий.

32 - аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; напитки безалкогольные; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для приготовления безалкогольных напитков.

33 - вина; вино из виноградных выжимок; коктейли; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; ром; сидры.

35 - агентства рекламные; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; демонстрация товаров; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; посредничество коммерческое; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; реклама; управление бизнесом временное; управление потребительской лояльностью.

39 - аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов.

43 - аренда помещений для проведения встреч; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; украшение еды; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба".

В судебном заседании 20.12.2022 г. судом установлено, что при введении доменного имени pepela.ru в адресную строку происходит переадресация на сайт http://www.matraskin.ru., не относящийся к спорному товарному знаку. При этом, на сайте имеется указание, на то что "pepela.ru возможно продается. Связь с владельцем ЗДЕСЬ".

Доказательств использования ответчиком-2 доменного имени для предложения к продаже товаров или услуг 30-го, 32-го, 33-го, 35-го, 39-го и 43-го класса МКТУ или однородных им, в материалы дела не представлено.

Согласно п. 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Однако, документов, свидетельствующих о том, что товарный знак истца, является общеизвестным товарным знаком, правовая охрана которого распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, в материалы дела не представлено.

Таким образом, сравнительный анализ товарного знака истца ПЕПЕЛА PEPELA и спорного обозначения "PEPELA.RU", не позволяет сделать вывод об их сходности до степени смешения и соответственно нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак ПЕПЕЛА PEPELA.

Также, согласно п. 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, суд при установлении обстоятельств использования (администрирования, делегирования и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет - корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08.

Согласно Политике аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; (ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Вместе с тем, истцом не представлены доказательства незаконного и недобросовестного использования DATAHOST LTD товарного знака истца в отношении товаров и услуг, однородных с указанным в перечне регистрации товарного знака.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд считает, что истцом не представлены доказательства нарушения исключительных прав истца на товарный знак ПЕПЕЛА PEPELA, так и недобросовестного использования администратором доменного имени с обозначением PEPELA.RU, а также наличия в действиях ответчика, в том числе по регистрации доменного имени, признаков недобросовестной конкуренции.

При изложенных обстоятельствах, требования истца о запрете использования DATAHOST LTD товарного знака PEPELA в доменном имени PEPELA.RU удовлетворению не подлежат.

Заявителем апелляционной жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 января 2023 года по делу N А40-69414/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Ким

Судьи

В.В. Валюшкина Т.В. Захарова