Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 апреля 2023 г. N 09АП-9641/23 по делу N А40-183327/2022

г. Москва

25 апреля 2023 г.

Дело N А40-183327/22

Резолютивная часть постановления объявлена 18 апреля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 апреля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.В. Валюшкиной,

судей Б.В. Стешана, Е.А. Ким,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лариной А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ЗИЛ-АйПи" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.12.2022 по делу N А40-183327/22,

принятое по иску ООО "ЗИЛ-АйПи" (ИНН: 7725273054) к ООО "Де Агостини" (ИНН: 7743575516) о взыскании компенсации,

третье лицо: ООО "Скейл" (ИНН: 4401102832),

при участии в судебном заседании представителей

истца: Князькин С.П. по доверенности от 08.08.2022, Шияненко А.В. по доверенности от 01.02.2023,

ответчика: Грядов А.В. по доверенности от 13.01.2022,

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЗИЛ-АйПи" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО "Де агостини" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "ЗИЛ" по свидетельству РФ N 473111 в размере 19 980 000 руб.

Решением арбитражного суда от 23.12.2022 в удовлетворении искового заявления отказано в полном объеме.

Истец, не согласившись с решением суда первой инстанции, в порядке ст. 257 АПК РФ в установленный законом срок обратился в арбитражный суд с апелляционной жалобой.

В судебном заседании представитель заявителя (истца по делу) поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней основаниям, просил решение суда отменить, заявленные требования удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения, представил в материалы дела отзыв.

Заслушав представителей участвующих в деле лиц, исследовав в полном объеме и оценив в совокупности документы, имеющиеся в материалах дела, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены решения суда.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что обстоятельства, подлежащие установлению в данном деле, истцом в порядке ст. 65 АПК РФ не доказаны.

Так, общество с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-АйПи" является владельцем исключительного права на товарный знак "ЗИЛ" по свидетельству РФ N 473111, на товарный знак * по свидетельству РФ N72309 охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении товаров 28 класса МКТУ "автомобили (игрушки), модели транспортных средств уменьшенные.

Общество с ограниченной ответственностью "Де Агостини" осуществляет незаконное использование товарного знака "ЗИЛ", выражающееся в продаже товаров, в отношении которых охраняется товарный знак Истца, маркированных спорным обозначением, а именно на упаковке масштабных моделей транспортного средства "ЗИЛ-138", которые реализуются ответчиком на розничном рынке совместно с журналом "Автолегенды СССР. Грузовики" Выпуск N 39, 2018.

Кроме этого, обозначение "ЗИЛ" использовалось Ответчиком в предложении о продаже упомянутого товара в сети "Интернет", а именно в составе контента Интернет-сайта, расположенного по доменному адресу deagoshop.ru. Данные факты подтверждаются отчетом N 76-ЧД от 27.09.2019 частного детектива Гаряевой Н.С.

Истец является дочерней организацией Публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" - одного из крупнейших производителей автотехники в СССР, продукция которого широко известна среди не только российских, но и зарубежных потребителей.

Основным видом деятельности ответчика является издательская деятельность по выпуску журналов, в качестве приложений к которым идут предметы коллекционирования, в том числе "модели транспортных средств масштабные". Так, ответчиком издается журнал "Автолегенды СССР", совместно с которым им реализуются масштабные модели автомобилей, производимых в эпоху СССР, в связи с чем Ответчик не мог не знать о том, что транспортные средства модели "ЗИЛ" производились на заводе АМО ЗИЛ в 1910-1930-е годы и обладали очень широкой известностью.

Истец неоднократно обращался к Ответчику с претензиями относительно допущенного нарушения исключительного права на товарный знак "ЗИЛ", предлагал урегулировать спор мирным путем посредством заключения лицензионного договора. Однако Ответчик от проведения переговоров по данному вопросу и заключения лицензионного договора уклонился.

По мнению истца, представленные доказательства подтверждают, что Ответчик предлагал к продаже и продавал товары, маркированные товарным знаком "ЗИЛ", в розницу, при этом розничная цена масштабной модели транспортного средства "ЗИЛ-138", которая реализовывалась Ответчиком совместно с журналом "Автолегенды СССР. Грузовики" Выпуск N 39, 2018. составляла 999 руб. при тираже в 10 ООО экз. Вместе с этим необходимо отметить, что Ответчик является не только продавцом журнала "Автолегенды СССР. Грузовики" Выпуск N 39, 2018., сопровождаемого контрафактной моделью, но и издателем данного журнала, а модель транспортного средства является неотъемлемой частью журнала и отдельно не продается, что указано на упаковке самой модели.

Таким образом, сумма компенсации, которую Истец вправе требовать к взысканию с Ответчика, исходя из двукратного размера розничной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, составляет 19 980 000 руб. (тираж 10 000 экз. х розн. цена 999 руб. х 2).

Данная позиция подтверждается судебной практикой между ООО "ЗИЛ-АйПи" и ООО "Де Агостини".

Претензионные требования истца оставлены ответчиком без удовлетворения.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, установил, что ООО "Де Агостини" издает серию журналов "Автолегенды СССР", в которых рассказывается о популярных советских моделях легковых и грузовых автомобилей. К журналам прилагаются соответствующие модели автомобилей, приобретаемые ООО "Де Агостини" у правообладателей соответствующих товарных знаков или у лицензиатов.

Как пояснил ответчик, оформление журналов и упаковок моделей, прилагаемых к журналам, является универсальным. На каждом журнале и на каждой упаковке указаны название серии (Автолегенды СССР), фирменное наименование ООО "Де Агостини", а также название соответствующей модели.

Для целей изготовления и продажи журналов, посвященных автомобилям ЗИЛ ответчик заключил договор поставки с лицензиатом серии товарных знаков ЗИЛ - компанией ООО "Скейл" (договор поставки N DEARU-SSM-2017), по условиям которого ООО "Скейл" обязуется передать в собственность ООО "Де Агостини" товар, указанный в приложениях к договору (в спецификациях).

В Договоре поставки содержались, в частности, следующие условия относительно соблюдения исключительных прав третьих лиц:

- в соответствии с пунктом 4.1. договора цена товара включает вознаграждение за предоставление прав интеллектуальной собственности на товар, которое поставщик уплачивает третьим лицам-правообладателям за право использования объекта;

- в соответствии с пунктом 5.10. договора поставщик гарантирует, что товар не нарушает прав на интеллектуальную собственность третьих лиц и гарантирует наличие у него соответствующих прав и полномочий для законности заключения и исполнения договора поставки, приложений к договору поставки и принимает на себя всю ответственность по решению вопросов, касающихся исключительных прав третьих лиц;

- в соответствии с пунктом 7.1.3. договора поставщик обязан предоставить покупателю соответствующие документы, подтверждающие соблюдение поставщиком прав третьих лиц на интеллектуальную собственность. При этом поставщик несет полную ответственность по урегулированию всех вопросов, касающихся уплаты гонорара за использование средств индивидуализации третьих лиц по всем искам и претензиям.

Согласно пунктам 7.2., 7.6. договора, покупатель вправе потребовать с поставщика неустойку либо возмещения убытков. Возмещение убытков производится только в случае предъявления сторонами письменного требования в срок не позднее 30 календарных дней с момента, когда стало известно о таком нарушении.

25 июля 2017 г. ответчик заключил договор поставки с компанией из Гонконга XINYU (НК) СО.

В 2018 г. ответчик принял решение о выпуске журнала, посвященного модели ЗИЛ-138 для выпуска журнала N 39 серии Автолегенды CCCР (Грузовики) и сообщил об этом лицензиату Истца - ООО "Скейл". 6 сентября 2018 г. лицензиат истца ООО "Скейл" представил ответчику макеты упаковки ЗИЛ-138. На упаковке соответствующей продукции указано, что продукция изготовлена по заказу ООО "Скейл".

12 октября 2018 г. ООО "Скейл" обратился к истцу с письмом, проинформировав о планируемом ввозе ответчиком продукции в РФ, в частности 7 400 штук моделей ЗИЛ-138 для выпуска журнала N 39;

15 октября 2018 г. истец выразил согласие на ввоз ответчиком 7 400 штук моделей ЗИЛ-138. Таким образом, упаковка товара была разработана ООО "Скейл" в августе-сентябре 2018 г., что подтверждается перепиской сторон.

Информация о том, что ООО "Скейл" обладает лицензией на право использования товарного знака N 473111, равно как и N 72309, является общедоступной из публичного реестра товарных знаков.

Более того, ООО "Скейл" в настоящее время продолжает распространять соответствующую модель автомобиля и номер журнала на своем сайте в сети Интернет. Указанное обстоятельство подтверждается нотариальным протоколом осмотра сайта, на котором реализуется продукция ООО "Скейл".

Таким образом, в ходе судебного разбирательства по делу судом установлено, что упаковка соответствующего товара разработана лицензиатом истца, которому принадлежит право использования спорного товарного знака. В настоящее время лицензиат продолжает реализовывать товар в спорной упаковке на своем сайте. В связи с этим товарный знак был размещен на упаковке товара на законных основаниях.

Поскольку соответствующие товары были поставлены ответчику с согласия истца по заказу лицензиата истца, ответчик не является нарушителем исключительных прав истца. Истцом не представлено документальных доказательств производства и реализации в отсутствие согласия истца моделей в количестве 2600 штук.

При рассмотрении дела ответчик пояснил, что в журнале указан максимально возможный тираж, что не означает его выпуск в указанном количестве. Фактически максимально возможный выпуск ограничен количеством моделей (7400), указанные модели ввезенные на основании согласия Лицензиата, реализуются как Ответчиком, так и 3-им лицом по настоящее время, в случае возникновения потребности дополнительного ввоза ответчиком также было бы испрошено разрешение правообладателя на оставшиеся 2600 экз. Реализация товара в количестве большем, нежели согласовано правообладателем не производилась, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

В обоснование апелляционной жалобы истец указывает, что при разрешении спора суды оценили в совокупности два взаимоисключающих договора на поставку продукции ЗИЛ-138 с ООО "Скейл" и ЗИЛ-138 с компанией ХINYU (НК) СО; не применен п. 1 ст. 1515 ГК РФ, поскольку продукция не изготавливалась по заказу ООО "Скейл". Внешний вид упаковки истцом не согласовывался; суд в части требования не разрешил, поскольку не дали правовой оценки, объему ввезенной продукции (разрешение на ввоз ЗИЛ-138 было дано только на 7400 экз. при тираже в 10000 экз.), в связи с чем ошибочно не применили подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ; при разрешении спора суд ошибочно пришел к выводу о согласовании ООО "Скейл" поставки спорной продукции ответчику, применив норму закона, не подлежащую применению (п.1 ст. 1233 ГК РФ); суд в нарушение положений ст. ст. 66, 71 и 162 АПК РФ не исследовал все имеющиеся в деле доказательства, не предложил сторонам предоставить дополнительные доказательства, для всестороннего рассмотрения настоящего дела, не учел доводы истца об отсутствии согласования с ответчиком производства, упаковки и поставки модели ЗИЛ-138, а также уплаты вознаграждения за использование товарного знака.

Суд отклоняет приведенные доводы апелляционной жалобы.

Довод истца о том, что выдача предварительного согласия истца на ввоз продукции ЗИЛ-138 не имеет отношения к рассматриваемому спору, опровергается текстом такого согласия, а также обстоятельствами его получения.

Лицензиат истца ООО "Скейл" получил согласие истца на ввоз моделей ЗИЛ-138 ООО "Де Агостини" для выпуска журнала N 39.

Таким образом, согласие истца относится к настоящему делу, именно к той партии товара (7 400 экз.), которая поставлена ответчику гонконгской компанией.

Количество товара, указанное в письме-согласии (7 400 шт.), совпадает с количеством товара, указанном в таможенной декларации на товары, а также в приложении к договору с гонконгской компанией.

Истец выдал согласие на ввоз моделей в фирменной упаковке ответчика. Аналогичным образом является несостоятельным довод истца о том, что он выдал согласие на ввоз в какой-то иной упаковке.

Спорная упаковка разработана лицензиатом истца, который и испрашивал у истца согласие на ввоз соответствующей партии товара. Спорная упаковка использовалась ответчиком при выпуске предыдущих журналов серии, то есть истец не мог не знать в какой упаковке ответчик выпускает соответствующие модели, что подтверждается фотографиями предыдущих выпусков (в рамках настоящего дела речь идет о выпуске N 39, до этого истец выдавал свое согласие на выпуски N 37 и N 38, которые в настоящее время реализуются лицензиатом истца ООО "Скейл" на своем сайте).

Истец не представляет документальных доказательств в подтверждение довода о том, что им согласована поставка товара в иной упаковке. Между тем, материалами дела подтверждается, что истцом согласована именно спорная упаковка.

Довод истца о том, что суд не дал оценку объему ввезенной продукции, поскольку разрешение на ввоз ЗИЛ-138 дано только на 7400 экз. при тираже в 10 000 экз. опровергается текстом решения.

В решении суд подробно проанализировал довод истца и указал, что в журнале указан максимально возможный тираж, что не означает его выпуск в указанном количестве. Фактически максимально возможный выпуск ограничен количеством моделей (7400), указанные модели ввезенные на основании согласия лицензиата реализуются как ответчиком так и третьим лицом по настоящее время, в случае возникновения потребности дополнительного ввоза ответчиком также было бы испрошено разрешение правообладателя на оставшиеся 2600 экз. Реализация товара в количестве большем, нежели согласовано правообладателем не производилась, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Дополнительно объем ввезенной продукции в количестве 7 400 экз. подтверждается следующими доказательствами: количеством товара, указанном в таможенной декларации на товары; количеством товара, указанном в приложении к договору с гонконгской компанией-производителем товара; судебной практикой по иным делам с участием истца и ответчика, где судами устанавливалось количество экземпляров, отличающееся от тиража, указанного на обложке журнала.

Доводы апелляционной жалобы истца неоднократно проверялись судами и были признаны необоснованными.

Суд принимает во внимание, что указанные в апелляционной жалобе доводы уже неоднократно проверялись судами по аналогичным делам с участием истца и ответчика, например, в рамках дела N А40-269703/21 с аналогичными обстоятельствами.

Суд апелляционной инстанции принимает во внимание выводы суда, которые не оспариваются истцом и являются самостоятельным основанием для отклонения иска: письмо-согласие истца при пересечении товаром таможенной границы России предъявлено таможенным органам, которые путем выпуска товара подтвердили согласие правообладателя товарного знака; лицензиат истца ООО "Скейл" в настоящее время продолжает распространять соответствующую модель автомобиля и номер журнала на своем сайте в сети Интернет; предъявление истцом настоящих исковых требований следует расценивать как злоупотребление своими правами и нарушение принципа эстоппель с учетом того, что истец прямо согласовал ввоз ответчиков товаров, маркированных обозначением ЗИЛ-138.

Суд принимает во внимание, что истец знал о ввозе ответчиком соответствующего товара на территорию России и более того, выразил на это свое согласие 15 октября 2018 г.

Поскольку истец узнал о том, что ответчик ввозит в Россию товар в спорной упаковке еще 15 октября 2018 г. и в указанную дату товар в спорной упаковке уже находился на территории РФ, что следует из декларации на товары, то 15 октября 2018 г. начал течь срок исковой давности. Исковое заявление было подано истцом в суд только 25 августа 2022 г. Следовательно, срок исковой давности был пропущен истцом.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявленных требований. Приведенные в апелляционной жалобе доводы истца направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, оснований для которой суд апелляционной инстанции не усматривает.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, нарушений норм материального и процессуального права, в том числе на основании ч. 4 ст. 270 АПК РФ, не выявлено, в связи с чем апелляционная жалоба по изложенным в ней доводам удовлетворению не подлежит.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы судебные расходы по уплате государственной пошлины при ее подаче в силу ст. 110 АПК РФ относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 23.12.2022 по делу N А40-183327/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.В. Валюшкина

Судьи

Б.В. Стешан Е.А. Ким